Omegatiming tylko dla Omegi. A megatiming? | Co do zasady

Czasem naruszyciel po otrzymaniu wezwania przedprocesowego albo w trakcie procesu zmienia używane oznaczenie, zastępując je nowym – zmodyfikowanym. Nierzadko wprowadzone zmiany są dla powoda niewystarczające i również przez niego kwestionowane. Czy dla oceny takiego zmodyfikowanego oznaczenia ma znaczenie dotychczasowe zachowanie pozwanego i dotychczas używane oznaczenie? Jak oceniać sytuację, gdy pozwany modyfikuje oznaczenie, próbując zachować ciągłość z oznaczeniem poprzednio używanym?

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 2019 r., I CSK 263/18

Przedmiot sprawy i okoliczności sporu

Sprawa, która zawisła na wokandzie sądów, dotyczy kolizji słownego znaku towarowego Omega i używanego w obrocie oznaczenia omegatiming z serią spornych oznaczeń pozwanego. Upraszczając nieco sprawę, sporne oznaczenia można podzielić na dwie grupy: pierwsza zawierające słowo omegatiming, druga zawierająca słowo  megatiming – z różnymi elementami graficznymi i rozszerzeniami typowymi dla domen internetowych (np. .eu, .com, .pl).

Pozwany nie używał oznaczeń z obu grup jednocześnie. Sporne oznaczenia omegatiming zastąpił spornymi oznaczeniami megatiming wkrótce po otrzymaniu wezwania do zaniechania naruszeń. W sporze sądowym kwestionowano obydwie grupy oznaczeń pozwanego.

Powodami w sprawie są trzy podmioty. Pierwszy to spółka Omega SA z siedzibą w Szwajcarii, właściciel unijnego słownego znaku towarowego „omega”. Dwa kolejne to dystrybutor zegarków Omega i dystrybutor systemów pomiaru czasu Omega w Polsce, upoważnieni przez właściciela do korzystania z jego znaku towarowego. Pozwanym jest podmiot prowadzący w Polsce działalność gospodarczą polegającą na dokonywaniu  pomiarów czasu na zawodach pływackich. Prowadzi też serwisy informacyjne z wynikami zawodów pływackich pod domenami – pierwotnie omegatiming.pl, a później megatiming.pl.

Poza sporem pozostawało, że znak towarowy Omega cieszy się w Polsce renomą jako marka zegarków i jako system pomiaru czasu używany na zawodach pływackich, wśród sportowców-profesjonalistów, działaczy sportowych, sportowców-amatorów oraz osób interesujących się pływaniem. Niesporne było też, że oznaczenie omegatiming może być chronione na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) i że jest z pierwszeństwem używane przez stronę powodową w Polsce. Omega SA jest bowiem oficjalnym podmiotem mierzącym czas na międzynarodowych zawodach sportowych, a wyniki pomiarów publikowane są na stronie internetowej omegatiming.com.

Powodowie wnosili m.in. o zakazanie pozwanemu naruszania praw do unijnego znaku towarowego „omega”, w tym znaku renomowanego, oraz dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji z art. 3, 5, 10 i 15 u.z.n.k. przez używanie zarówno spornych oznaczeń omegatiming, jak i megatiming.

Czy megatiming też narusza?

Zasadniczo sądy rozpoznające sprawę nie miały wątpliwości, że używanie spornych oznaczeń omegatiming narusza zarówno znak towarowy, jak i zasady uczciwej konkurencji.

Sąd I instancji¹ częściowo uwzględnił powództwo, zakazując pozwanemu używania w obrocie handlowym większości słownych i słowno-graficznych spornych oznaczeń omegatiming. Sąd podkreślił wysokie podobieństwo tych oznaczeń do znaku towarowego Omega i oznaczenia powodów oraz podobieństwo porównanych towarów. Wyjaśnił, że pozwanego nie usprawiedliwia fakt wykorzystywania urządzeń Omega w jego działalności. O  wykorzystywanym do pomiarów sprzęcie mógł przecież informować w inny sposób. Sąd II instancji², na skutek apelacji powodów, nieznacznie zmienił wyrok sądu I instancji na korzyść powodów, dodatkowo zakazując pozwanemu używania oznaczenia słowno-graficznego, które nie było objęte pierwotnym zakazem. Wciąż jednak było to oznaczenie z grupy spornych oznaczeń omegatiming.

Zupełnie inaczej sądy oceniły jednak sporne oznaczenia megatiming, oddalając co do nich powództwo.  Sąd I instancji wskazał na brak ich podobieństwa do znaku Omega i oznaczenia omegatiming. Uznał, że element „timing” pełni funkcję wyłącznie opisową, a element „mega” nie będzie łączony ze znakiem powodów, mimo że różni się tylko jedną literą. Sąd apelacyjny podzielił powyższą ocenę. Wskazał na różnice w warstwie słownej i fonetycznej porównywanych oznaczeń potęgowane elementami graficznymi, ale zasadnicze znaczenie przypisał odmiennej warstwie znaczeniowej porównywanych oznaczeń, wskazując, że element „mega” budzi skojarzenia przede wszystkim z miarą wielkości, a nie ze stroną powodową.

Dlatego też wątkiem, który doprowadził sprawę do Sądu Najwyższego, była ocena naruszenia przez sporne oznaczenia megatiming. Wyrok Sądu Najwyższego zawiera kilka wskazówek o uniwersalnym charakterze istotnych zarówno dla oceny działań pozwanych na gruncie  u.z.n.k., jak i naruszeń renomowanych znaków towarowych.

Nieprzypadkowa zmiana oznaczeń

W skardze kasacyjnej powodowie zarzucili, że sąd przy ocenie spornych oznaczeń megatiming pominął fakt uprzedniego używania przez pozwanego spornych oznaczeń omegatiming, które zostały prawomocnie uznane za podobne do znaku Omega. Modyfikacje wprowadzone do pierwotnie używanego oznaczenia sprawiły, że pozwany stworzył grupę, a w zasadzie serię podobnych do siebie oznaczeń.

Sąd Najwyższy zgodził się, że kontekst działania pozwanego ma znaczenie dla oceny na gruncie u.z.n.k. Sam pozwany bowiem pośrednio przesądził o istnieniu podobieństwa swojego zmodyfikowanego oznaczenia, zmieniając pierwotne oznaczenie, pod którym prowadził działalność gospodarczą, oraz nazwy domen internetowych. Poszukując nowej nazwy, nie dokonał bowiem wyboru zupełnie przypadkowego, ale kierował się podobieństwem oznaczenia megatiming do nazw dotychczas wykorzystywanych. Robił to, co oczywiste, by kreować u odbiorców wrażenie ciągłości prowadzonej działalności. Fakt, że zmienione oznaczenie pozwanego jest podobne do używanego poprzednio, zaś to ostatnie do oznaczenia powodów, nie jest decydujący, ale może mieć pewne znaczenie dla oceny podobieństwa między aktualnym oznaczeniem a oznaczeniem powodów.

Uwagi Sądu Najwyższego zdają się mieć ogromne praktyczne znaczenie na gruncie u.z.n.k. i należy przyjąć je z aprobatą. Często zdarza się, że pozwani nieznacznie modyfikują naruszające oznaczenia, ale wciąż bazują na tych poprzednio wykorzystywanych. Trudno uznać, że takie działanie nie jest celowe. Słusznie zatem SN potwierdził, że zasadne jest uwzględnienie okoliczności poprzedzających dokonanie takiej zmiany. Mają one znaczenie po pierwsze – dla oceny podobieństwa zmodyfikowanego oznaczenia do oznaczeń powoda, po drugie – dla oceny działań pozwanego pod kątem naruszenia dobrych obyczajów. Wydaje się, że gdy pozwany, mając szeroki, ograniczony tylko przez wyobraźnię zakres swobody twórczej w wyborze i kształtowaniu nowego oznaczenia, decyduje utrzymywać ciągłość z pierwotnym oznaczeniem, to potwierdza jedynie zasadność kierowanych wobec niego roszczeń związanych z używaniem zmodyfikowanego oznaczenia. Pozwany, zachowując więź z poprzednim oznaczeniem, co do którego przesądzono o naruszeniu, a tym samym z oznaczeniem powoda, cały czas uzyskuje korzyści z wypracowanego już wcześniej kosztem powoda „wyprzedzenia konkurencyjnego” i dyskontuje bez wysiłku nieuczciwie zdobytą już wcześniej przewagę. Wydaje się więc, że takie działanie powinno być rozpatrywane przede wszystkim pod kątem naruszenia art. 3 u.z.n.k.

Jak daleko pada megatiming od omegatiming

Sąd Najwyższy zwrócił także uwagę na konieczność prawidłowego porównania oznaczeń na gruncie u.z.n.k., dając do zrozumienia, że oznaczenie omegatiming powodów i sporne oznaczenia megatiming należy porównywać w całości i na wszystkich płaszczyznach. Analiza sądów tymczasem skupiła się na warstwie znaczeniowej. To jej sądy zdały się przypisać rolę wiodącą. Choć SN zgodził się, że w warstwie znaczeniowej podobieństwo oznaczeń jest nieznaczne, to jest ono znaczne w warstwie fonetycznej: oba oznaczenia różnią się przecież tylko jedną głoską.

Znak renomowany silniej chroniony

Renomowane znaki towarowe podlegają silniejszej ochronie i w ich przypadku stopień podobieństwa oznaczenia spornego może być niższy. Jest to stanowisko ugruntowane w orzecznictwo zarówno polskim, jak i unijnym³. Stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie nie jest więc niczym nowym. Mimo to z aprobatą należy przyjąć potwierdzenie tej reguły w omawianym wyroku. Zasada ta często bowiem umyka nie tylko naruszycielom, ale też sądom rozpatrującym sprawy dotyczące renomowanych znaków towarowych. SN słusznie powtórzył, że naruszenie renomowanego znaku towarowego nie wymaga, by istniało ryzyko wprowadzenia w błąd. Przy znakach renomowanych wystarczy, by używanie oznaczenia podobnego do znaku towarowego mogło przynieść nienależną korzyść naruszycielowi lub mogło być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego. Jak podkreślił SN, może to nastąpić także przy niższym stopniu podobieństwa oznaczeń.

Komentarz

Sąd Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej powodów uchylił zaskarżony wyrok w zakresie, w jakim odnosił się do oznaczenia megatiming, i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi apelacyjnemu, polecając ponowne jej rozważenie na gruncie przepisów u.z.n.k. Wydaje się, że kwestię podobieństwa między oznaczeniem powoda i spornym oznaczeniem megatiming Sąd Najwyższy uznał za oczywistą. Nie przesądza to jednak, że w sprawie zapadnie wyrok zasądzający. Będą o tym decydować również inne kwestie, które musi zbadać teraz sąd, tj. dotyczące legitymacji czynnej powodów na gruncie u.z.n.k. i zarzutu tolerowania naruszenia.

Zdecydowanie najciekawszym aspektem sprawy jest potwierdzona przez Sąd Najwyższy konieczność uwzględnienia przy ocenie kolejnych zmodyfikowanych oznaczeń pozwanego  okoliczności, w jakich dokonywał on ich wyboru. Takie zmiany, jak pokazuje praktyka, mogą wcale nie zmieniać odbioru oznaczeń, a ich wybór przez pozwanych rzadko bywa przypadkowy. Sądy powinny brać pod uwagę, czy nowe oznaczenie mimo modyfikacji wciąż stwarza wrażenie ciągłości prowadzonej przez pozwanego działalności, zwłaszcza jeśli poprzednio używane oznaczenie zostało już prawomocnie uznane za naruszające.

Choć nie było to bezpośrednią przyczyną uchylenia zaskarżonego wyroku, z aprobatą trzeba odnotować uwagi SN dotyczące specyfiki ochrony renomowanych znaków towarowych. Nie zawsze jest ona bowiem rozumiana i bywa niesłusznie utożsamiana z tą przyznawaną „zwykłym” znakom towarowym. Tymczasem znaki renomowane dzięki wysokiej rozpoznawalności i szczególnej atrakcyjności dla klientów przedstawiają szczególną wartość i dlatego przyznana im ochrona musi być szersza.

Lena Marcinoska, adwokat, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy