O przedawnieniu roszczenia o zaniechanie w przypadku naruszenia ciągłego
Jak liczyć bieg przedawnienia, jeśli naruszenie ma charakter ciągły lub powtarzalny i trwa nieustannie przez kilka lat? Czy bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu pierwszego naruszenia, czy też ma swój początek w każdym kolejnym dniu naruszenia? Na te pytania pomaga odpowiedzieć niedawne orzeczenie SN.
(wyrok SN z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt V CSK 211/11)
Art. 289 ustawy Prawo własności przemysłowej z 20 czerwca 2000 r. zawiera szczególną regulację przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia patentów i praw ochronnych na znaki towarowe. Roszczenia uprawnionego ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym dowiedział się on o naruszeniu swego prawa i o osobie, która prawo naruszyła. Niezależnie od tego roszczenia przedawniają się najpóźniej z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie.
Naruszenia praw własności intelektualnej często trwają przez pewien czas. Mają charakter ciągły, np. gdy naruszyciel obrał sobie kolizyjne oznaczenie przedsiębiorstwa, lub powtarzalny, np. w przypadku importu kolejnych transportów podrobionych towarów. Bieg terminu przedawnienia zmusza uprawnionego do szybkiego podejmowania działań prawnych. Jego upływ pozwala naruszycielowi odmówić spełnienia świadczenia, co w konsekwencji oznacza, że sąd oddali spóźnione roszczenie. Przepisy nie dają jednak jasnych odpowiedzi, jak liczyć bieg przedawnienia w przypadku naruszeń trwających przez dłuższy czas.
Jeśli długotrwałość naruszenia wynika z działań mających powtarzalny charakter, takich jak długoletni import towarów opatrzonych naruszającym oznaczeniem, sprawa jest stosunkowo jasna – każde naruszenie należy traktować oddzielnie. Problem powstaje, gdy stan naruszenia wynika z jednorazowego działania, które wywołuje trwały stan naruszenia. Przykładem może być – jak w omawianym orzeczeniu – wieloletnie używanie cudzego znaku towarowego jako nazwy sklepu. Nie jest jasne, czy tego rodzaju stan należy traktować jako jeden czyn naruszający, czy jako kolejne poszczególne czyny następujące po sobie. Odpowiedź na to pytanie ma decydujące znaczenie dla obliczenia terminu przedawnienia, a co za tym idzie – dla skuteczności dochodzenia roszczeń. W doktrynie pojawiło się kilka różnych koncepcji dotyczących liczenia terminów przedawnienia, problem nie został jednak przesądzony.
Omawiana sprawa dotyczyła naruszenia praw do słownych znaków towarowych zarejestrowanych w stosunku do odzieży, obuwia i różnego rodzaju dodatków odzieżowych oraz działalności usługowej polegającej na sprzedaży ww. towarów. Stan faktyczny sprawy był stosunkowo skomplikowany, skomplikowane były też rozstrzygnięcia sądów wszystkich instancji. Z tego względu – dla jasności wniosków – stosujemy tu pewne uproszczenia.
Naruszyciel posługiwał się oznaczeniem łudząco podobnym do zarejestrowanych znaków towarowych, używając go jako oznaczenia przedsiębiorstwa, a także opatrując nim prowadzone sklepy, towary, usługi i materiały reklamowe. W 2001 roku uprawniony dowiedział się o naruszeniu swoich praw i wytoczył powództwo. Naruszenie zasad uczciwej konkurencji zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, który częściowo uwzględniał powództwo, zakazując posługiwania się w obrocie kwestionowanym oznaczeniem, w szczególności w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa. W 2007 roku okazało się, że naruszyciel wciąż podejmuje różne działania naruszające znak towarowy. Część z nich – jak można wnioskować – kontynuował przez wiele lat. Uprawniony wystąpił wówczas z kolejnym pozwem, zarzucając m.in. dokonanie naruszeń praw do znaku towarowego i firmy. Sąd I instancji uwzględnił nowe powództwo, a sąd apelacyjny oddalił apelację pozwanego.
Pozwany bronił się w sporze m.in. zarzutem przedawnienia. W skardze kasacyjnej zarzucił, że sądy niższych instancji uznały, że początek biegu przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszających działań rozpoczyna się odrębnie dla każdego dnia, w którym trwa stan powodujący naruszenie praw do znaku towarowego. Twierdził, że skoro naruszenie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego nastąpiło już w 2001 roku i naruszenia takie zostały stwierdzone również w 2007 roku, to jego działania stanowią jeden bezprawny czyn, a nie serię naruszeń. SN uznał, że zarzut przedawnienia nie jest zasadny.
Przytoczony w wyroku SN stan faktyczny sprawy nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy naruszenie trwało nieustannie od 2001 roku, czy też zostało przerwane i powtórzone w 2007 roku. Wydaje się, że właściwy jest ten pierwszy wariant. Można wnioskować, że SN w jednakowy sposób ocenił przedawnienie roszczeń wynikających z naruszenia praw do znaku o charakterze ciągłym (tj. użycia kolizyjnego znaku jako oznaczenia sklepu) i z naruszeń powtarzalnych (sprzedaż towarów z kolizyjnym znakiem i dystrybucja tak oznaczonych materiałów reklamowych). SN uznał, że zarówno naruszenia powtarzalne, jak i o charakterze ciągłym należy traktować jako serię (sekwencję) naruszeń. To z kolei zdaje się świadczyć, że SN bardziej skłania się ku koncepcji zakładającej, że jednorazowe wkroczenie w cudze władztwo powodujące trwały stan naruszenia należy traktować podobnie jak naruszenia powtarzalne. Oznacza to, że początek biegu terminu przedawnienia powinien być liczony od każdego kolejnego dnia stanu naruszenia, a nie od jego rozpoczęcia.
SN podkreślił, że prawo wynikające z rejestracji znaku obejmuje nakaz powstrzymania się od używania takiego znaku do oznaczania towarów lub usług przez osoby, którym prawo to nie przysługuje. Jeżeli wbrew temu zakazowi nieuprawniony korzysta ze znaku towarowego, który stanowi wyłączne prawo innej osoby, to naruszenia tego prawa należy oceniać, biorąc pod uwagę każde naruszenie osobno.
Zaproponowane przez SN rozwiązanie jest korzystne dla uprawnionych i wydłuża czas, w którym możliwe jest skuteczne podniesienie roszczeń. Roszczenie o zaniechanie bezprawnych działań wynikające z naruszenia o charakterze ciągłym nie przedawni się z upływem pięciu lat od pierwszego dnia naruszenia czy też trzech lat odkąd uprawniony o nim się dowiedział. Okresy te zaczynają biec od każdego kolejnego dnia naruszenia. W praktyce oznacza to, że uprawniony ma dużo czasu na podjęcie działań prawnych, a naruszyciel nie może czuć się bezkarny, nawet jeśli uprawniony wie o jego bezprawnych działaniach i im się od razu nie sprzeciwia. Należy jednak pamiętać, że regulacja przedawnienia nie ma bezwzględnego charakteru. Zwlekanie z podjęciem działań prawnych przeciwko naruszycielowi może być ocenione jako nadużycie prawa, co może doprowadzić do oddalenia powództwa, chociaż okres przedawnienia roszczeń nie upłynął. Taka ocena z pewnością musi uwzględniać okoliczności każdej sprawy z osobna, w szczególności postawę obu stron sporu w okresie, gdy naruszenie trwało.
Lena Marcinoska, dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
