Jak precyzyjna powinna być treść licencji na wzór przemysłowy? | Co do zasady

Umowy pisane są na gorsze czasy. Należy precyzyjnie formułować ich postanowienia – zwłaszcza tam, gdzie niedopowiedzenie spowoduje, że w jego miejsce wejdą sztywne zapisy ustawowe. Kiedy już dojdzie do sporu, dokonana przez sąd wykładnia oświadczeń woli zawartych w umowie może odbiegać od „dosłownego brzmienia oświadczeń”.

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2015 r., IV CSK 225/14

W 2006 roku spółki z branży meblarskiej (powódki) zawarły z producentem listew wykończeniowych (pozwanym) porozumienie mające uregulować w sposób polubowny sporne kwestie wynikłe na tle używania wzorów przemysłowych należących do pozwanego. Porozumienie obejmowało wzory przemysłowe: krajowy i wspólnotowy, przedstawiające listwy przypodłogowe. Zdaniem powódek porozumienie to stanowiło umowę przedwstępną do zawarcia umowy licencyjnej na ww. wzory przemysłowe. Ponieważ pozwany uchylał się od zawarcia przyrzeczonej umowy licencyjnej, powódki wystąpiły na drogę sądową, domagając się zobowiązania pozwanego do złożenia oświadczenia woli, mocą którego udzieliłby im licencji niewyłącznej do wykonywania praw obejmujących wspomniane wzory przemysłowe za wynagrodzeniem w kwocie 200 000 zł.

Sądy I i II instancji uznały roszczenie za zasadne. Przyjęły, że porozumienie spełnia wymagania umowy przedwstępnej przewidziane w art. 398 k.c. Pozwany wniósł jednak skargę kasacyjną. Jej główny zarzut sprowadzał się do zakwestionowania prawidłowości dokonanej przez sąd II instancji kwalifikacji porozumienia z 2006 r. jako umowy przedwstępnej. Zdaniem pozwanego nie było podstaw, by go zobowiązać do złożenia oświadczenia woli o treści odpowiadającej zobowiązaniu przyjętemu w porozumieniu. Pozwany w szczególności wskazał, że w porozumieniu zabrakło (i) precyzyjnego określenia, o jaki konkretnie wzór wspólnotowy chodzi, a ponadto (ii) nie wskazano zakresu terytorialnego udzielanej licencji. Brak tych dwóch stwierdzeń, zdaniem pozwanego, spowodował, że w porozumieniu zabrakło istotnych postanowień umowy przyrzeczonej, czyli nie spełniało ono ustawowych wymagań przewidzianych w art. 389 § 1 k.c. dla umowy przedwstępnej, a tym samym umowa ta jest nieważna (nieskuteczna). Dodatkowo pozwany argumentował, że nieprecyzyjnie określono stronę umowy – wskazując ogólną nazwę grupy spółek, a nie konkretny podmiot, który miałby być stroną licencji.

Przedmiot umowy

W sprawie bezsporne było, że wzór wspólnotowy na listwę przypodłogową, którego dotyczyło porozumienie z 2006 r., został zarejestrowany w ten sposób, że przyznano go pozwanemu na każdy z sześciu elementów listwy oddzielnie. Formalnie było to więc sześć wzorów przemysłowych. Każdy z nich miał taki sam numer podstawowy oraz różne numery końcowe: od 0001 do 0006. Pozwany wytknął w tym zakresie dwa uchybienia porozumienia z 2006 r. Po pierwsze nie wskazano w nim rejestracji wspólnotowej wszystkich sześciu elementów listwy, a jedynie numer podstawowy. Po drugie numer podstawowy został oznaczony błędnie – brakowało w nim jednego zera. Sąd Najwyższy, dokonując wykładni porozumienia, wskazał jednak, że te niedokładności nie dyskwalifikują kontraktu jako umowy przedwstępnej. Podkreślił, że strony dokładnie wiedziały, o jaki wzór wspólnotowy chodzi, tym bardziej że w porozumieniu zadysponowały jednocześnie wzorem krajowym wydanym na te same elementy listwy i zarejestrowanym w Polsce tylko pod jednym numerem.

Zakres terytorialny

Sąd Najwyższy podkreślił też, że wskazanie zakresu terytorialnego udzielanej licencji nie jest koniecznym elementem treści umowy licencji na wzór wspólnotowy. Pogląd ten wyprowadził z treści art. 32 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, który wskazuje, że wzór wspólnotowy może być przedmiotem licencji na terenie całej Wspólnoty lub jej części. Dopuszczając możliwość udzielania licencji na części terytorium Wspólnoty, rozporządzenie rzeczywiście nie przesądza, jaki jest ostateczny zakres terytorialny licencji.

W art. 88 ust. 2 rozporządzenia zawarte zostało jednak odwołanie do subsydiarnego stosowania w sprawach nim nieobjętych ustawodawstwa krajowego. Regulacja pozwala więc zastosować w tej kwestii polską ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z jej art. 76 ust. 2 (i art. 118 ust. 1) w umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona), tj. umowa taka może zawierać ograniczenia czasowe, przedmiotowe czy terytorialne. Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystać z wynalazku w takim zakresie jak licencjodawca (licencja pełna). Podobnie umowa licencyjna na wzór wspólnotowy nie musi określać zakresu terytorialnego jej stosowania. W takim przypadku trzeba będzie przyjąć, że obszar obowiązywania prawa do wzoru wspólnotowego pokrywa się z obszarem działania licencji, tj. z terytorium całej Unii Europejskiej.

Określenie stron

Za chybione uznał też Sąd Najwyższy zarzuty pozwanego odnośnie do nieprecyzyjnego określenia strony porozumienia. Użycie nieprecyzyjnych prawniczo, ogólnych określeń typu „firma X” zobowiązuje sąd do dokonania ich wykładni. W tej sprawie sąd przeprowadził dowód z przesłuchania stron i ustalił, który podmiot kryje się pod tą nazwą. Ustalenia tego nie można potraktować jako prowadzenia dowodów przeciwko czy ponad osnowę dokumentu, gdyż chodziło o dokonanie wykładni oświadczeń woli zawartych w porozumieniu, a ustalenia rzeczywistej woli stron można dokonywać wszelkimi dowodami.

Sąd Najwyższy potwierdził, że porozumienie zawarte między stronami w 2006 r. zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do ustalenia treści przyszłej umowy przyrzeczonej (przedmiot, cenę i termin). Pozwany był zatem zobowiązany zawrzeć umowę licencyjną z powodem.

Zakres terytorialny licencji lepiej sformułować precyzyjnie

Należy zdawać sobie sprawę, że jeśli jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, możliwe jest zastąpienie oświadczenia woli strony zobowiązanej orzeczeniem sądu, tak jak w niniejszej sprawie. Przy zawieraniu umów, w tym licencji dotyczących różnych praw własności przemysłowej – znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy wynalazków – trzeba więc zadbać o precyzyjne określenie samego przedmiotu umowy oraz terytorium, na którym licencjobiorca będzie uprawniony do korzystania z danego prawa, zwłaszcza jeśli intencją stron jest zawężenie działania umowy. Inaczej licencjobiorca uzyska najpełniejszą możliwą licencję. Jeśli przedmiotem umowy jest prawo wspólnotowe, jej zakres terytorialny obejmie całą UE. To z kolei może np. zablokować licencjodawcy możliwość udzielenia większej liczby upoważnień innym podmiotom na innych terytoriach. Przede wszystkim będzie jednak narażać obie strony na długotrwały proces i niepewność co do ich praw i obowiązków.

Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy