Tic-Tac górą w sporze o pojemnik na drażetki MIK MAKI
W wyroku z 6 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE ostatecznie rozstrzygnął sprawę dotyczącą unieważnienia wspólnotowego wzoru przemysłowego przedstawiającego pudełko na drażetki MIK MAKI. O unieważnienie wnioskowała spółka Ferrero SpA, powołując się na zarejestrowany na jej rzecz graficzny znak towarowy przedstawiający opakowanie Tic-Tac.
Wyrok TSUE z 6 marca 2019 r., C-693/17 P
Stan faktyczny
Polska spółka BMB sp. z o.o. 15 listopada 2007 r. zgłosiła do rejestracji w EUIPO wzór przemysłowy przedstawiony poniżej:
RCD- 826680-0001
Wzór został zarejestrowany tego samego dnia w klasie 09.03 Locarno, tj. dla pudełek na cukierki i dla pojemników. Niespełna cztery lata później włoska spółka Ferrero SpA (producent cukierków Tic-Tac) wniosła o unieważnienie powyższego wzoru, powołując się m.in. na przysługujące jej prawo ochronne na międzynarodowy, graficzny znak towarowy zarejestrowany w 1974 r. dla różnego rodzaju słodyczy w klasie 30, przedstawiony poniżej:
IR- 405177
Jako podstawę prawną wniosku o unieważnienie spółka Ferrero wskazała m.in. art. 25 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Upraszczając, zgodnie z ww. przepisem wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny wtedy, gdy użyto w nim wcześniejsze oznaczenie posiadające zdolność odróżniającą.
EUIPO unieważnił wzór. U podstaw takiej decyzji leżało przede wszystkim podobieństwo oznaczeń oraz tożsamość towarów, które prowadziły do ryzyka konfuzji. Podobne stanowisko zajęła również Izba Odwoławcza, która stwierdziła, że wprawdzie znak towarowy Ferrero odznacza się zdolnością odróżniającą na poziomie poniżej przeciętnego, ponieważ prezentuje zwyczajne opakowanie, które może zostać wypełnione różnymi produktami, w tym słodyczami, jednak ze względu na wysoki stopień podobieństwa wizualnego oraz wysokie podobieństwo towarów uznała, że zachodzi ryzyko konfuzji. Stanowisko to podtrzymał również Sąd UE. Spółka BMB nie dała jednak za wygraną i wniosła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Porównanie wzoru ze znakiem graficznym
Zdaniem spółki BMB Sąd błędnie zaklasyfikował graficzny znak towarowy spółki Ferrero jako oznaczenie przestrzenne. Zdaniem BMB z orzecznictwa unijnego wynika, że znaki przestrzenne są postrzegane przez konsumentów inaczej niż graficzne, bowiem nie kojarzą się odbiorcom z namacalnymi przedmiotami, a jedynie z płaskimi obrazkami. Zatem, zdaniem spółki, inna klasyfikacja znaku prowadziłaby do odmiennej oceny.
Trybunał stwierdził jednak, że zarówno z decyzji, jak i z wyroku jednoznacznie wynika, że podstawą rozstrzygnięć był wcześniejszy znak graficzny, co leży w zakresie ustaleń faktycznych Sądu, a w związku z tym nie podlega ocenie Trybunału.
Pełne i puste opakowania
Spółka BMB podnosiła ponadto, że Sąd popełnił błąd, nie biorąc pod uwagę przy ocenie podobieństwa oznaczeń okoliczności, że wzór przedstawia pudełko wypełnione cukierkami, podczas gdy wcześniejszy znak prezentuje puste opakowanie.
Trybunał wskazał, że spółka BMB podnosiła już tę kwestię w postępowaniu przed Sądem, a zatem zmierza do uzyskania powtórnej oceny wniosków przedłożonych i rozpatrzonych już przez Sąd, który podzielił stanowisko EUIPO. Powoływana przez BMB ponownie kwestia nie jest istotna dla porównania wizualnego. Wynika to z faktu, że wzór został zarejestrowany dla pudełek na cukierki i pojemników, a wcześniejszy znak towarowy przedstawiający opakowanie jest chroniony dla słodyczy. Jest zatem oczywiste, że zarejestrowane opakowanie będzie wypełnione właśnie nimi.
Waga zaokrąglonych rogów
Spółka BMB zarzuciła również Sądowi, że dokonując porównania, nie przywiązał należytej wagi do różnic pomiędzy wzorem i znakiem, przede wszystkim nie uwzględnił zaokrąglonych rogów i etykiety opakowania drażetek Mik Maki oraz specyfiki obrotu tego rodzaju słodyczami. Konsumenci kupujący słodycze zwykle mogą porównać oznaczenia produktów na półce lub też proszą sprzedawcę o konkretny produkt, posługując się jego nazwą. W związku z tym to elementy graficzne i słowne są odróżniające oraz dominujące. Ponadto Sąd pominął pierwsze ujęcie wzoru, które bezpośrednio wskazuje na pochodzenie produktów od spółki BMB.
Trybunał wskazał, że spółka BMB, podnosząc powyższe zarzuty, zmierza do uzyskania ponownej oceny okoliczności związanych z wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym podobieństwem. Takiej ponownej oceny Trybunał nie może dokonać, jeśli nie doszło do błędnego ustalenia przez Sąd faktów, co nie zostało przez spółkę wykazane.
Brak orzecznictwa Trybunału
Zdaniem spółki BMB Sąd popełnił błąd, nie uwzględniając przy wydawaniu wyroku przywołanego przez nią orzeczenia francuskiego, z którego wynikało, że wzór o cechach podobnych do spornego wzoru (brak kątów prostych, zaokrąglone krawędzie, etykieta z oznaczeniem słownym „Pick Up”) nie narusza prawa do znaku towarowego Ferrero. Zdaniem spółki za uwzględnieniem przywołanego przez nią orzeczenia przemawiał dodatkowo brak orzecznictwa Trybunału odnośnie do art. 25 ust. 1 lit. e rozporządzenia 6/2002, w związku z czym Sąd powinien był wziąć pod uwagę wyrok krajowy.
Trybunał wskazał jednak, że sam fakt braku orzecznictwa Trybunału nie nakłada na Sąd obowiązku sięgania do orzecznictwa krajowego, a ponadto spółka BMB nie przedstawiła żadnych argumentów przemawiających za wyższością przywołanego przez siebie orzeczenia nad orzeczeniami przytoczonymi przez spółkę Ferrero.
Kolizja wzoru przemysłowego ze znakiem towarowym
Omawiana sprawa nie jest pierwszą dotyczącą kolizji wzoru przemysłowego ze znakiem towarowym. Z ugruntowanego orzecznictwa wynika, że nie jest konieczne całkowite i szczegółowe odtworzenie wcześniejszego znaku w późniejszym wzorze, wystarczy jedynie użycie oznaczenia podobnego. Wynika to z faktu, że odbiorcy zachowują w pamięci jedynie niedoskonały obraz znaku towarowego. A zatem pominięcie lub dodanie drugorzędnych elementów oznaczenia w późniejszym wzorze może pozostać niezauważone przez właściwy krąg odbiorców (zob. wyrok TSUE z 12 maja 2010 r., T-148/08, Beifa, pkt 50-52).
Aby zatem unieważnić wzór, wymagane jest stwierdzenie, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców wcześniejszy znak towarowy został użyty w spornym wzorze. Nie jest natomiast konieczne, aby właściwy krąg odbiorców postrzegał kwestionowany wzór jako oznaczenie odróżniające, ważne jest bowiem, aby konstytucyjne cechy znaku zostały wchłonięte przez postać produktu, tak aby znak stanowił jeden z elementów wzoru (zob. wyrok TSUE z 12 maja 2010 r., T-148/08, Beifa, pkt 105-107).
Szeroka ochrona znaku towarowego
Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w sprawie Tic-Tac nie zostało zniwelowane przez
- dodanie do wzoru oznaczenia słownego MIK MAKI,
- zaokrąglenie rogów opakowania,
- umieszczenie w środku kolorowych drażetek,
- fakt, że wcześniejszy znak jest graficzny, a nie przestrzenny,
- niższą niż przeciętna zdolność odróżniającą znaku graficznego.
Bez wątpienia zatem Trybunał potwierdził szeroki zakres ochrony przysługującej znakowi towarowemu.
Warto zauważyć, że gdyby przedmiotowa sprawa dotyczyła kolizji pomiędzy dwoma wzorami, wówczas pod uwagę brano by ogólne wrażenie, jakie wzór wywołuje na zorientowanym odbiorcy. Istotne byłyby zatem wszystkie powyższe kwestie, które mogłyby przesądzić o odmienności ogólnego wrażenia.
Monika Dynowska, Lena Marcinoska, adwokat, praktyka prawa własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
