Okoliczności decydujące o złej wierze zgłaszającego rejestrację znaku towarowego
Zła wiara może polegać na zgłoszeniu znaku w celu pasożytniczego wykorzystania jego renomy.
Wyrok Sądu (Pierwszej Instancji) z 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12 (sprawa Simca)
Okoliczności poprzedzające postępowanie przed Sądem
5 grudnia 2007 r. został zgłoszony słowny wspólnotowy znak towarowy „Simca” dla towarów należących do klasy 12 („pojazdy; pojazdy lądowe, powietrzne i wodne”). Niedługo po jego zarejestrowaniu GIE PSA Peugeot Citroën (firma Peugeot) złożył wniosek o unieważnienie znaku ze względu na dokonanie zgłoszenia w złej wierze.
Nazwa Simca została wymyślona przez konstruktora samochodów osobowych we Francji w 1934 r. Pojazdy sprzedawane pod tą marką cieszyły się w latach 50. i 60. ogromną renomą i były produkowane aż do nabycia znaku przez Automobile Peugeot w 1978 r, kiedy to podjęto decyzję o zaprzestaniu sprzedaży.
Firma Peugeot w chwili wydawania decyzji o unieważnieniu znaku była właścicielem dwóch zarejestrowanych znaków towarowych „SIMCA”: zarejestrowanego w trybie rejestracji międzynarodowej, chronionego od 1959 r. oraz francuskiego, chronionego od 1990 r. Jednak znaków tych nie używała.
Dokonujący zgłoszenia znaku współpracował wcześniej z firmą Peugeot jako niezależny przedsiębiorca w dziedzinie oprogramowania. Był on świadom zarówno historii znaku towarowego SIMCA, jego renomy, jak i praw przysługujących firmie Peugeot do kwestionowanego oznaczenia. Z przedłożonych przez niego samego dokumentów wynikało, że poszukiwał znanej, ale nieużywanej nazwy znaku towarowego, i jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia utrzymywał kontakty z indyjskim przedsiębiorcą w celu zbadania projektu pojazdu samochodowego. Był ponadto właścicielem adresu internetowego www.simca.info, za pośrednictwem którego sprzedawał rowery elektryczne.
Wydział Unieważnień OHIM oddalił w całości wniosek o unieważnienie prawa do znaku SIMCA, jednakże niedługo potem Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie firmy Peugeot i unieważniła kwestionowany znak. Zdaniem Izby Odwoławczej z dowodów przedłożonych w sprawie wynikało, że zgłaszający rejestrację poszukiwał znanego znaku towarowego, a jego celem było wykorzystanie „w sposób pasożytniczy” renomy znaków towarowych zarejestrowanych przez Peugeot oraz czerpanie korzyści z dobrej reputacji owych znaków poprzez umyślne bezprawne używanie oznaczenia Simca. Takie działania należało w jej ocenie uznać za działanie w złej wierze.
Skargę na decyzję Izby Odwoławczej złożył nowy właściciel kwestionowanego znaku – Simca Europe Ltd., wnosząc o stwierdzenie nieważności decyzji ze względu na błędne uznanie, że zgłaszający znak działał w złej wierze.
Zagadnienia będące przedmiotem rozważań Sądu Pierwszej Instancji
Podstawową kwestią wymagającą analizy Sądu Pierwszej Instancji była wykładnia przesłanki „złej wiary” wymienionej w art. 52 rozporządzenia nr 207/2009. Pojęcie „złej wiary” nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu i nie doczekało się do tej pory wyczerpującej wykładni.
Zadanie, przed jakim stanął Sąd w omawianym orzeczeniu, sprowadzało się zatem do opracowania bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących oceny istnienia złej wiary w rejestracji. Konieczne było także ustalenie, czy Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, stwierdzając, że zgłaszający zamierzał wykorzystać w sposób pasożytniczy renomę zarejestrowanych znaków towarowych firmy Peugeot. Zdaniem skarżącego odwołanie się do zamiarów i celów zgłaszającego wykraczało poza ramy „całościowej oceny”, o której mowa w wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt.
Rozstrzygnięcie Sądu Pierwszej Instancji
Sąd Pierwszej Instancji potwierdził ostatecznie, że zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego SIMCA. Uwzględnienie przez Izbę Odwoławczą innych czynników świadczących o złej wierze niż wyraźnie wymienione w wyroku Chocoladefabriken Lindt nie stanowiło naruszenia prawa, albowiem katalog przewidziany przez TSUE ma wyłącznie charakter przykładowy. Zdaniem Sądu w ramach całościowej analizy istnienia złej wiary należy brać także pod uwagę pochodzenie wyrazu lub skrótu tworzącego zgłaszany znak towarowy, jego wcześniejsze używanie w obrocie handlowym (w szczególności przez konkurencyjne przedsiębiorstwa), a także strategię handlową, w którą wpisuje się dokonanie zgłoszenia do rejestracji.
Dwa elementy stanu faktycznego zostały uznane przez Sąd Pierwszej Instancji za kluczowe w ocenie istnienia złej wiary zgłaszającego: wiedza zgłaszającego o zarejestrowanych znaków towarowych SIMCA oraz świadomość historii tego oznaczenia i jego renomy. Na ich podstawie Sąd mógł ustalić, że zgłoszenie zostało dokonane z zamiarem wykorzystania w sposób pasożytniczy renomy znaku SIMCA i czerpania z niej korzyści. Sąd stwierdził ponadto, że powszechna znajomość znaku SIMCA była w przeszłości na tyle wysoka, że choć mogła się zmniejszyć z upływem lat, nadal istniała w dniu przyjęcia zaskarżonej decyzji. Również w świadomości zgłaszającego znak zachowywał jeszcze „pewną szczątkową powszechną znajomość” i to właśnie świadomość tej renomy i zamiar jej wykorzystania świadczyły o złej wierze zgłaszającego. Fakt, że znak nie był od lat używany przez uprawnioną, nie wyłączał tej okoliczności.
Znaczenie wyroku w sprawie SIMCA
Wyrok w sprawie SIMCA może w przyszłości stanowić ważną wskazówkę przy ocenie kryterium „złej wiary” w dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego. Przesłanki świadczące o istnieniu wymienionej w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia bezwzględnej podstawy unieważnienia znaku pomimo wytycznych opracowanych przez TSUE pozostają dotychczas niedookreślone, co powoduje znaczną trudność w powoływaniu się na tę okoliczność. Najczęściej organy rejestrowe uznają, że zła wiara nie została wykazana.
Z uwagi na naturę całościowej analizy dokonywanej przy ocenie istnienia złej wiary trudno jest wskazać jedną, decydującą okoliczność, która przesądziła o decyzji Sądu w omawianym wyroku. W niniejszej sprawie istotna okazała się kombinacja kilku czynników, w tym w szczególności: świadomość istnienia zarejestrowanych znaków towarowych identycznych ze zgłaszanym, świadomość istnienia chociażby szczątkowej renomy rejestrowanego oznaczenia oraz zamiar czerpania z niej korzyści.
Jakub Barański, dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
