Jurysdykcja międzynarodowa przy naruszeniu praw własności intelektualnej | Co do zasady

Wątpliwości odnośnie do międzynarodowej jurysdykcji sądów coraz częściej trafiają na wokandę Trybunału Sprawiedliwości.

Wyrok TSUE z 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-360/12 Coty Germany GmbH przeciwko First Note Perfumes NV

Okoliczności poprzedzające postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

Sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości dotyczyła sporu między spółką Coty Germany GmbH („Coty”), z siedzibą w Moguncji (Niemcy), oraz First Note Perfumes NV („First Note”), z siedzibą w Oelegem (Belgii). Coty jest dystrybutorem i producentem perfum oraz innych produktów kosmetycznych. Sprzedaje ona między innymi perfumy damskie o nazwie „Davidoff Cool Water Woman”, w charakterystycznych flakonach. Kształt tych flakonów chroniony jest trójwymiarowym wspólnotowym znakiem towarowym (czarno-białym) o nr 003788767, zarejestrowanym przez Coty dla produktów perfumeryjnych. First Note zajmuje się handlem hurtowym perfumami. W styczniu 2007 r. sprzedała ona perfumy o nazwie „Blue Safe for Women” Stefanowi P., prowadzącemu przedsiębiorstwo handlowe w Niemczech. Stefan P. odebrał dostawę towarów w Belgii i odsprzedał je następnie na terytorium niemieckim.

Spółka Coty wniosła powództwo przeciwko First Note do sądu w Niemczech. Podniosła ona, że dystrybucja przez First Note perfum we flakonach podobnych do tych, których wizerunek jest chroniony wspomnianym znakiem towarowym, stanowiło naruszenie praw do wspólnotowego znaku towarowego oraz czyn nieuczciwej konkurencji. Sądy obydwu instancji stwierdziły brak jurysdykcji krajowej sądów niemieckich. Nie było bowiem wątpliwości, że działania First Note podjęte zostały wyłącznie na terytorium Belgii. Sprawa trafiła ostatecznie do niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof), który skierował pytanie prawne do Trybunału Sprawiedliwości.

Zagadnienia będące przedmiotem rozważań Trybunału

W pierwszej kolejności Trybunał musiał ustalić, czy w sytuacji, gdy sprzedaż i dostawa towarów podrobionych zostaje dokonana przez pierwszego naruszyciela (First Note) na terytorium jednego państwa (Belgia), po czym towary te zostają odsprzedane przez drugiego naruszyciela (Stefan P.) na terytorium innego państwa członkowskiego (Niemcy), sądy tego ostatniego mają jurysdykcję do rozpoznania powództwa o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego w stosunku do pierwotnego naruszyciela.

Zdaniem Trybunału wymagało rozważenia, czy do pojęcia „państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie” z art. 93 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (obecnie art. 97 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego) można zastosować dualizm łączników funkcjonujący w ramach orzecznictwa na gruncie pojęcia „miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę” z art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2001 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Innymi słowy – czy łącznik „państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie” można interpretować jako obejmujący także miejsce, gdzie naruszenie to wywołało skutki.

Drugie z zagadnień analizowanych przez TSUE wymagało odpowiedzi na pytanie o to, jak należy interpretować art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 w przypadku powiązanych czynów nieuczciwej konkurencji dokonanych przez kilku sprawców na terytoriach różnych państw członkowskich. Innymi słowy, czy pierwotny sprawca (First Note), który działał na terenie jednego państwa członkowskiego, może być pozwany przed sądy państwa, na terenie którego dopuścił się powiązanego czynu drugi ze sprawców (Stefan P. w Niemczech) z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji.

Co ciekawe, Rzecznik Generalny w swojej opinii zupełnie inaczej scharakteryzował zagadnienie wymagające rozstrzygnięcia Trybunału (opinia w sprawie C-360/12 z 21 listopada 2013 r., pkt 1). Jego zdaniem istota problemu sprowadzała się do tego, czy można oprzeć jurysdykcję sądu wyłącznie na podstawie przypisania pozwanemu czynów popełnionych przez osobę trzecią (w których popełnieniu pozwany pośrednio brał udział, ale na terenie innego państwa), tak jakby to on działał na obszarze właściwości sądu, przed którym zawisł spór. Wydaje się, że tak też rozumiał istotę zagadnienia niemiecki Federalny Sąd Najwyższy.

Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości

Odnośnie do pierwszego z rozstrzyganych zagadnień Trybunał Sprawiedliwości orzekł na niekorzyść powoda, odmawiając sądom niemieckim jurysdykcji w odniesieniu do roszczenia o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego. Zdaniem Trybunału jurysdykcję na gruncie art. 93 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 można przypisać wyłącznie sądom państwa członkowskiego, na którego terytorium pozwany popełnił czyn bezprawny (czyli w przypadku First Note wyłącznie sądom belgijskim). Nie istnieje zatem możliwość zastosowania łącznika miejsca wystąpienia szkody, jak przyjmuje się na gruncie art. 5 pkt 3 rozporządzenia 44/2001.

Trybunał stwierdził, że za restrykcyjną i autonomiczną interpretacją art. 93 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 przemawiają argumenty wynikające zarówno z wykładni literalnej, jak i funkcjonalnej. Łącznik „państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie” wyraźnie odnosi się bowiem do czynnego zachowania sprawcy. Ponadto przyjęcie istnienia podstawy jurysdykcji opartej na miejscu, w którym naruszenie wywołuje skutki, byłoby sprzeczne z art. 94 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecny art. 98 ust. 2). Przepis ten ogranicza bowiem właściwość sądów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych do spraw, których przedmiotem są czynności dokonane wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego siedziby sądu rozpoznającego sprawę.

W kwestii drugiego zagadnienia Trybunał orzekł, że sądy niemieckie mogą mieć jurysdykcję w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, o ile czyn popełniony w innym państwie członkowskim spowodował lub może spowodować szkodę na obszarze właściwości sądu rozpoznającego sprawę. Potwierdził tym samym od dawna przyjętą wykładnię, że do ustalenia jurysdykcji odnośnie do czynów nieuczciwej konkurencji zastosowanie znajduje art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 44/2001.

Trybunał na wstępie odrzucił jurysdykcję sądów niemieckich ze względu na miejsce, gdzie nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, powołując się na treść orzeczenia w sprawie Melzer (wyrok TSUE z 16 maja 2013 r. w sprawie C-228/11 Melzer przeciwko MF Global UK Ltd.). Zgodnie z tym wyrokiem nie można uznać, że zdarzenie będące przyczyną powstania szkody miało miejsce w obszarze właściwości sądu rozpoznającego sprawę, jeżeli spośród większej liczby sprawców pozwany został tylko ten, który nie działał w danym obszarze. Trybunał stwierdził jednak, że art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 pozwala w takim przypadku na uznanie jurysdykcji sądów niemieckich na podstawie drugiego łącznika – miejsca, gdzie zaistniała szkoda. Rozstrzygnięcie, czy łącznik ten znajdzie zastosowanie w rozpatrywanej sprawie, pozostawił jednak sądowi niemieckiemu, który ma ocenić, czy sprzedaż perfum w Belgii naruszyła przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w Niemczech i mogła tym samym spowodować szkodę na obszarze tego kraju. Tylko wtedy możliwe będzie rozpoznanie powództwa przed sąd niemiecki.

Znaczenie wyroku w sprawie Coty Germany GmbH przeciwko First Note Perfumes NV

Omawiany wyrok miał stanowić rozwinięcie rozważań Trybunału Sprawiedliwości zawartych we wspomnianym już orzeczeniu w sprawie Melzer, dotyczących możliwości oparcia jurysdykcji na łączniku sprowadzającym się wyłącznie do przypisania pozwanemu działań osoby trzeciej, będącej sprawcą powiązanego czynu niedozwolonego. Tym razem zagadnienie to miało zostać poddane badaniu w kontekście naruszenia praw własności intelektualnej. Wydaje się jednak, że Trybunał nie zwrócił należytej uwagi na wątek powiązanych czynów niedozwolonych i zajął ogólne stanowisko dotyczące jurysdykcji w sprawach o naruszenie praw do znaku wspólnotowego oraz popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. W pierwszym przypadku Trybunał rozstrzygnął o wyłącznym i literalnym zastosowaniu art. 94 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecny art. 98 ust. 2), co oznacza, że właściwy jest wyłącznie sąd miejsca, gdzie sprawca dopuścił się naruszenia, tj. bezprawnego użycia znaku wspólnotowego. W odniesieniu do czynów nieuczciwej konkurencji rozstrzygnięcie sprowadzało się natomiast niemal wyłącznie do potwierdzenia, że do czynów nieuczciwej konkurencji stosuje się art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 i wydane na jego gruncie orzecznictwo. Wyrok w sprawie Coty pozostawia pewien niedosyt w zakresie problematyki jurysdykcji w sprawach powiązanych naruszeń praw własności intelektualnej. Czas pokaże, czy opisane stanowisko okaże się wystarczające do zapewnienia uprawnionym ze wspólnotowego znaku towarowego skutecznej ochrony praw w ramach całej Unii Europejskiej.

Jakub Barański, dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy