Czy od 1 lipca 2023 r. trudniej będzie uzyskać zabezpieczenie w sprawach własności intelektualnej? | Co do zasady

1 lipca 2023 r. weszły w życie nowe reguły dotyczące postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej¹. Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji zmiany odpowiadają na praktyczne problemy przedsiębiorców i mają niwelować występujące nadużycia instytucji zabezpieczenia roszczeń w sprawach własności intelektualnej. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że zmiany powodują jeszcze większą formalizację postępowania. Wprowadzają także wiele wątpliwości.

Cel postępowania zabezpieczającego

Uprawnieni z praw własności intelektualnej bardzo często korzystają z zabezpieczenia roszczeń. Wynika to stąd, że postępowania merytoryczne w sprawach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej trwają zwykle nawet dwa – trzy lata w pierwszej instancji. Jeśli doliczyć do tego czas na rozpoznanie apelacji (często kolejne dwa lata), może okazać się, że uprawniony uzyska prawomocny wyrok zakazujący przeciwnikowi naruszeń dopiero po czterech lub pięciu latach od złożenia pozwu. Udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania ma zatem zapobiegać sytuacjom, w których uprawniony uzyska przysługującą mu ochronę za późno, a w konsekwencji zostanie pozbawiony możliwości czerpania ekonomicznych korzyści z posiadanego prawa wyłącznego. W najgorszym scenariuszu brak zabezpieczenia i kontynuowanie naruszenia przez cały okres trwania postępowania może doprowadzić do rozwodnienia przysługującej uprawnionemu ochrony i zachęcić innych konkurentów do podejmowania podobnych działań naruszających.

Dotychczas, aby wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie własności intelektualnej został uwzględniony, uprawniony musiał:

• uprawdopodobnić roszczenie,
• wykazać, że posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Nowelizacja nie wprowadza odstępstw od tej zasady. Przewiduje jednak dodatkowe warunki i zasady weryfikacji spełnienia tych przesłanek, które istotnie zmieniają obowiązujące dotychczas reguły.

Sąd bada, czy istnieje prawdopodobieństwo unieważnienia prawa

Od 1 lipca br. dodany do ustawy art. 730¹ § 1¹ k.p.c. zobowiązuje sądy własności intelektualnej (sądy IP), by w ramach oceny przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia badały prawdopodobieństwo unieważnienia prawa własności intelektualnej w innym toczącym się postępowaniu.

Chodzi tu oczywiście o prawa własności intelektualnej, które dla swego powstania wymagają rejestracji w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO, a zatem: znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty, wzory użytkowe itp. Prawa autorskie nie wymagają rejestracji, a ich ochrona nie jest uzależniona od wydania jakiejkolwiek decyzji, więc nie podlegają one unieważnieniu. Dlatego w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich sądy badają tylko, czy uprawniony uprawdopodobnił fakt przysługiwania mu praw oraz czy przedmiot, który chce objąć ochroną, spełnia przesłanki utworu.

W przypadku praw wymagających uprzedniej rejestracji w UPRP lub EUIPO sądy ustalają legitymację czynną oraz treść prawa w oparciu o informacje dostępne w rejestrach. Dotychczas sądy badały tylko, czy uprawnionemu przysługuje prawo, na które się powołuje, oraz czy oceniając prima facie można uznać, że działanie obowiązanego wkracza w zakres ochrony wynikającej z tego prawa. Od 1 lipca br. sądy dodatkowo muszą badać, czy ewentualny wniosek o unieważnienie danego prawa sformułowany w innym toczącym się postępowaniu ma szanse zostać uwzględniony. Jeśli sąd uzna, że prawdopodobieństwo unieważnienia prawa jest wysokie, powinien oddalić wniosek o zabezpieczenie z uwagi na brak spełnienia przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia.

Nie ulega wątpliwości, że ustawodawca chciał nowym wymogiem zbalansować interesy właścicieli praw wyłącznych i potencjalnych naruszających. W doktrynie od jakiegoś czasu postulowano, aby sądy, badając kwestię uprawdopodobnienia roszczenia, dokonywały swoistej projekcji sytuacji prawnej na datę zakończenia postępowania głównego i oceniały (biorąc pod uwagę informacje posiadane z urzędu oraz stanowisko obowiązanego), czy jest prawdopodobne, aby dane prawo na dzień wydania wyroku nadal było w mocy². Dotychczas część sądów stała na stanowisku, że dopóki prawo wyłączne jest w mocy i nie zostało unieważnione, to nawet jeśli postępowanie w przedmiocie unieważnienia jest zaawansowane i istnieją przekonujące argumenty za unieważnieniem danego prawa, nie ma podstaw, aby oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeśli uprawniony uwiarygodnił fakt naruszenia prawa.

Zgodnie z nowymi przepisami uprawniony musi we wniosku o zabezpieczenie zamieścić oświadczenie o tym, czy toczy się lub toczyło się postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa wyłącznego (art. 736 § 5 k.p.c.). Brak oświadczenia będzie traktowany jako brak formalny wniosku. Mogłoby się zatem wydawać, że ustawodawca kwestie te dogłębnie przemyślał.

Tymczasem nowa regulacja budzi szereg wątpliwości wynikających z jej niespójności.

Po pierwsze, badając spełnienie przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia, sąd będzie zobligowany do badania wyłącznie możliwości unieważnienia prawa. Tymczasem w przypadku znaków towarowych istnieją dwa środki, które mogą pozbawiać uprawnionego ochrony wynikającej z rejestracji znaku, a w konsekwencji doprowadzić do oddalenia powództwa o naruszenie – unieważnienie znaku oraz stwierdzenie jego wygaśnięcia. Ustawodawca jednak, wprowadzając nowy przepis, ten drugi tryb zupełnie pominął.

Po drugie, sąd ma badać prawdopodobieństwo unieważnienia prawa w innym toczącym się postępowaniu. Tymczasem uprawniony we wniosku o zabezpieczenie został zobowiązany do informowania nie tylko o tym, czy „toczą się”, ale też czy „toczyły się” postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla nałożenia na uprawnionych obowiązku informowania o wszystkich postępowaniach w przedmiocie unieważnienia prawa, które kiedykolwiek toczyły się w przeszłości. Może to być szczególnie trudne w przypadku prawa do unijnego znaku towarowego lub wzoru wspólnotowego, gdzie spełnienie tego obowiązku można rozumieć w ten sposób, że uprawniony musi podać informacje, czy postępowania o unieważnienie znaku lub wzoru toczyły się przed innymi europejskimi sądami w ramach wytaczanych tam powództw wzajemnych. Z drugiej jednak strony kilkukrotne oddalenie żądania unieważnienia prawa w przeszłości powinno być dla sądu poważnym argumentem za uznaniem, że prawdopodobieństwo unieważnienia prawa w równolegle toczącym się postępowaniu jest niskie, a samo prawo silne. Wydaje się zatem, że przedstawienie informacji o historycznych postępowaniach, które zakończyły się pozytywnie, jest dla uprawnionego korzystne i powinno zwiększać szanse uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie.

Po trzecie, zgodnie z nowymi przepisami uprawniony ma jedynie wskazać, czy postępowanie w przedmiocie unieważnienia toczy się lub się toczyło. Nie musi udostępniać sądowi akt postępowania unieważnieniowego. Tymczasem badanie podstaw wniosku o unieważnienie i jego zasadności wydaje się najistotniejsze z punktu widzenia oceny prawdopodobieństwa unieważnienia danego prawa wyłącznego. Oczywiście można założyć, że uprawnieni sami z siebie będą załączać do wniosku o zabezpieczenie kopie złożonych wniosków o unieważnienie i przedstawiać obszerne stanowisko o ich bezzasadności. Mimo to sam obowiązek poinformowania sądu o toczącym się postępowaniu wydaje się niewystarczający, aby sąd mógł rzeczowo ocenić prawdopodobieństwo unieważnienia danego prawa.

Po czwarte, nie można pomijać, że badanie na etapie postępowania zabezpieczającego jest tylko wstępną (prima facie) oceną, czy uprawnionemu przysługuje roszczenie. Obarczenie sądu obowiązkiem badania możliwości unieważnienia prawa wyłącznego przy jednoczesnej rezygnacji z modelu prowadzenia postępowania zabezpieczającego bez udziału obowiązanego (o czym niżej) może doprowadzić do sytuacji, w której uprawniony uzyska ochronę znacznie później niż dotychczas – ze względu na konieczność przeprowadzenia wnikliwego postępowania dotyczącego nie uprawdopodobnienia roszczenia, lecz prawdopodobieństwa unieważnienia prawa wyłącznego, które na datę złożenia wniosku o unieważnienie było prawem ważnie udzielonym i skutecznym wobec wszystkich.

Po piąte, trudno pozbyć się wrażenia, że w konsekwencji wprowadzenia nowych przepisów naruszyciele mogą składać niezasadne wnioski o unieważnienie, tak aby ograniczyć prawdopodobieństwo uzyskania przez uprawnionego zabezpieczenia. Wysokość opłaty od wniosku o unieważnienie prawa nie jest bowiem wygórowana – opłata za unieważnienie prawa krajowego wynosi 1000 zł, znaku unijnego przed EUIPO – 630 euro, a wzoru wspólnotowego – 350 euro.

Po szóste, o ile w przypadku znaku towarowego lub wzoru przemysłowego kwestia orzekania w przedmiocie unieważnienia prawa należy do kompetencji zarówno sądów powszechnych (pod warunkiem, że pozwany wniósł pozew wzajemny o unieważnienie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego/wspólnotowego), jak i Urzędu Patentowego RP, o tyle sprawy dotyczące patentów czy wzorów użytkowych zarezerwowane są do wyłącznej kompetencji UPRP. Zastrzeżenie oceny ważności patentu i wzoru użytkowego do wyłącznej kompetencji UPRP i brak możliwości wniesienia powództwa wzajemnego w tych sprawach nie wynika z przeoczenia ustawodawcy. Udzielenie patentu na wynalazek jak i wtórna ocena spełnienia przesłanek patentowalności w postępowaniu o unieważnienie wynalazku wymaga bowiem wiedzy specjalistycznej. W zależności od rodzaju wynalazku może to być wiedza z zakresu farmacji, medycyny, mechaniki, fizyki, elektrotechniki itp. Wspomaganie się w tym przedmiocie przez sędziego opinią biegłego z zakresu ww. specjalności, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania spraw patentowych, wydaje się niewystarczające, aby rozsądzić kwestię ważności udzielonego prawa. Tym bardziej dziwi zatem powierzenie sądowi oceny prawdopodobieństwa unieważnienia patentu we wpadkowym postępowaniu, jakim jest postepowanie zabezpieczające, w którym sąd nie ma możliwości nawet posiłkowo wesprzeć się opinią biegłego.

Wreszcie, zastanawiając się nad konsekwencjami nowego obowiązku, trudno nie odnieść wrażenia, że sądom własności intelektualnej przydzielono rolę swoistego przedsądu w zakresie zasadności wniosku o unieważnienie prawa przed UPRP lub EUIPO. Należy jednak mieć nadzieję, że do ewentualnych wniosków poczynionych przez sąd w tym zakresie na etapie postępowania zabezpieczającego ww. urzędy nie będą specjalnie przywiązane.

Sztywny 6-miesięczny termin na wniesienie wniosku o zabezpieczenie roszczeń

Drugą rewolucyjną zmianą w postępowaniu zabezpieczającym jest wprowadzenie zasady, że uprawniony traci interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, jeśli zwlekał z wytoczeniem wniosku dłużej niż 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o naruszeniu prawa wyłącznego. Nowo dodany art. 755 § 2³ k.p.c. przewiduje bowiem, że sąd w takiej sytuacji oddala wniosek o zabezpieczenie roszczeń. Brzmienie przepisu jest kategoryczne, a sądowi nie pozostawiono możliwości wydania innego rozstrzygnięcia.

Rzeczywiście, dążąc do zbalansowania interesów właścicieli praw i potencjalnych naruszających, sąd IP powinien badać czas reakcji uprawnionego na naruszenie. Zbyt długi czas reakcji uprawnionego i zbyt długie tolerowanie naruszenia może i powinno przesądzać o braku interesu prawnego w zabezpieczeniu (art. 730¹ § 2 k.p.c.), a tym samym wykluczać konieczność udzielenia tymczasowej ochrony. Wprowadzenie jasnej (6-miesięcznej) cezury czasowej wyznaczającej termin dla podjęcia działań przez uprawnionego można by zatem uznać za walor, zapewniający względną pewność obrotu i przewidywalność rozstrzygnięcia.

Jednak wprowadzenie tak sztywnego uregulowania, które nie daje żadnego marginesu na sędziowską ocenę i uwzględnienie okoliczności sprawy, budzi poważne wątpliwości.

Oceniając interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, w tym czas reakcji uprawnionego, sądy do tej pory (przed nowelizacją) dość sprawnie i z uwzględnieniem konkretnych okoliczności sprawy posiłkowały się klauzulą nadużycia prawa czy zasadą venire contra factum proprium nemini licet (która zakazuje występowania przeciwko temu, co wynika z własnych czynów). Wskazane instrumenty, mądrze stosowane przez sąd IP, skutecznie zapobiegały ewentualnym nadużyciom instytucji zabezpieczenia roszczeń. Bardziej zasadne byłoby zatem wprowadzenie elastycznego mechanizmu, który pozwalałby sądowi ocenić czas reakcji uprawnionego z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Taki mechanizm mógłby np. dawać możliwość oddalenia wniosku po 6 miesiącach, a nie przewidywać konieczność jego oddalenia.

Reakcja na naruszenie praw własności intelektualnej jest skomplikowanym procesem, tym dłuższym, z im trudniejszym i mniej oczywistym naruszeniem mamy do czynienia. Dłuższych przygotowań przed złożeniem wniosku o zabezpieczenie mogą wymagać sprawy patentowe, dotyczące odmian roślin czy oprogramowania. Podjęcie reakcji przez uprawnionego wymaga nakładów organizacyjnych i finansowych. Uprawniony musi mieć czas na ustalenie pewnych faktów, monitorowanie zachowań potencjalnego naruszyciela, ocenę skutków naruszenia, ocenę zasadności podejmowanych działań, zebranie dowodów czy próbę polubownego zakończania sprawy, co już samo w sobie bywa bardzo czasochłonne. Pod uwagę trzeba brać też specyfikę danej branży i charakterystyczne dla niej uwarunkowania gospodarcze. Nowa regulacja pomija, że w konkretnej sprawie dłuższy czas reakcji uprawnionego może być uzasadniony, a każdy przypadek powinien być badany indywidualnie.

Ponadto ustawodawca, wprowadzając omawiany przepis, nie uniknął pewnych niespójności. Będą one wywoływać niepewność obu stron sporu, którą wprowadzany przepis miał przecież usuwać.

Po pierwsze, sformułowanie przepisu może wywoływać spory co do tego, kiedy zaczął biec termin na wniesienie wniosku o zabezpieczenie. Zgodnie z przepisem termin rozpoczyna bieg w momencie, w którym uprawniony „powziął wiadomość o naruszeniu”. Wiedza o naruszeniu a wiedza o podmiocie naruszającym to dwie różne kwestie, często niemożliwe do ustalenia w tym samym momencie. Uprawiony zwykle dowiaduje się najpierw o samym naruszeniu, a dopiero podjęte przez niego czynności sprawdzające doprowadzają go do ustalenia podmiotu naruszającego. Wydaje się, że intencją ustawodawcy było zatem wskazanie, że 6-miesięczny termin biegnie od momentu, kiedy uprawniony dowiedział się łącznie o naruszeniu i podmiocie naruszającym. Tylko wówczas uprawniony jest przecież w stanie wnieść wniosek o zabezpieczenie i w ten sposób należy ten przepis interpretować. Jednocześnie należałoby także przyjąć, że ustawodawca, wskazując na „powzięcie wiadomości o naruszeniu”, miał na myśli moment, kiedy uprawniony zweryfikował i potwierdził naruszający charakter działań (np. uzyskał rezultat badania laboratoryjnego dotyczącego odmiany roślin).

Po drugie, przepis wskazuje, że 6-miesięczny termin na wniesienie wniosku o zabezpieczenie ma zastosowanie do spraw z art. 479 ⁸⁹ k.p.c., a więc wszystkich spraw przekazanych do rozpoznania sądom IP. Jednocześnie odwołuje się do powzięcia wiadomości o naruszeniu „prawa wyłącznego”. Pojawia się zatem pytanie, czy 6-miesięczny termin powinien znajdować zastosowanie we wszystkich sprawach własności intelektualnej, czy jednak jego stosowanie należy wyłączyć w sprawach naruszeń u.z.n.k. i dóbr osobistych, na co wskazuje dosłowne jego brzmienie. To, w jaki sposób przepis będzie stosowany, pokaże praktyka.

Kontradyktoryjne postępowanie zabezpieczające jako zasada

Do listopada 2019 r. zasadą było rozpoznawanie wniosków o zabezpieczenie na posiedzeniach niejawnych, zgodnie z obowiązującym wówczas art. 735 § 1 k.p.c. Przewidywał on tzw. postępowanie ex parte, czyli takie, które toczy się z wyłączeniem obowiązanego. Przepis usunięto z Kodeksu postępowania cywilnego nowelizacją z 4 lipca 2019 r.³ W praktyce spowodowało to rozbieżności między podejściem poszczególnych sądów IP w zakresie wysłuchiwania obowiązanego. Niektóre sądy IP nadal rozpoznawały wnioski o zabezpieczenie ex parte, podczas gdy inne z założenia wyznaczały rozprawę.

Stan ten od 1 lipca br. uległ zmianie, co należy ocenić pozytywnie. Zgodnie bowiem z nowo dodanym art. 755 § 2² k.p.c. udzielenie przez sąd zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej, co do zasady, będzie możliwe dopiero po wysłuchaniu podmiotu, przeciwko któremu taki środek ma zostać zastosowany. Postępowanie o zabezpieczenie, co do zasady, będzie zatem miało charakter kontradyktoryjny.

Ustawodawca przewidział jednak od zasady kontradyktoryjności pewne odstępstwa, stanowiąc, że postępowanie o zabezpieczenie będzie toczyło się ex parte:

• kiedy konieczne będzie natychmiastowe rozstrzygnięcie w przedmiocie żądania uprawnionego. Przewidziany wyjątek daje możliwość uwzględnienia okoliczności sprawy, w tym specyfiki naruszenia, uwarunkowań rynkowych i branży.
• kiedy zabezpieczenie w całości podlega wykonaniu przez komornika; komornicze zajęcie potencjalnie naruszających towarów jest jednym z typowych sposobów zabezpieczenia roszczeń wykorzystywanych w sprawach IP. Zajęcie jest zwykle wykonywane w siedzibie lub magazynach obowiązanego. Rozstrzyganie o takim sposobie zabezpieczenia, z założenia, musi wykluczać udział obowiązanego, który – wiedząc o toczącym się postępowaniu – mógłby próbować udaremnić wykonanie zabezpieczenia (np. ukryć, szybko zbyć lub zniszczyć towary).

Wprowadzona nowelą zmiana powinna zniwelować wspomniany dualizm podejścia sądów IP i wywołaną nim nieprzewidywalność dla obu stron sporu. Nowy przepis zbliża polską regulację do tych obwiązujących w innych państwach europejskich, które brak udziału obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym przewidują raczej wyjątkowo. Rozwiązanie zdaje się wyważać postulat szybkości i celu postępowania zabezpieczającego z postulatem zapewnienia obowiązanemu możliwości bycia wysłuchanym⁴. Niewątpliwie odpowiada to na potrzeby przedsiębiorców. Co istotne, wprowadzone rozwiązanie przewiduje wyjątki od zasady kontradyktoryjności, które są konieczne, by realizować cel zabezpieczenia roszczeń. Najistotniejsze jest jednak to, jak przepisy będą interpretowane i stosowane przez sądy IP. Ich brzmienie pozostawia bowiem pole do interpretacji.

Po pierwsze, postępowanie toczyć się ma ex parte, jeśli zabezpieczenie „w całości” podlega wykonaniu przez komornika. Brzmienie przepisu z pewnością zweryfikuje dotychczasową praktykę składania wniosków o zabezpieczanie roszczeń w sprawach IP. Do tej pory uprawnieni w ramach tego samego wniosku o zabezpieczenie, składanego przed wszczęciem postępowania głównego, zwykle wnioskowali jednocześnie o dwa typowe dla spraw własności intelektualnej sposoby zabezpieczenia:

• zakaz podejmowania określonych działań,
• zajęcie przedmiotów przez komornika.

Zgodnie z nowymi przepisami ten pierwszy sposób zabezpieczenia podlega rozpoznaniu w postępowaniu kontradyktoryjnym, a drugi w postępowaniu ex parte. Zawarcie ich w jednym wniosku może zatem niweczyć element zaskoczenia (tak konieczny w przypadku zajęcia komorniczego), jeśli sąd wyśle wniosek w całości do obowiązanego. Rozwiązaniem mogłoby być np. formułowanie we wniosku prośby o rozpoznanie żądań w określonej kolejności czy składanie dwóch osobnych wniosków z różnymi sposobami zabezpieczenia. Takie działanie wywoła jednak komplikacje i dla sądu, i dla stron choćby ze względów techniczno-organizacyjnych, konieczności dublowania materiału dowodowego czy – w konsekwencji wydania dwóch postanowień sądu – różnie rozpoczynających się terminów do wniesienia pozwu. Wydaje się zatem, że praktyka będzie ewoluować raczej w takim kierunku, że uprawnieni we wniosku o zabezpieczenie roszczeń składanym przed wniesieniem pozwu będą występować wyłącznie o zajęcie naruszających towarów, a dopiero w pozwie formułować wniosek o zabezpieczenie obejmujący zakazanie.

Po drugie, nie wiadomo, jak interpretowana będzie „konieczność natychmiastowego rozstrzygnięcia”, tj. zaistnienia jakich okoliczności sądy IP będą wymagały, aby rozpoznać wniosek ex parte. Przy zbyt rygorystycznym i formalnym podejściu przepis w tej części może okazać się martwy.

Podsumowanie

Nowe przepisy – wprowadzone niespełna trzy lata po reformie, która doprowadziła do stworzenia wyczekiwanych przez praktyków i przedsiębiorców wyspecjalizowanych sądów IP – nie są precyzyjne, a ich stosowanie – przynajmniej na początku – będzie obarczone pewną dozą niepewności. Należy mieć jednak nadzieję, że z biegiem czasu orzecznictwo i praktyka wypracują schemat działania, który pogodzi interesy zarówno uprawnionych, jak i potencjalnych obowiązanych. Nadmiernie rygorystycznie i literalne stosowanie nowych przepisów mogłoby bowiem zbyt mocno faworyzować potencjalnych naruszycieli i sprawiać, że możliwość uzyskania zabezpieczenia roszczeń w sprawach własności intelektualnej będzie iluzoryczna.

Lena Marcinoska-Boulangé, adwokat, Ewa Nagy, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy