Czy graficzny znak towarowy może być także znakiem towarowym pozycyjnym?
Udowodnienie rzeczywistego używania pozycyjnego znaku towarowego w obrocie jest możliwe również wtedy, gdy pozycyjny znak towarowy jest używany w połączeniu z innymi elementami graficznymi.
Wyrok Sądu UE z 17 stycznia 2018 r. w sprawie T-68/16
Oprócz najpowszechniej używanych przez przedsiębiorców tradycyjnych znaków towarowych (słownych, graficznych lub słowno-graficznych) w obrocie stosowane są także znaki towarowe wykraczające poza tradycyjne formy oznaczania źródła pochodzenia towarów. Do takich niekonwencjonalnych znaków towarowych zalicza się m.in. pozycyjne znaki towarowe, które zastrzega się w związku z ich umiejscowieniem na danym towarze.
Ani Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, ani poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 nie wymieniają pozycyjnych znaków towarowych jako szczególnej kategorii znaków towarowych. W orzecznictwie definiuje się takie znaki jako „zbliżone do kategorii graficznych i trójwymiarowych znaków towarowych, ponieważ obejmują nałożenie elementów graficznych lub trójwymiarowych na powierzchnię towaru” (zob. wyrok z 15 czerwca 2010 r., Barwa pomarańczowa palców skarpety, T-547/08).
W praktyce przyjmuje się, że przy zgłaszaniu do rejestracji pozycyjnego znaku towarowego należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu umiejscowieniu na towarze. Kontur znaku, tj. zastrzeganego elementu graficznego, należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ma zostać nałożony, linią przerywaną (zob. np. instrukcje Urzędu Patentowego).
W ten właśnie sposób hiszpańska spółka Munich SL zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dla obuwia sportowego (kl. 25) znak towarowy zaklasyfikowany jako graficzny, przedstawiający dwa skrzyżowane paski umiejscowione na zewnętrznej powierzchni cholewki buta sportowego bez podeszwy.
EUTM-2923852
W styczniu 2011 r. niemiecki producent obuwia (Deichmann SE) złożył w EUIPO wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku towarowego. Na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009 zarzucał uprawnionemu, że ten w rzeczywistości nie używał tego graficznego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, dla których został zarejestrowany.
Zgodził się z tym Wydział Unieważnień EUIPO, uznając, że złożone przez uprawnionego dowody dotyczyły używania znaku towarowego różniącego się od zgłoszonego do rejestracji elementami, które zmieniają jego charakter odróżniający w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa do znaku towarowego została wydana zatem z uwagi na brak jego rzeczywistego używania.
Innego zdania była jednak Izba Odwoławcza EUIPO, która uchyliła ww. decyzję. Izba Odwoławcza podkreśliła, że czynnikiem decydującym w odniesieniu do zakresu ochrony znaku towarowego nie jest kwalifikacja danego oznaczenia jako oznaczenia graficznego lub pozycyjnego lecz charakter oznaczenia w postaci, w jakiej zostało ono zarejestrowane. W spornym znaku towarowym chroniony ma być wzór w kształcie krzyża umieszczony na określonej części powierzchni buta sportowego. Ponieważ różnice pomiędzy znakiem towarowym w postaci używanej a spornym znakiem towarowym są „pomijalne, prawie lub wcale niewidoczne”, dowody używania wykazują używanie spornego znaku towarowego w odniesieniu do butów sportowych.
Spór trafił do Sądu UE. Kluczowe dla sprawy było przesądzanie charakteru spornego znaku towarowego i jego konsekwencji. Deichmann SE dowodził w skardze m.in., że spornego znaku towarowego nie można uznać za znak pozycyjny, ponieważ znak ten został zgłoszony i zarejestrowany jako znak graficzny, a więc jako przedstawienie konturów buta sportowego bez podeszwy z dwoma skrzyżowanymi paskami po boku. Prawo do graficznego znaku towarowego, powinno zatem zostać uznane za wygasłe, ponieważ znak ten nie był używany w obrocie w postaci, w której został zarejestrowany.
Rozpatrywanie sprawy Sąd rozpoczął wobec tego od zbadania, czy sporny znak towarowy jest znakiem graficznym, czy też można go uznać za znak pozycyjny. Sąd wziął pod uwagę, że przepisy ani nie wymieniają kategorii pozycyjnych znaków towarowych, ani nie zawierają enumeratywnego wykazu oznaczeń, które mogą stanowić unijne znaki towarowe, a orzecznictwo przyjmuje, że znaki pozycyjne są zbliżone do kategorii graficznych i trójwymiarowych znaków towarowych. Uznał zatem, że graficzne znaki towarowe mogą być w rzeczywistości jednocześnie znakami pozycyjnymi. Sąd zauważył, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego nie istniał formalny wymóg dołączenia do formularza zgłoszenia znaku towarowego słownego opisu wskazującego, że dany znak ma charakter znaku „pozycyjnego”. Z samej okoliczności, że podczas rejestracji spornego znaku towarowego uprawniony zaznaczył pole „graficzny znak towarowy”, nie można – zdaniem Sądu – wnosić, że znaku tego nie można uważać jednocześnie za znak pozycyjny.
Co więcej, grafika znaku towarowego obejmująca kontury buta przedstawionego przerywaną linią oznacza, że dokładne kontury tego buta nie są przedmiotem zastrzeżenia z tytułu znaku towarowego. Zastosowanie linii przerywanych miało więc wyraźnie na celu wskazanie, że sporny znak towarowy odnosi się tylko do ochrony krzyża, przedstawionego za pomocą pełnych kresek, i to w konkretnym miejscu na bucie sportowym. Sąd nie miał wątpliwości, że w niniejszej sprawie występuje pozycyjny znak towarowy, a jego kwalifikacja na formularzu zgłoszenia jako graficznego znaku towarowego nie ma znaczenia.
Sąd uznał, że dowody przedłożone w sprawie są wystarczające do udowodnienia rzeczywistego używania pozycyjnego znaku towarowego. Z dowodów wynika, że spółka hiszpańska sprzedawała w sposób stały w znacznej liczbie buty sportowe eksponujące krzyże boczne, które nie różniły się lub różniły się w sposób pomijalny od krzyża spornego znaku towarowego. Sporny znak towarowy był zatem, zdaniem Sądu, używany wielokrotnie w postaci identycznej z postacią zarejestrowaną lub do niej bardzo podobnej. Z dowodów wynika także, że krzyż składający się z dwóch nałożonych na siebie pasków używany na różnych modelach butów jest zawsze wyraźnie dostrzegalny w sposób niezależny od ewentualnej obecności innych elementów na butach, a zatem elementy te nie mają wpływu na zmianę charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego. Uprawniony wykazał zatem faktyczne używanie znaku towarowego. Biorąc pod uwagę powyższe Sąd zdecydował o oddaleniu skargi.
W opisanej powyżej sprawie Sąd nie miał wątpliwości, że graficzny znak towarowy może jednocześnie stanowić pozycyjny znak towarowy. Wymóg rzeczywistego używania pozycyjnego znaku towarowego może zostać spełniony, nawet jeżeli znak ten jest używany w połączeniu z innymi elementami, które są z nim zestawione. Fakt, że znak ten występuje z innymi elementami graficznymi, które mogłyby posiadać niezależny charakter odróżniający a dzięki temu zostać zapamiętane przez konsumentów, nie wpływa na charakter odróżniający samego pozycyjnego znaku towarowego, jeżeli jest on wciąż postrzegany jako wskazanie źródła pochodzenia towaru.
Na zakończenie warto dodać, że obecnie dostępny formularz zgłoszenia unijnego znaku towarowego w EUIPO umożliwia zaznaczenie, że zgłaszający ubiega się o ochronę pozycyjnego znaku towarowego, co pozwala już na tym etapie sprawy rozwiać wątpliwości o charakterze znaku towarowego.
Marzena Białasik-Kendzior, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
