Wzór determinowany funkcją produktu
Wzory produktów lub ich części są chronione, gdy są nowe i wywierają odmienne całościowe wrażenie niż wzory wcześniej udostępnione publicznie. Ochronie nie podlegają jednak te cechy, które zdeterminowane są wyłącznie funkcją techniczną towaru (pisaliśmy już o tym na naszym portalu). Dotychczas istniały rozbieżności interpretacyjne, co tak naprawdę przesądza o tym, że dana cecha wynika wyłącznie z funkcji towaru. Rozwiewa je niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.
Wyrok z 8 marca 2018 r. w sprawie C‑395/16
Dotychczas nie było jasne, jak wykazać, że wzór nie jest zdeterminowany wyłącznie funkcją techniczną. Czy wystarczy znaleźć alternatywny kształt dla badanej cechy wzoru (tzw. kryterium wielości form), czy też należy ustalić, że twórca wzoru przy wyborze danej cechy produktu kierował się także innymi względami niż funkcjonalność, np. dbałością o estetykę?
Pytania prejudycjalne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął opisaną powyżej rozbieżność interpretacyjną w sprawie C-395/16. Wyrok TSUE odpowiada na pytania prejudycjalne niemieckiego Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie) w ramach sporu między Doceram GmbH a CeramTec GmbH dotyczącego naruszenia praw do wzorów wspólnotowych. Kluczowe pytanie sądu niemieckiego dotyczyło tego, jak interpretować art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych. Artykuł ten stanowi, że wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej. TSUE badał, co należy oceniać, by zastosować to wyłączenie, a konkretnie – czy istnienie alternatywnych wzorów jest rozstrzygające dla uznania, że cechy postaci produktu nie wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, czy też należy ustalić, że funkcja techniczna nie była jedynym czynnikiem, który zdeterminował daną cechę.
Rozstrzygnięcie
Rozporządzenie nie definiuje pojęcia „cechy postaci produktu wynikającej wyłącznie z jego funkcji technicznej”. Z przepisów nie wynika też, że istnienie alternatywnych wzorów umożliwiających spełnienie takiej samej funkcji technicznej jak funkcja rozpatrywanego produktu stanowi jedyne kryterium zastosowania omawianego wyłączenia.
Interpretując art. 8 ust. 1 rozporządzenia, Trybunał odwołał się do jego motywów, wskazując, że dla ochrony wzoru nie jest konieczne, aby wzór produktu mógł być rozpatrywany z estetycznego punktu widzenia. Stwierdził również, że celem omawianego wyłączenia jest to, by ochrona wzorów nie prowadziła do wstrzymywania rozwoju innowacyjności przez przyznawanie jej dla tych cech, które determinowane są wyłącznie funkcją towaru.
TSUE podkreślił, że gdyby samo istnienie alternatywnych wzorów umożliwiających zrealizowanie takiej samej funkcji było wystarczające do uchylenia omawianego wyłączenia, nie można byłoby wykluczyć, że podmiot gospodarczy zarejestruje jako wzór wspólnotowy wiele form, które wynikają wyłącznie z funkcji technicznej produktu. Taki podmiot skutecznie blokowałby konkurentów, korzystając z ochrony identycznej z patentem bez poddania się ograniczeniom wymaganym dla uzyskania ochrony patentowej. W ocenie TSUE ograniczyłoby to możliwe rozwiązania techniczne i pozbawiłoby skuteczności art. 8 ust. 1 rozporządzenia (effet utile).
Trybunał stwierdził więc, że analizowany przepis należy interpretować w sposób następujący: aby ocenić, czy cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, należy ustalić, czy funkcja ta jest jedynym czynnikiem określającym owe cechy, przy czym istnienie alternatywnych wzorów nie jest rozstrzygające. Ochrona jest wyłączona, gdy względy innego rodzaju niż konieczność spełniania funkcji przez dany produkt, w szczególności aspekt wizualny, nie odgrywają żadnej roli w wyborze wspomnianych cech, i to nawet wówczas gdy istnieją inne wzory umożliwiające spełnienie tej samej funkcji.
Podsumowanie
Omawiany wyrok Trybunału rozstrzyga spór o interpretację wyłączenia spod ochrony tych cech wzoru produktu, które wynikają wyłącznie z funkcji technicznej towaru. Trybunał, odwołując się do celów rozporządzenia, wskazuje, że należy badać czynnik decydujący o danej cesze. Samo istnienie alternatywnych kształtów nie wystarczy, by przyznawać uprawnionemu monopol wynikający z prawa z rejestracji wzoru. Organ badający dany wzór pod kątem art. 8 ust. 1 rozporządzenia musi więc ustalić, czy określona cecha była podyktowana tylko zadaniami produktu, czy też istniały także inne przyczyny ustalenia jej w dany sposób.
Paulina Piekut, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
