Własność intelektualna po Brexicie | Co do zasady

Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej 1 lutego 2020 r. Zaraz skończy się tzw. okres przejściowy, który trwa do 31 grudnia 2020 r. Co się stanie z własnością intelektualną od 1 stycznia 2021 r.?¹ Jak będzie wyglądać rejestracja znaków, wzorów czy wynalazków w Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii? Czy zmienia się zakres terytorialny ochrony już uzyskanej? Co z domenami poziomu europejskiego .eu posiadanymi przez obywateli i spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii? Zmiany mają wpływ na działalność przedsiębiorców, którzy korzystali dotychczas z benefitów przyznawanych przez prawa o zasięgu unijnym. Teraz muszą dostosować się do zmian i pamiętać o nowych obowiązkach.

Poniżej odpowiadamy na kluczowe dla przedsiębiorców pytania.

Znaki towarowe Unii Europejskiej i wzory wspólnotowe

• Zarejestrowane do 31 grudnia 2020 r.

Znaki towarowe Unii Europejskiej i wzory wspólnotowe, które do 31 grudnia 2020 r. zostaną zarejestrowane w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, Hiszpania), będą automatycznie „skopiowane” do rejestru krajowych znaków towarowych Wielkiej Brytanii prowadzonego przez UK IPO (Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii). Trzeba podkreślić, że chodzi wyłącznie o te znaki i wzory, co do których do 31 grudnia 2020 r. wydana została przez EUIPO decyzja o ich rejestracji. Dla każdego takiego znaku lub wzoru stworzone będzie porównywalne prawo krajowe², które swoim zasięgiem obejmie wyłącznie terytorium Wielkiej Brytanii. Właściciel będzie więc dysponował od 1 stycznia 2021 r. dwoma prawami – unijnym i brytyjskim. Będą one obejmować te same towary i usługi, mieć tę samą datę zgłoszenia, pierwszeństwa i rejestracji. Aby znak czy wzór został „skopiowany” do UK IPO, nie trzeba składać żadnych wniosków, a uzyskanie brytyjskiego prawa krajowego do znaku lub wzoru nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Oznacza to jednak, że od 1 stycznia 2021 r. zmienią się zasady odpłatności za znaki i wzory. Dotychczas uprawniony ze znaku towarowego UE lub wzoru wspólnotowego ponosił jedną opłatę na rzecz EUIPO, która przedłużała ochronę znaku lub wzoru na terytorium całej Unii, w tym Wielkiej Brytanii. Od stycznia 2021 r. jeśli uprawniony będzie chciał utrzymać ochronę obu znaków lub wzorów, tj. unijnego i brytyjskiego, będzie musiał uiścić dwie opłaty – jedną do EUIPO, a drugą do UK IPO.

• Będące 1 stycznia 2021 r. w trakcie rejestracji

Znaki i wzory zgłoszone do EUIPO, których proces rejestracji nie zakończył się do 31 grudnia 2020 r., nie zostaną automatycznie „skopiowane” do brytyjskiego rejestru. Aby korzystać z ochrony dla takiego znaku lub wzoru także na terytorium Wielkiej Brytanii, zgłaszający musi w terminie do 30 września 2021 r. złożyć w UK IPO wniosek o udzielenie mu prawa na taki sam znak towarowy lub wzór przemysłowy jak ten zgłoszony w Unii. Konieczne będzie uiszczenie stosownej opłaty za złożenie wniosku i uzyskanie ochrony oraz przejście pełnego procesu rejestracji znaku lub wzoru przed UK IPO. Skorzystanie z tej procedury pozwoli jednak właścicielowi uzyskać rejestrację brytyjską z tą samą datą pierwszeństwa i datą zgłoszenia, z których korzysta znak lub wzór zgłoszony w EUIPO.

• Zgłaszane od 1 stycznia 2021 r.

Prawa do znaków towarowych i wzorów wspólnotowych zgłaszanych w EUIPO od 1 stycznia 2021 r. będą obejmowały wyłącznie terytorium Unii Europejskiej, w skład którego nie wchodzi Wielka Brytania. Jeśli przedsiębiorca będzie zainteresowany ochroną znaku lub wzoru na terytorium Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, musi oddzielnie ubiegać się o prawo krajowe i prawo unijne w ramach osobnych postępowań. Konieczne jest złożenie (i opłacenie) do EUIPO i UK IPO wniosków o udzielenie prawa, a następnie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków i zarejestrowania dwóch praw, uiszczanie systematycznych opłat na rzecz obu instytucji.

Używanie znaku towarowego

Zasadą jest, że znak towarowy musi być używany. Jeśli właściciel nie używa znaku w sposób rzeczywisty na terytorium, na którym znak korzysta z ochrony przez co najmniej 5 lat od daty rejestracji, znak może zostać wygaszony. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie potwierdzał jednak, że dla wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego Unii Europejskiej nie jest konieczne używanie go w każdym państwie członkowskim, a wystarczające może być używanie znaku w nawet tylko jednym z państw członkowskich, np. tylko w Niemczech lub w Wielkiej Brytanii.

Zarówno znaki towarowe zarejestrowane w EUIPO, jak i te brytyjskie muszą być używane, a ich nieużywanie wiąże się z ryzykiem wygaszenia prawa. Te same zasady dotyczą znaków brytyjskich, które powstaną automatycznie 1 stycznia 2021 r. jako kopie znaków zarejestrowanych w EUIPO. W tym wypadku jednak przewidziano jeden wyjątek. W ciągu najbliższych 5 lat w postępowaniach o wygaszenie brytyjskiego znaku, który powstał od pierwotnie udzielonego znaku towarowego UE, wystarczające będzie wykazanie rzeczywistego używania znaku towarowego UE w Unii Europejskiej, a nie w Wielkiej Brytanii. Znak ten nie musi więc być używany do 1 stycznia 2021 r. na terytorium Zjednoczonego Królestwa, o ile używanie go poza nim wystarcza dla uznania, że jest on rzeczywiście używany w Unii Europejskiej. Zasada ta nie dotyczy znaków rejestrowanych po 1 stycznia 2021 r. w UK IPO.

Używanie znaku UE od 1 stycznia 2021 r. nie będzie zaliczane na konto używania znaku brytyjskiego i odwrotnie. Po uzyskaniu prawa do brytyjskiego znaku towarowego właściciel powinien rozpocząć jego używanie. Jak już wspomniano, brak używania znaku w sposób rzeczywisty przez okres 5 lat może narazić właściciela na postępowanie wygaszeniowe i utratę prawa. Tak samo jest w przypadku znaków towarowych Unii Europejskiej. Jeśli dotychczas właściciel znaku towarowego UE używał go tylko w Wielkiej Brytanii, to od 1 stycznia 2021 r. używanie wyłącznie na tym terytorium nie wystarczy dla zachowania prawa. Jeśli w ciągu 5 lat od daty rejestracji właściciel nie rozpocznie używania znaku UE poza Wielką Brytanią, musi się liczyć z ryzykiem utraty prawa  i utrzymania tylko rejestracji brytyjskiej.

Konsekwentnie, od 1 stycznia 2021 r., chcąc wygasić znak towarowy Unii Europejskiej i „skopiowany” znak brytyjski, trzeba będzie złożyć dwa osobne wnioski o wygaszenie i prowadzić niezależne postępowania w osobnych jurysdykcjach.

Renoma znaku towarowego

Znaki towarowe, które cieszą się renomą, korzystają z szerszej ochrony niż znaki „zwykłe”. W skrócie, w takim przypadku nie musi występować podobieństwo towarów czy usług, dla których zarejestrowano znak i dla których używane jest oznaczenie naruszające.  Dla „podobieństwa” znaku i oznaczenia wystarczy, że oznaczenie późniejsze budzi skojarzenia ze znakiem renomowanym. Renomę znaku towarowego trudno jest wykazać, niemniej jednak, jeśli się to uda, znacząco ułatwia to dochodzenie naruszenia prawa.

Właściciele znaków towarowych Unii Europejskiej mogą dochodzić naruszenia renomowanego znaku towarowego w Wielkiej Brytanii, powołując za podstawę znak brytyjski, który powstanie 1 stycznia 2021 r. przez skopiowanie prawa unijnego. Podstawą faktyczną roszczenia będzie renoma uzyskana do końca 2020 r. przez znak towarowy Unii Europejskiej oraz renoma wynikająca z używania znaku „skopiowanego” w Zjednoczonym Królestwie od 1 stycznia 2021 r.

Jeśli znak towarowy Unii Europejskiej uzyskał renomę w Unii, lecz poza Wielką Brytanią (a więc np. w Hiszpanii, Francji, Grecji czy Niemczech), to dochodzenie naruszenia znaku jako renomowanego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r. będzie znacząco utrudnione, bowiem wymagać będzie w pierwszej kolejności uzyskania renomy na tym terytorium.

Import i eksport towarów

Brexit może też wpłynąć na działalność przedsiębiorców, którzy swój biznes opierają na przywozie towarów z Wielkiej Brytanii lub wywozie ich do Wielkiej Brytanii z krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Znakomita większość tych dóbr chroniona jest prawami własności przemysłowej, np. są opatrzone zarejestrowanym znakiem towarowym Unii Europejskiej albo ich kształt jest chroniony jako wzór wspólnotowy.

Handel unijny nienaruszający własności intelektualnej (czyli handel równoległy) możliwy jest dzięki tzw. wyczerpaniu prawa. W uproszczeniu polega ono na tym, że po wprowadzeniu towarów do obrotu na terenie EOG przez uprawnionego ze wzoru czy znaku  lub za jego zgodą właściciel prawa nie może sprzeciwiać się dalszemu obrotowi tymi towarami w ramach EOG. Z tego względu przed Brexitem towary wprowadzone przez uprawnionego lub za jego zgodą na rynek brytyjski mogły być dalej dystrybuowane do innych krajów EOG, np. do Francji czy Polski. Zasada ta nadal obowiązuje w stosunku do towarów wprowadzonych do obrotu na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. Prawa wyczerpują się zarówno w EOG, jak i w Wielkiej Brytanii.

Zmiany zajdą jednak od 1 stycznia 2021 r.

• Eksport z Wielkiej Brytanii do EOG

Od 1 stycznia 2021 r. prawa do towarów wprowadzonych do obrotu w Wielkiej Brytanii przez uprawnionego lub za jego zgodą nie będą uznawane za wyczerpane na terytorium EOG. Oznacza to, że przedsiębiorstwa eksportujące towary chronione prawami własności intelektualnej z Wielkiej Brytanii do EOG będą potrzebować dodatkowej zgody właściciela praw. Może to oznaczać konieczność ponownej analizy umów i dotychczasowych uzgodnień biznesowych, tak by nie narazić się na konsekwencje prawne i roszczenia uprawnionych. Właściciele praw wyłącznych mogą bowiem odmówić zgody na taki eksport.

• Eksport z EOG do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 r. prawa do towarów wprowadzonych do obrotu w EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą będą nadal uznawane za wyczerpane w Wielkiej Brytanii. Przywóz oryginalnych towarów z EOG do Wielkiej Brytanii pozostanie więc przynajmniej na razie bez zmian. Jednak może się to zmienić już na początku 2021 r., bowiem Wielka Brytania zdecyduje wtedy o własnych zasadach wyczerpania praw własności intelektualnej co do towarów wprowadzanych do obrotu na terenie EOG³.

Występowanie przed EUIPO

Osoby niemające w EOG miejsca stałego zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności albo siedziby przedsiębiorstwa muszą być reprezentowane w postępowaniu przed EUIPO (np. w sporze w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego czy wygaszenia prawa na znak towarowy Unii Europejskiej) przez profesjonalnych pełnomocników. Wyjątkiem jest dokonanie zgłoszenia znaku towarowego UE lub wzoru wspólnotowego oraz przedłużenie ich ochrony. Oznacza to, że od stycznia 2021 r. obywatele brytyjscy i podmioty z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie nie będą mogli samodzielnie działać przed EUIPO z wyjątkiem wskazanym wyżej.

Zmiany dotkną także prawników brytyjskich, którzy dotychczas reprezentowali strony przed EUIPO. Zasadą jest, że pełnomocnikiem przed EUIPO może być tylko osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

• wykonuje zawód prawnika, posiadając odpowiednie kwalifikacje w jednym z państw członkowskich EOG,
• ma siedzibę w EOG,
• jest uprawniona do występowania w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu znaków towarowych w państwie członkowskim EOG.

Prawnik brytyjski będzie więc mógł występować przed EUIPO jako pełnomocnik jedynie wtedy, gdy poza posiadaniem uprawnień praktyka brytyjskiego będzie wykonywał zawód w państwie członkowskim EOG, posiadał tam siedzibę i miał uprawnienia do reprezentacji strony w postępowaniach dotyczących znaków towarowych. Wyjątek stanowią postępowania, które 31 grudnia 2020 r. będą w toku  – prawnik brytyjski, który w danej sprawie został umocowany jako pełnomocnik, może w dalszym ciągu reprezentować swojego klienta na wszystkich etapach postępowania.

Patenty europejskie

Dotychczasowa procedura uzyskiwania patentu europejskiego, a następnie jego walidacji w wybranych przez zgłaszającego krajach pozostaje bez zmian. Wynika to stąd, że udzielanie patentów europejskich regulowane jest przepisami Konwencji o udzielaniu Patentów Europejskich, której Wielka Brytania jest stroną. Mimo wystąpienia z Unii Europejskiej Wielka Brytania nie wypowiedziała ww. Konwencji, a więc patenty europejskie walidowane w Zjednoczonym Królestwie pozostaną w mocy. Podmioty z Wielkiej Brytanii będą mogły składać wnioski o przyznanie patentu europejskiego i żądać jego walidacji w każdym z krajów, które podpisały Konwencję. Jednocześnie podmioty spoza Zjednoczonego Królestwa będą mogły w ramach tej samej procedury ubiegać się o walidację patentów na terytorium Wielkiej Brytanii.

Skutki Brexitu w odniesieniu do patentów odczuwalne będą jedynie w aspekcie jednolitego patentu europejskiego. Wielka Brytania zapowiedziała, że nie będzie brała udziału w tym systemie, co oznacza, że jednolity patent europejski nie będzie wywoływał skutków na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Aby uzyskać ochronę, konieczne więc będzie walidowanie tam patentu europejskiego lub uzyskanie rejestracji krajowej.

Domeny .eu

Od 1 stycznia 2021 r. domeny .eu nie będą rejestrowane na rzecz osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, które nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego UE, ani na rzecz przedsiębiorstw i organizacji mających siedzibę w Wielkiej Brytanii. Nie będzie możliwy też transfer domeny na takie podmioty. Wynika to stąd, że właścicielem domeny .eu może być tylko obywatel Unii Europejskiej, osoba fizyczna mieszkająca w Unii lub przedsiębiorstwo lub organizacja z siedzibą w Unii.

Aby po 31 grudnia 2020 r. dalej posiadać taką domenę, należy do końca 2020 r. wykazać przed EURid (organizacją zarządzającą domenami .eu), że właściciel spełnia warunki podmiotowe uprawniające go do utrzymywania domeny .eu, a więc np. obywatel brytyjski mieszkający poza Zjednoczonym Królestwem musi wskazać EURid swój adres zamieszkania w państwie członkowskim UE.

Brak potwierdzenia powyższej kwestii będzie skutkował zawieszeniem domeny od 1 stycznia 2021 r. W konsekwencji nie będzie można na niej obsługiwać żadnej usługi, np. strony internetowej czy poczty e-mail. Potwierdzenie spełnienia kryteriów po 31 grudnia 2020 r. pozwoli przywrócić funkcjonalności domeny. Jeśli jednak do 1 kwietnia 2021 r. status właściciela domeny wciąż nie zostanie skorygowany, to domena oznaczona zostanie jako „wycofana”, a od 1 stycznia 2022 r. stanie się ponownie dostępna do rejestracji.

W przypadku spółek i organizacji utworzonych w Wielkiej Brytanii utrzymanie domeny .eu wiązać się będzie z jej przeniesieniem na inny podmiot, np. spółkę powiązaną utworzoną w UE.

Podsumowanie

Brexit będzie miał wpływ na większość przedsiębiorców z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Właściciele zgłoszonych lub zarejestrowanych znaków towarowych UE i wzorów wspólnotowych muszą wkrótce podjąć decyzje dotyczące, odpowiednio, uzyskania lub utrzymania swoich praw w Zjednoczonym Królestwie. Warto w tym względzie przyjrzeć się swojemu portfolio, zakresowi używania znaków i wzorów oraz planom na przyszłość, a decyzje oprzeć na realiach biznesowych. Przedsiębiorcy powinni też – najlepiej z pomocą prawnika – przeanalizować swoje strategie ochrony własności intelektualnej oraz umowy handlowe, aby po 31 grudnia 2020 r. nadal skutecznie chronić prawa wyłączne zarówno w UE, jak i w Wielkiej Brytanii i korzystać z nich bez ryzyka.

Aktualizacja: czekająca na ratyfikację umowa handlowa między UE a UK nie będzie miała wpływu na zasady opisane w niniejszym artykule.

Paulina Mleczak, radca prawny, Lena Marcinoska, adwokat, Monika Wieczorkowska, rzecznik patentowy, Sandra Lipińska, aplikant rzecznikowski, praktyka prawa własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy