Trzy pasy górą | Co do zasady

Sąd odmówił rejestracji znaku przedstawiającego dwa równoległe pasy na obuwiu sportowym. Różna liczba pasów w zgłoszonym oznaczeniu nie wyklucza kolizji ze znakami towarowymi adidas przedstawiającymi trzy pasy.

Wyrok Sądu z 21 maja 2015 r., w sprawie T-145/14

Przedmiotem sporu był graficzny znak towarowy przedstawiający dwa równoległe pasy umieszczone na bucie sportowym. Znak został zgłoszony do rejestracji przez belgijską spółkę Shoe Brand Europe BVBA dla obuwia (klasa 25):

Zgłoszony znak jest przykładem tzw. znaku pozycyjnego – jego istota polega na umieszczeniu go na towarze w konkretnym miejscu. W tym przypadku był to bok buta, na którym pasy biegły skośnie ku górze w kierunku pięty.

Sprzeciw wobec rejestracji znaku wniosła spółka adidas AG, przeciwstawiając mu swoje wcześniejsze znaki towarowe przedstawiające trzy pasy, zarejestrowane dla identycznych towarów:

Dwa podstawowe zarzuty adidas AG podniesione w skardze były następujące:

• po pierwsze wcześniejsze znaki towarowe adidas są podobne do spornego oznaczenia w stopniu rodzącym ryzyko konfuzji (art. 8 (1)(b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego),
• po drugie używanie oznaczenia podobnego do wcześniejszych renomowanych znaków adidas przyniosłoby jego właścicielowi nienależne korzyści i byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy tychże znaków (art. 8 (5) ww. rozporządzenia).

OHIM nie uznał zarzutów za zasadne. Co do pierwszego z nich stwierdził, że różnica w liczbie pasów i ich różne położenie przesądzają o tym, że znaki nie są podobne, a ryzyko konfuzji jest wyłączone. Urząd stwierdził, że istotne jest umiejscowienie pasów na bucie i to ono wskazuje na pochodzenie tak oznaczonych towarów; motyw pasów na obuwiu sportowym sam w sobie jest zaledwie banalnym elementem dekoracyjnym. Takiej oceny nie zmienia renoma znaków adidas, ich intensywne używanie ani fakt, że przeciwstawione oznaczenia są używane dla identycznych towarów. Oddalając drugi zarzut, Urząd stwierdził, że właściwy krąg odbiorców nie dostrzeże związku między oznaczeniami, gdyż decydujące znaczenie dla braku podobieństwa ma liczba pasów i ich ułożenie.

Opisane podstawy sprzeciwu zostały poddane dalszej ocenie Sądu, który krytycznie podszedł do analizy Urzędu i stwierdził, że pomiędzy znakami zachodzi podobieństwo powodujące ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów. Podstawą odmiennej oceny Sądu były inne wnioski dotyczące właściwego kręgu odbiorców, za których uznał ogół konsumentów zainteresowanych zakupem obuwia sportowego. Osoby te cechuje przeciętny poziom uważności. Nie przywiązują one wagi do szczegółów takich jak geometryczne elementy dekoracyjne, o czym był przekonany OHIM. Konsumenci nie dokonują też ich analizy. Dalej Sąd stwierdził, że same pasy umieszczone na bucie są elementem charakterystycznym i pełnią ważną rolę. O ile same pasy będą od razu zauważone przez konsumentów, o tyle różnice w ich położeniu i nachyleniu już nie. Z tego powodu o istnieniu pewnego stopnia wizualnego podobieństwa między oznaczeniami decyduje samo umieszczenie pasów na bucie. Podobieństwa nie mogą podważyć różnice ani w ich położeniu, ani nachyleniu.

Zdaniem Sądu OHIM, oceniając podobieństwo znaków, nie przeanalizował wszystkich cech pasów przedstawionych w spornym znaku, takich jak ich kształt (zakrzywione lub proste), wielkość (szerokość i długość) oraz kolor. Urząd niezasadnie pominął w ocenie podobieństwa oznaczeń to, że pasy są:

• takiej samej szerokości
• równoległe
• położone w takiej samej odległości od siebie
• kontrastujące z tłem buta.

Natomiast kryterium, do którego w ocenie Sądu OHIM przyłożył zbyt dużą wagę, jest liczba pasów. Jak stwierdził Sąd: różnica pomiędzy dwoma czy trzema pasami nie może być uważana przez przeciętnego konsumenta, o przeciętnym poziomie uwagi, za ważną.

Sąd przypomniał też utrwalone orzecznictwo, zgodnie z którym kolizje ze znakiem renomowanym, o których mowa w art. 8 (5) rozporządzenia, stanowią konsekwencję tylko pewnego stopnia podobieństwa między znakiem wcześniejszym a zgłoszonym do rejestracji. W jego wyniku dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą porównywane znaki, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek. Stopień podobieństwa może być w tym przypadku mniejszy niż ten konieczny do wystąpienia ryzyka konfuzji. Skoro w okolicznościach sprawy zachodzi podobieństwo wystarczające dla odmowy rejestracji na podstawie art. 8(1)(b), to tym bardziej zastosowany powinien być art. 8(5). Dlatego też ta druga podstawa skargi uzyskała aprobatę Sądu.

Komentowany wyrok potwierdza, że o uznaniu oznaczeń za podobne decydują ich zbieżne elementy, a nie różnice. Klienci nie dokonują szczegółowego porównania oznaczeń umieszczonych na towarach i nie analizują ich poszczególnych cech, tylko odtwarzają w pamięci jedynie ogólny obraz zapamiętanego wcześniej oznaczenia. Tym samym im lepiej znany jest znak wcześniejszy – jak znak adidas przedstawiający trzy pasy – tym łatwiej o utożsamienie z nim znaku do niego podobnego.

Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy