Podróbki na targu | Co do zasady

Jeśli na targowisku są sprzedawane podróbki towarów markowych, dzierżawca placu targowego może być uznany za pośrednika przy naruszeniach prawa własności intelektualnej.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd przeciwko Delta Center a.s.

Dotychczasowe orzecznictwo w zasadzie przesądziło odpowiedzialność pośrednika internetowego przy naruszeniach prawa własności intelektualnej online. Pisaliśmy o tym m.in. w artykułach o pośrednikach internetowych i o możliwości blokowania stron internetowych. Tym razem Trybunał zmierzył się z pytaniem, czy pośrednikiem przy naruszeniu prawa własności intelektualnej może być dzierżawca hal targowych poddzierżawiający stanowiska handlowe.

Stan faktyczny

Spółka Delta Centre jest dzierżawcą placu targowego zwanego „Pražská tržnice” (praskie hale targowe). Poddzierżawia ona indywidualnym podmiotom stanowiska handlowe na tym placu. Umowy dzierżawy nakładają obowiązek przestrzegania prawa. Ponadto poddzierżawcy otrzymali sporządzoną w języku czeskim i wietnamskim ulotkę zatytułowana „Ostrzeżenie dla sprzedawców”. Ulotka ta podkreśla, że sprzedaż podrobionych towarów jest zabroniona i może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy stanowiska handlowego.

Producenci i dystrybutorzy towarów markowych – Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd – ustalili, że w „Pražská tržnice” są sprzedawane podróbki ich towarów i wystąpili z żądaniem, by sąd nakazał Delta Center:

1. zaprzestania zawierania lub przedłużania umów dzierżawy stanowisk handlowych w tych halach z osobami, w odniesieniu do których stwierdzono, mocą ostatecznej decyzji sądu lub organu administracji, że ich działania stanowiły naruszenie lub stwarzały ryzyko naruszenia znaków towarowych;
2. zaprzestania zawierania lub przedłużania tego rodzaju umów, jeśli postanowienia tych umów nie zawierają zobowiązania podmiotu handlującego do powstrzymania się od naruszania praw własności intelektualnej skarżących bądź klauzuli, zgodnie z którą Delta Center może wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia lub ryzyka naruszenia tych praw;
3. wystosowania, w pewnych określonych przez skarżących przypadkach, pisma z przeprosinami i opublikowania komunikatu na własny koszt w czasopiśmie Hospodářské nowiny.

Sprawa dotyczyła interpretacji art. 11 dyrektywy 2004/48¹, który stanowi, że „Państwa członkowskie² zapewniają, że tam, gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe mogą wydawać naruszającym zakaz kontynuacji naruszenia. Jeśli tak przewiduje prawo krajowe, niewypełnienie zakazu poddaje naruszającego, gdzie właściwe, powtarzalnej karze pieniężnej w celu zapewnienia zgodności z zakazem. Państwa członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE³”.

W takim stanie prawnym i faktycznym sąd I instancji oddalił żądanie wydania nakazów. Chociaż uznał on, że Delta Center jest „osobą, której środki lub usługi są wykorzystywane przez osoby trzecie” w rozumieniu właściwego prawa czeskiego, to stwierdził jednak, że nie wystąpiło naruszenie lub ryzyko naruszenia praw Tommy Hilfiger Licensing et al., jako że dla kupujących było oczywiste, że rozpatrywane towary są podróbkami, czyli nie są ani produkowane, ani dystrybuowane przez skarżących.

Od tego wyroku wniesiono apelację. Sąd II instancji potwierdził zasadność oddalenia żądania wydania nakazów przez sąd I instancji. Zdaniem sądu II instancji szeroka wykładnia wyrażenia „środki lub usługi […] wykorzystywane przez strony trzecie do naruszania” (prawo czeskie) oraz wyrażenia „z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” (art. 11 dyrektywy 2004/48) doprowadziłaby do sytuacji absurdalnych. Można by na przykład uznać, że zaopatrywanie w energię elektryczną czy wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi środek umożliwiający naruszanie praw własności intelektualnej.

Tommy Hilfiger Licensing et al. wnieśli kasację do Sądu Najwyższego, który uznał, że toczący się przed nim spór wymaga wzięcia pod uwagę wykładni art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 dokonanej przez Trybunał w sprawie C-324/09 L’Oréal i in. (opisywanej przez nas w artykule „eBay na cenzurowanym”). Wyrok w sprawie C-324/09 L’Oréal dotyczył naruszeń prawa własności intelektualnej na rynku elektronicznym online. Tym samym powstało pytanie, czy wspomnianą wykładnię należy również stosować w sytuacji, gdy naruszenia praw własności intelektualnej miały miejsce na istniejącym fizycznie placu targowym. Z tego względu Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

1. Czy dzierżawca placu targowego, który udostępnia indywidualnym podmiotom handlującym, do ich użytku, stragany i miejsca, na których stragany mogą zostać umieszczone, jest pośrednikiem, z usług którego korzystają osoby trzecie do naruszania prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48?
2. Czy na dzierżawcę placu targowego, który udostępnia indywidualnym podmiotom handlującym, do ich użytku, stragany i miejsca, na których stragany mogą zostać umieszczone, mogą zostać nałożone środki przewidziane w art. 11 dyrektywy 2004/48, na takich samych warunkach jak te określone przez Trybunał w wyroku C-324/09 L’Oréal i in. w odniesieniu do nakładania środków na operatorów rynków elektronicznych online?

Dzierżawca placu targowego pośrednikiem przy naruszeniu prawa własności intelektualnej

Odpowiadając na pierwsze pytanie, Trybunał przypomniał, że w myśl utrwalonego orzecznictwa art. 11 zdanie 3 dyrektywy 2004/48 (podobnie jak art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29, do której się on odnosi) nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia możliwości zobligowania pośrednika, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania prawa własności intelektualnej, niezależnie od ponoszenia przez niego ewentualnie własnej odpowiedzialności, do podjęcia działań służących zaprzestaniu naruszania tych praw oraz działań mających na celu zapobieżenie nowym naruszeniom (zob. wyrok C-324/09 L’Oréal i in.). Aby dany podmiot gospodarczy został zakwalifikowany jako „pośrednik” w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48, należy wykazać, że świadczy on usługę, która może być wykorzystywana przez jedną lub szereg innych osób do naruszania jednego lub szeregu praw własności intelektualnej, przy czym nie ma potrzeby, by utrzymywał on z tą lub z tymi osobami szczególny stosunek (zob. omawiany już przez nas wyrok C-314/12 UPC Telekabel Wien).

W tym wypadku bezsporne jest, że Delta Center jest dzierżawcą hal targowych „Pražská tržnice” i prowadzi działalność gospodarczą, która polega na poddzierżawianiu stanowisk handlowych usytuowanych w tych halach targowych. Tego rodzaju wykonywana odpłatnie działalność stanowi świadczenie usług. Nie kwestionuje się również tego, że niektóre spośród podmiotów handlujących, którym Delta Center poddzierżawia te stanowiska handlowe, wykorzystują je do oferowania odwiedzającym te hale towary będące podróbkami towarów markowych. Zdaniem Trybunału podmiot gospodarczy, który świadczy osobom trzecim usługę dzierżawy lub poddzierżawy miejsc na placu targowym, dzięki której osoby te posiadają dostęp do tego placu i oferują na nim sprzedaż towarów będących podróbkami towarów markowych, należy zakwalifikować jako „pośrednik[a], z usług któr[ego] korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” w rozumieniu tego przepisu.

Co ważne, Trybunał stwierdził, że z dyrektywy 2004/48 nie wynika, że jej zakres stosowania jest ograniczony do handlu elektronicznego. Zatem okoliczność, że udostępnianie stanowisk handlowych dotyczy rynku elektronicznego online lub istniejącego fizycznie placu targowego, takiego jak hale targowe, jest bez znaczenia. Ponadto cel dyrektywy 2004/48 polegający na zapewnieniu wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu ochrony własności intelektualnej na rynku wewnętrznym zostałby znacznie osłabiony, gdyby wobec podmiotu gospodarczego, który udziela osobom trzecim dostępu do istniejącego fizycznie placu targowego, czego efektem jest sprzedaż towarów stanowiących podróbki towarów markowych, nie można było wystosować nakazów, o których mowa w art 11 zdanie trzecie tej dyrektywy.

Zasady wydawania nakazów bądź zakazów wobec pośredników określa prawo krajowe i wyrok w sprawie C-324/09 L’Oréal

Odpowiadając na drugie pytanie, Trybunał przypominał, że zasady wydawania nakazów, które państwa członkowskie są zobowiązane przewidzieć na podstawie art. 11 zdanie trzecie tej dyrektywy, takie jak warunki, które należy spełnić, i procedury, których należy przestrzegać, należą do prawa krajowego. Owe reguły prawa krajowego powinny pozwalać na osiągnięcie celów przyświecających dyrektywie 2004/48. Oznacza to, że nakazy powinny być skuteczne i odstraszające, słuszne i proporcjonalne. Jednocześnie nie mogą one być nadmiernie kosztowne i nie mogą tworzyć ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Nie można też wymagać od pośrednika ogólnego i stałego nadzorowania jego klientów. Pośrednik może natomiast zostać zmuszony do podjęcia działań zapobiegających wystąpieniu dalszych naruszeń tego samego rodzaju przez ten sam podmiot handlujący (zob. C-324/09 L’Oréal i in.). Trybunał uznał, że każdy nakaz w rozumieniu art. 11 zdania trzecie dyrektywy 2004/48 może zostać wydany jedynie wtedy, gdy zapewnia odpowiednią równowagę między ochroną własności intelektualnej a brakiem przeszkód w handlu prowadzonym zgodnie z prawem (zob. C-324/09 L’Oréal i in.).

Co na to prawo polskie?

Poszukując podstawy odpowiedzialności pośredników przy naruszeniu praw własności intelektualnej, polska doktryna i orzecznictwo odwołują się do prawa cywilnego, do do art. 422 k.c.⁴ i 439 k.c.⁵ Zgłaszane są przy tym jednak zastrzeżenia, że przepisy te nie stanowią prawidłowej implementacji art. 11 dyrektywy 2004/48 i art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 z uwagi na ograniczony zakres podmiotowy i przedmiotowy ich zastosowania. Pojawia się więc pytanie, jak dyspozycje wynikające z omawianego wyroku będą stosowane w Polsce.

dr Monika A. Górska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy