OHIM powinien uwzględnić wyrok sądu krajowego, ale nie jest nim związany | Co do zasady

Trudne relacje między orzeczeniami sądów krajowych i orzeczeniami organów UE w sprawach znaków towarowych.

Orzeczenie Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-378/13

Sąd Unii Europejskiej wypowiedział się na temat relacji pomiędzy orzeczeniami krajowych sądów w sprawach naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych a orzeczeniami wydawanymi przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej: OHIM) dotyczącymi rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.

Dualizm ochrony znaków towarowych w krajach UE

Za rejestrację wspólnotowych znaków towarowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego odpowiada OHIM. Rejestruje on wspólnotowe znaki towarowe i rozpatruje sprzeciwy wobec dokonanych zgłoszeń, a także wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia lub nieważności zarejestrowanych znaków towarowych.

Równolegle do OHIM w krajach członkowskich działają wyspecjalizowane sądy, które zajmują się sporami dotyczącymi naruszenia wspólnotowych znaków towarowych. W Polsce takim sądem jest XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Właściwość tych wyspecjalizowanych sądów obejmuje przede wszystkim sprawy dotyczące naruszenia lub zagrożenia naruszeniem wspólnotowych znaków towarowych. Sądy te, tak jak OHIM, upoważnione są także do rozpatrywania wniosków o stwierdzanie wygaśnięcia lub nieważności wspólnotowego znaku towarowego. Kompetencja ta przysługuje sądom w przypadku złożenia wniosku w ramach powództwa wzajemnego w postępowaniu o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego.

Obok systemu wspólnotowych znaków towarowych w krajach członkowskich UE funkcjonują systemy krajowych znaków towarowych. Ochrona tych znaków towarowych udzielana jest przez krajowe urzędy patentowe. W Polsce organem takim jest Urząd Patentowy RP. Tak też funkcjonuje np. Urząd Własności Intelektualnej Beneluksu udzielający ochrony dla znaków towarowych, która obejmuje kraje Beneluksu. Co do zasady przesłanki udzielenia ochrony, a także podstawy dla sprzeciwu wobec takiej rejestracji czy wniosku o unieważnienie znaku towarowego, są w obu systemach właściwie tożsame.

Efektem opisanego rozwiązania jest swoisty dualizm ochrony oznaczeń w krajach członkowskich UE. Obok siebie funkcjonują dwa autonomiczne systemy ochrony. Często też zdarza się, że właściciele znaków towarowych uzyskują ochronę dla swoich oznaczeń zarówno w OHIM, jak i w urzędzie krajowym. Może się więc zdarzyć, że to samo oznaczenie będzie przedmiotem dwóch postępowań, w których zapadną rozbieżne orzeczenia co do jego zdolności do bycia znakiem towarowym. Takiej sytuacji częściowo zapobiegają przepisy rozporządzenia 207/2009 stanowiące realizację zasady res iudicata lub ne bis in idem.

Jak pokazała omawiana sprawa, możliwa jest jednak odmienna ocena zdolności do uzyskania ochrony przez identyczne oznaczenie w zależności od systemu, w którym znak towarowy zgłoszony został do ochrony, i od organu orzekającego w sprawie.

OHIM mówi jedno, a sąd belgijski – drugie

W niniejszej sprawie belgijska spółka złożyła w OHIM wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego ENGLISH PINK. Jednocześnie uzyskała ochronę dla tożsamego znaku towarowego jako znaku krajowego w Urzędzie Własności Intelektualnej Beneluksu.

Wobec zgłoszenia w OHIM wniesiony został sprzeciw przez uprawnionych do znaków towarowych zawierających element słowny PINK LADY. Decyzją z 27 maja 2011 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw, stwierdzając brak podobieństwa pod względem wizualnym, konceptualnym i fonetycznym przeciwstawionych znaków, i w konsekwencji brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Decyzją z 29 maja 2013 r. Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie, podzielając stanowisko Wydziału Sprzeciwów, a w uzupełnieniu wskazując, że nie wykazano ani renomy wcześniejszych znaków towarowych, ani też szczególnego odróżniającego charakteru tych oznaczeń.

Równolegle przed sądem belgijskim (działającym jako sąd orzekający w sprawach wspólnotowych znaków towarowych) toczyło się postępowanie o zaprzestanie naruszania znaków towarowych PINK LADY (wskazanych jako podstawa sprzeciwu przed OHIM) przez używanie oznaczenia ENGLISH PINK (wobec którego sprzeciw ów złożono). Co więcej w postępowaniu tym strona powodowa wystąpiła o unieważnienie znaku towarowego ENGLISH PINK chronionego w ramach systemu krajowego jako znak towarowy Beneluksu.

Wyrokiem z 28 czerwca 2012 r. sąd belgijski zakazał używania wspólnotowego znaku towarowego ENGLISH PINK na terytorium Unii Europejskiej, stwierdzając naruszenie znaków PINK LADY. Ponadto zgodnie z żądaniem strony powodowej unieważnił prawo do oznaczenia ENGLISH PINK zarejestrowanego jako znak towarowy krajowy.

Uprawnieni do znaków PINK LADY poinformowali OHIM o wyroku i jego uprawomocnieniu się przed wydaniem decyzji przez Izbę Odwoławczą. Mimo to, jak już wspomniano, Izba Odwoławcza nie dostrzegła przeszkód do zarejestrowania znaku ENGLISH PINK.  Doszło więc do wydania przez OHIM i organy krajowe odmiennych rozstrzygnięć w odniesieniu do w istocie tożsamych oznaczeń i przy podobnych podstawach prawnych i faktycznych tych żądań. Sąd belgijski unieważnił prawo do krajowego znaku towarowego ENGLISH PINK, uznając, że nie spełnia on przesłanek rejestracji, podczas gdy identyczny znak towarowy wspólnotowy został uznany przez OHIM za spełniający przesłanki rejestracji.

Skarga do Sądu (UE)

W takim stanie faktycznym wobec rozstrzygnięcia OHIM wniesiona została do Sądu (Unii Europejskiej) skarga, w której skarżące spółki domagały się zmiany zaskarżonej decyzji przez uwzględnienie odwołania wniesionego do Izby Odwoławczej i w konsekwencji uwzględnienie sprzeciwu, ewentualnie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

Skarżące podniosły szereg zarzutów. Sąd ograniczył się do rozpatrzenia jedynie części z nich.

1. Naruszenie art. 75 rozporządzenia 207/2009 (braki uzasadnienia)

W pierwszej kolejności skarżące wskazały, że w uzasadnieniu decyzji OHIM nie odniósł się do wyroku sądu belgijskiego, który:

• przesądził o naruszeniu wspólnotowych znaków towarowych PINK LADY przez używanie kwestionowanego w postępowaniu sprzeciwowym oznaczenia ENGLISH PINK, zakazując jego używania na terytorium całej Unii Europejskiej,
• unieważnił tożsamy znak towarowy ENGLISH PINK zarejestrowany jako znak towarowy Beneluksu.

Zdaniem skarżących wyrok sądu stanowi okoliczność faktyczną i prawną rozstrzygającą lub przynajmniej szczególnie istotną w niniejszej sprawie ze względu na to, że:

• wydano go w ramach sporu między tymi samymi stronami,
• dotyczy tych samych znaków towarowych,
• oparty jest na analogicznych podstawach prawnych przewidzianych w rozporządzeniu 207/2009,
• naruszenie wynikające ze znaku towarowego ENGLISH PINK zostało uznane w odniesieniu do całej Unii Europejskiej.

Sąd podzielił ten zarzut, przyznając, że nigdzie w zaskarżonej decyzji nie wspomniano o wyroku sądu belgijskiego. Sąd przyznał jednocześnie, że okoliczność ta prima facie może być istotna dla rozstrzygnięcia sprawy wobec kompetencji sądu belgijskiego do rozstrzygania powództwa o naruszenia oraz powództw wzajemnych w odniesieniu do wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego.

Tym samym Sąd stwierdził, że OHIM może, rozstrzygając sprawę, nie podzielić stanowiska skarżących co do znaczenia wyroku sądu krajowego dla rozstrzygnięcia sprawy, przy czym nie zdejmuje to z niego obowiązku uzasadnienia takiego stanowiska. Brak uzasadnienia skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji OHIM.

2. Naruszenie ogólnych zasad pewności prawa, dobrej administracji i ochrony uzasadnionych oczekiwań

Skarżące podniosły także, że wydając orzeczenie niezgodne z wyrokiem sądu belgijskiego, Izba Odwoławcza naruszyła zasady uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa wynikające z wyroku sądu belgijskiego, co stanowiło również naruszenie zasad dobrej administracji.

Zarzut ten zdaniem Sądu odnosi się do dwóch kwestii.

Po pierwsze, ze względu na rolę przyznaną sądom orzekającym w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, Izba Odwoławcza powinna była, analizując sprawę, uwzględnić wyrok sądu belgijskiego. Wymagała tego właściwa staranność zgodna z zasadami dobrej administracji. Sąd podzielił ten zarzut, uzasadniając to – podobnie jak w przypadku zarzutu dotyczącego braku należytego uzasadnienia – znacznym podobieństwem przedmiotowym i podmiotowym obu spraw. Sąd uznał, że Izba Odwoławcza nie dokonała oceny przedstawionych jej istotnych okoliczności faktycznych z całą wymaganą starannością. Brak staranności skutkował stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji.

Drugi zarzut odnosił się do tego, że udzielając ochrony znakom towarowym PINK LADY przed naruszeniami wynikającymi ze stosowania znaku towarowego ENGLISH PINK w całej Unii Europejskiej, sąd belgijski w pewien sposób ustalił prawa stron co do kolizji tych znaków. Te ustalenia, zdaniem skarżących, OHIM powinien uwzględnić, orzekając w sprawie sprzeciwu zgodnie z zasadami pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

Sąd uznał jednak, że nie ma konieczności rozpatrywania tego zarzutu, skoro uwzględnił pierwszy z zarzutów, stwierdzając na tej podstawie nieważność decyzji Izby Odwoławczej.

3. Powaga rzeczy osądzonej / orzeczenie reformatoryjne

Skarżące podniosły, że orzeczenie sądu belgijskiego korzysta z powagi rzeczy osądzonej, a zatem jako wiążące dla OHIM i Sądu powinno skutkować zmianą zaskarżonej decyzji i uwzględnieniem sprzeciwu przez Sąd.

Na poparcie tego stanowiska skarżące wskazały, że zasada res iudicata odnosi się zarówno do sentencji, jak i do uzasadnienia orzeczenia sądu belgijskiego. Wiążący charakter orzeczenia wynika z jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego oraz potrzeby unikania niezgodności orzeczeń w odniesieniu do takich znaków towarowych, potwierdzonej w art. 56 ust. 3, art. 100 ust. 2, 6 i 7, art. 104 ust. 1 i 2 oraz w art. 109 ust. 2 i 3 rozporządzenia 207/2009, a także w przepisach rozporządzenia nr 44/2001.

Sąd na wstępie odrzucił możliwość uwzględnienia żądania wydania orzeczenia reformatoryjnego. Stwierdził bowiem, że orzeczenie zmieniające nie może być wydane w wyniku dokonania oceny okoliczności uprzednio nierozpatrywanej przez organ wydający decyzję.

Sąd stanowczo również odrzucił możliwość, aby orzeczenie sądów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w przedmiocie powództwa o naruszenie prawa do znaku towarowego wskutek używania znaku zgłoszonego do rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy korzystało z powagi rzeczy osądzonej w stosunku do organów OHIM rozstrzygających w postępowaniu sprzeciwowym. Nie zmienia tego fakt, że ten sam sąd uznał tożsamy krajowy znak towarowy za nieważny.

Sąd podkreślił, że system prawa wspólnotowych znaków towarowych jest systemem autonomicznym, zaś odmowę rejestracji takich znaków należy oceniać wyłącznie na podstawie rozporządzenia 207/2009. Wcześniejsze orzeczenia krajowe nie mogą podawać w wątpliwość zgodności decyzji OHIM z prawem.

Sąd przypomniał, że rozporządzenie 207/2009 nie zawiera żadnego przepisu, z którego wynikałoby związanie OHIM orzeczeniami sądów orzekających w sprawach o naruszenia prawa do znaku towarowego w podobnym stanie faktycznym. Przepisy przytoczone przez skarżące dotyczą zaś odmiennych sytuacji.

W końcu Sąd wskazał, że choć w oba spory są zaangażowane te same podmioty, to spory te nie są identyczne pod względem przedmiotowym. Postępowanie przed sądem belgijskim dotyczyło naruszenia praw do znaków towarowych w związku z używaniem znaku towarowego Beneluksu i ten też znak został unieważniony przez sąd. Spór toczony przed OHIM odnosi się natomiast do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Spory odnoszą się zatem do dwóch prawnie odrębnych znaków towarowych.

Niezależnie jednak od tych rozważań, wobec uwzględnienia zarzutów odnoszących się do pominięcia wyroku sądu belgijskiego i niedokonania oceny wpływu wspomnianego wyroku na sposób rozstrzygnięcia sporu, Sąd unieważnił decyzję OHIM. Urząd będzie musiał ponownie zbadać sprawę i samodzielnie ocenić kwestię znaczenia wyroku sądu belgijskiego, dając temu wyraz w uzasadnieniu swojej decyzji.

Norbert Walasek, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy