Oddział zagranicznego przedsiębiorcy nie zarejestruje na swoją rzecz znaku towarowego
Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny jest zainteresowany ochroną znaku towarowego w Polsce, może ubiegać się o jego rejestrację tylko we własnym imieniu. Polski oddział przedsiębiorstwa zagranicznego nie uzyska prawa ochronnego na znak towarowy.
W bazie znaków towarowych Urzędu Patentowego RP oprócz wielu znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych bezpośrednio przez przedsiębiorców zagranicznych można doszukać się także dużej liczby znaków towarowych zgłoszonych na rzecz ich polskich oddziałów.
Przedsiębiorca zagraniczny może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce zarówno w sposób pośredni, tj. poprzez utworzenie nowego podmiotu powiązanego z nim kapitałowo, jak i w sposób bezpośredni, tj. na podstawie przepisu art. 85 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dalej „u.s.d.g.” (Dz.U. 2010, Nr 220 poz. 1447), dzięki utworzonemu w Polsce oddziałowi. Zgodnie z definicją zawartą w art. 5 u.s.d.g. „oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności”. Zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie podkreśla się, że pomimo wyodrębnienia i określonego stopnia samodzielności oddział nie stanowi samoistnego (odrębnego) podmiotu prawa (zob. M. Szydło, Działalność oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, Prawo spółek Nr 7-8/2004, s. 70). Sąd Najwyższy w postanowieniu z 9 maja 2007 r. (II CSK 25/07.) potwierdził, że „oddział, choć jest ośrodkiem wyodrębnionym przestrzennie oraz organizacyjnie, wyposażonym z reguły w majątek i posiadającym własne kierownictwo, a także księgowość, może dokonywać tylko takich czynności, które należą do przedmiotu działalności jednostki macierzystej. Oddział znajduje się pod zwierzchnim kierownictwem ośrodka głównego, a przede wszystkim nie ma odrębnej od przedsiębiorcy podmiotowości prawnej w sferze prawa cywilnego”. Podobnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 marca 2011 r. (II FSK 1773/09), wskazując, że „nie można wywieść odrębności prawnej oddziału od spółki, którego odrębność od spółki polega tylko na funkcjonalnym i przestrzennym wydzieleniu części organizacyjno-gospodarczej spółki”.
W świetle powyższych uwag oczywiste jest, że nabycie prawa ochronnego na znak towarowy wymaga posiadania zdolności prawnej, tj. zdolności bycia podmiotem praw i obowiązków. Skoro zatem żaden przepis prawa nie przyznaje oddziałowi przedsiębiorcy zagranicznego zdolności prawnej, oznacza to, że oddział nie może nabywać we własnym imieniu żadnych praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym. Tak więc Urząd Patentowy odmówi udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, który został wadliwie zgłoszony na rzecz polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego.
Należy mieć świadomość, że w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń znaków towarowych oraz utrzymywaniem ich ochrony osoby zagraniczne mogą działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego. Nie dotyczy to podmiotów krajowych. Być może właśnie dlatego, chcąc pominąć pośrednika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, przedsiębiorcy zagraniczni wybierają pozornie prostsze rozwiązanie i znak towarowy zgłasza ich polski oddział.
Zgodnie z obowiązującą procedurą Departament Zgłoszeń Urzędu Patentowego przyjmie dokonane przez oddział zgłoszenie znaku towarowego, ale sam Urząd do jego badania przystąpi dopiero po kilku, a nawet kilkunastu miesiącach, wykazując wtedy jego wadliwość. Tymczasem oddział przez długie miesiące może pozostawać w przekonaniu, że skutecznie dokonał zgłoszenia znaku towarowego.
W takim przypadku konwalidacja czynności prawnej jest wykluczona; jakakolwiek cesja praw do zgłoszenia znaku towarowego także będzie czynnością nieważną. Nie można nawet powoływać się na stosunek pełnomocnictwa pomiędzy podmiotem zagranicznym i oddziałem, gdyż na przeszkodzie staje przymus rzecznikowski.
Tak więc w rezultacie wadliwie dokonanego zgłoszenia zamiast uzyskania oczekiwanej ochrony na znak towarowy może dojść do utraty pierwszeństwa ze zgłoszenia znaku towarowego na rzecz innego podmiotu, który zgłoszenia dokona prawidłowo.
Marzena Białasik-Kendzior, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
