Ochrona patentowa: co się zmieni od 1 czerwca 2023 r. | Co do zasady

Patent europejski o jednolitym skutku i nowy sąd patentowy – co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca i czy jest się czego obawiać?

Dyskusje na temat ujednolicenia prawa patentowego w Europie toczą się od lat 60. XX wieku. Pierwszym krokiem zbliżającym ustawodawstwa poszczególnych krajów i upraszczającym procedurę ustanowienia ochrony na terytorium  kilku państw europejskich było podpisanie w 1973 r. Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Polska przystąpiła do tej Konwencji ze skutkiem od 1 marca 2004 r.

Kolejnym krokiem milowym było podpisanie w 2013 r. przez 25 państw członkowskich Unii Europejskiej Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Miało ono umożliwić uzyskanie patentu o jednolitym skutku we wszystkich krajach Unii Europejskiej na wzór obowiązujących już praw do znaku towarowego Unii Europejskiej czy wzoru wspólnotowego. Polska – mimo początkowego entuzjazmu dla powstałej inicjatywy – nie zdecydowała się na przystąpienie do Porozumienia. Oprócz Polski spośród członków Unii Europejskiej Porozumienia nie podpisały także Hiszpania oraz Chorwacja, zaś Cypr, Czechy, Grecja, Irlandia, Rumunia, Słowacja i Węgry mimo podpisania Porozumienia wciąż nie dokonały jego ratyfikacji.

Mimo że Porozumienie zostało podpisane w 2013 r., do chwili obecnej nie weszło ono w życie. Porozumienie zacznie obowiązywać dopiero od 1 czerwca 2023 r. Jednym z warunków jego wejścia w życie było bowiem ratyfikowanie Porozumienia przez Niemcy, a proces ten przedłużył się ze względu na wątpliwości co do konstytucyjności przyjętej umowy.

Skoro Polska nie przystąpiła do Porozumienia, można by pomyśleć, że nie będzie ono miało większego znaczenia dla podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce lub prowadzących w Polsce działalność. Nic bardziej mylnego. Poniżej omawiamy w punktach, co się zmieni od 1 czerwca 2023 r. w systemie ochrony patentowej. Najpierw jednak krótko przypomnijmy, jak obecnie wygląda ochrona wynikająca z patentu europejskiego.

„Klasyczne” patenty europejskie – jak jest obecnie?

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich upraszcza proces dokonywania zgłoszeń patentowych. Zgłaszający kieruje wniosek o udzielenie patentu europejskiego do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), który weryfikuje, czy opisany w zgłoszeniu wynalazek spełnia przesłanki wymagane do przyznania patentu, i wydaje decyzję. Aby rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym było chronione na terytorium krajów, które przystąpiły do Konwencji, udzielony patent musi przejść dodatkowo tzw. procedurę walidacji w krajowym urzędzie patentowym. W zależności od przepisów przyjętych przez dany kraj wymagane może być przedłożenie tłumaczenia na język urzędowy tego kraju oraz wniesienie stosownych opłat urzędowych. Dokładnie takie wymogi przewiduje polskie prawo, wymagając, aby tłumaczenie na język polski zostało przedłożone w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania przez EPO informacji o udzieleniu patentu europejskiego (więcej informacji na temat samej procedury można znaleźć na stronie UPRP).

Po walidacji patent europejski wywołuje dokładnie takie same skutki jak patent przyznany przez krajowy urząd patentowy na danym terytorium. Ponieważ patent „żyje swoim życiem” w każdym z krajów, w których przyznana została ochrona (został walidowany), może się okazać, że organy krajowe poszczególnych państw wydadzą sprzeczne w skutkach decyzje dotyczące np. ważności udzielonego prawa, w przypadku zainicjowania przez podmiot trzeci postępowania o unieważnienie patentu. Sprzeczność ta może wynikać z odmiennej wykładni poszczególnych przesłanek zdolności patentowej przez organy danego kraju. Postępowania w przedmiocie unieważnienia patentu europejskiego toczą się bowiem na podstawie krajowych ustaw, a nie w oparciu o przepisy Konwencji. Podobnie wygląda sprawa egzekwowania prawa z patentu – uprawniony, aby uzyskać ochronę, musi wytoczyć odrębne postępowania w każdym z państw, na których terytorium zostały naruszone jego prawa. Również w tym przypadku mogą zdarzyć się sytuacje, w których jeden sąd uzna, że doszło do naruszenia patentu i udzieli ochronny, podczas gdy inny uzna, że działanie pozwanego nie wchodzi w zakres patentu.

Co zmieni wejście w życie Porozumienia?

O planach wprowadzenia w życie patentu, który miałby jednolity skutek na terytorium państw członkowskich Unii pisaliśmy na naszym portalu wkrótce po tym, jak na forum unijnym dyskusja na ten temat stała się gorąca.

Ramy prawne dla systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku tworzą:

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej,
• rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń,
• wspomniane na początku Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego z 2013 r.

Porozumienie zostało dotychczas ratyfikowane przez 17 państw i od 1 czerwca 2023 r. będzie obowiązywać na terytorium Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji i Włoch. Polska nie podpisała Porozumienia, natomiast przystąpiła do wzmożonej współpracy w dziedzinie jednolitego systemu ochrony patentowej i stosuje się wobec niej ww. rozporządzenia.

Zgodnie z ww. aktami prawnymi wniosek o przyznanie patentu o jednolitym skutku ma być składany do EPO w jednym z trzech języków, tj. angielskim, francuskim lub niemieckim.

Udzielony przez EPO patent o jednolitym skutku będzie obowiązywać automatycznie we wszystkich krajach, które przystąpiły do Porozumienia, bez potrzeby dokonywania walidacji i tłumaczenia na poszczególne języki narodowe. Patent taki będzie mógł zostać ograniczony, przeniesiony, unieważniony albo wygasnąć tylko w odniesieniu do terytorium wszystkich uczestniczących w systemie państw członkowskich. Podobnie będzie z decyzjami wydawanymi w postępowaniu o naruszenie patentu – również one obowiązywać będą automatycznie we wszystkich krajach, w których patent jednolity korzysta z ochrony. Zarówno o naruszeniu patentu, jak i o jego ważności orzekać będzie nowo utworzony Jednolity Sąd Patentowy. Jednocześnie uprawniony będzie mógł udzielić licencji na korzystanie z patentu w odniesieniu do wszystkich lub wybranych terytoriów uczestniczących państw członkowskich.

Uprawniony będzie miał prawo wybrać, czy jego patent ma mieć jednolity skutek

„Klasyczny” patent europejski zostanie utrzymany, a uprawniony będzie mógł wybrać, czy jego patent ma mieć jednolity skutek.

Po udzieleniu patentu europejskiego przez EPO wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o przyznanie jednolitego skutku w krajach uczestniczących w Porozumieniu. Jednocześnie ten sam patent będzie mógł być walidowany w innych krajach, które nie ratyfikowały Porozumienia. Wniosek o rejestrację „jednolitego skutku” trzeba złożyć w EPO nie później niż miesiąc po dacie publikacji informacji o przyznaniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym.

Jednolity skutek będzie mógł być nadany wszystkim patentom europejskim, które zostaną udzielone po dacie wejścia w życie Porozumienia. Oznacza to, że wniosek o jednolity skutek będzie można złożyć nie tylko wobec zgłoszeń składanych po 1 czerwca br., lecz także wobec zgłoszeń, które są obecnie procedowane przez EPO i w przypadku których decyzja o udzieleniu patentu zostanie opublikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym po 1 czerwca br.

Co ważne, aby umożliwić zgłaszającym uzyskanie patentu o jednolitym skutku w stosunku do rozwiązań badanych przez EPO, zanim odpowiednie akty prawne wejdą w życie, EPO przewidziało dwa środki tymczasowe:

1. zgłaszający może złożyć wniosek o opóźnienie wydania decyzji w przedmiocie patentu, tak aby decyzja została wydana po wejściu w życie Porozumienia, co umożliwi zgłaszającemu złożenie wniosku o przyznanie jednolitego skutku,
2. zgłaszający może złożyć wniosek o przyznanie jednolitego skutku przed uruchomieniem systemu.

Możliwość ubiegania się o patent europejski o jednolitym skutku pozwoli zaoszczędzić koszty walidacji patentu w wybranych krajach oraz sporządzenia tłumaczeń na języki urzędowe. Przełożyć się to może również na oszczędności w opłatach za utrzymanie patentu w mocy.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1257/2012 patent o jednolitym skutku ma być regulowany według prawa państwa, w którym podmiot składający wniosek o patent w dniu jego złożenia ma swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania bądź które jest miejscem prowadzenia przez ten podmiot działalności, pod warunkiem że miejsce to znajduje się w państwie uczestniczącym we wzmożonej współpracy, w którym patent odnosi jednolity skutek. Jeżeli zgłaszający pochodzi spoza państw uczestniczących w Porozumieniu, udzielony patent będzie podlegać prawu niemieckiemu.

Polska uczestniczy we wzmożonej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, lecz nie przystąpiła do Porozumienia. W związku z tym patent o jednolitym skutku udzielony na rzecz podmiotu pochodzącego z Polski będzie traktowany jak patent niemiecki lub patent innego kraju uczestniczącego w Porozumieniu, jeśli polski podmiot będzie tam prowadził działalność.

W przypadku kolejnych transakcji mających za przedmiot patent o jednolitym skutku patent ten nie zmienia swojego statusu i traktowany jest jak patent udzielony według prawa państwa, z którego pochodził jego pierwszy właściciel¹.

Uprawniony będzie mógł zdecydować, czy Jednolity Sąd Patentowy ma mieć jurysdykcję w przedmiocie „klasycznych” patentów europejskich

Od 1 czerwca 2023 r. Jednolity Sąd Patentowy będzie rozstrzygał spory dotyczące zarówno „klasycznych” patentów europejskich, jak i patentów jednolitych.

Porozumienie przewiduje, że w przypadku „klasycznych” patentów europejskich w okresie przejściowym (trwającym 7 lat) obowiązywać będzie równoległa jurysdykcja Jednolitego Sądu Patentowego i organów krajowych na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że uprawniony z patentu będzie mógł pozwać naruszyciela zarówno przed Jednolity Sąd Patentowy (na nowych zasadach), jak i przed sąd krajowy (na dotychczasowych zasadach). Również naruszyciel będzie mógł zdecydować, czy chce unieważnić patent – jak dotychczas – przed organami krajowymi, czy też poddać spór jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego. Po zakończeniu okresu przejściowego Jednolity Sąd Patentowy stanie się co do zasady wyłącznie właściwy do rozstrzygania sporów dotyczących zarówno patentów jednolitych, jak i „klasycznych” patentów europejskich.

Porozumienie przewiduje jednak, że uprawnieni z „klasycznych” patentów europejskich zgłoszonych/udzielonych przed wejściem w życie Porozumienia lub zgłoszonych/udzielonych w okresie przejściowym będą mogli zdecydować, czy chcą wyłączyć swoje patenty spod jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego. Taka decyzja skutkować będzie tym, że spory dotyczące tych patentów będą mogły być rozstrzygane wyłącznie przez sądy i organy krajowe – tak jak przed wejściem w życie Porozumienia.

Po upływie okresu przejściowego Jednolity Sąd Patentowy będzie miał wyłączną jurysdykcję wobec „klasycznych” patentów europejskich obowiązujących na terytorium państw uczestniczących w Porozumieniu:

• które zostały zgłoszone po zakończeniu okresu przejściowego,
• które zostały zgłoszone/udzielone przed zakończeniem okresu przejściowego i wobec których przed końcem okresu przejściowego uprawnieni nie wyłączyli jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego.

***

Przykład

Polski przedsiębiorca posiada patent europejski walidowany w Niemczech, który został udzielony przed wejściem w życie Porozumienia.

Przedsiębiorca może wybrać, czy w przypadku naruszenia jego patentu o tym naruszeniu (a w konsekwencji także o ważności patentu) orzekać ma zarówno Jednolity Sąd Patentowy, jak i odpowiednie sądy i organy krajowe, czy też – tak jak było dotychczas – wyłącznie odpowiednie sądy i organy krajowe w Niemczech.

Polski przedsiębiorca nie złożył wniosku o wyłączenie jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego. Dlatego:

• w okresie przejściowym postępowania będą się toczyć zarówno przed Jednolitym Sądem Patentowym, jak i przed organami krajowymi,
• po zakończeniu okresu przejściowego postępowania dotyczące tego patentu będą toczyć się wyłącznie przed Jednolitym Sądem Patentowym.

***

Spory dotyczące naruszenia i ważności europejskiego patentu walidowanego w krajach nieuczestniczących w Porozumieniu (np. w Polsce) do czasu ewentualnego przystąpienia przez ten kraj do Porozumienia będą rozstrzygane na dotychczasowych zasadach, tj. w przypadku Polski przed Sądem Okręgowym w Warszawie (w przedmiocie naruszenia) oraz Urzędem Patentowym RP (w przedmiocie unieważnienia).

Jurysdykcję Jednolitego Sądu Patentowego można wyłączyć w czasie trwania okresu przejściowego albo już teraz. Przewidziano bowiem tzw. „sunrise period”, w czasie którego właściciele „klasycznych” patentów mogą wystąpić o klauzule opt-out dla przyznanych patentów europejskich i opublikowanych zgłoszeń, aby wyłączyć wobec tych patentów jurysdykcję Jednolitego Sądu Patentowego. Sunrise period rozpoczął się 1 marca i trwa do 31 maja 2023 r. Wniosek o wyłączenie jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego będzie można złożyć również później, ale wyłącznie w sytuacji, kiedy przed Jednolitym Sądem Patentowym nie rozpoczęło się jeszcze żadne postępowanie. Jeśli przed Jednolitym Sądem Patentowym zawiśnie sprawa dotycząca patentu, jurysdykcja tego sądu nie będzie mogła być już wyłączona. Dokonane wyłączenie będzie skuteczne przez cały czas trwania prawa z patentu. Wyłączenie jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego będzie mogło zostać cofnięte, jeśli przed organami krajowymi nie zostało wszczęte żadne postępowanie. Po wycofaniu klauzuli „opt-out” nie będzie można ponownie o nią wystąpić.

Polski podmiot będzie mógł być pozwany przed Jednolity Sąd Patentowy, a także kwestionować ważność patentów przed tym sądem

Podmiot pochodzący z kraju nieuczestniczącego w Porozumieniu (np. z Polski), który naruszy patent europejski o jednolitym skutku, będzie odpowiadał za naruszenie tych praw przed Jednolitym Sądem Patentowym. W przypadku naruszenia „klasycznego” patentu europejskiego, wobec którego nie wyłączono jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego, można zostać pozwanym przed Jednolity Sąd Patentowy lub jak dotychczas przed zagraniczny sąd krajowy. W ramach obrony pozwany będzie mógł złożyć również przed Jednolitym Sądem Patentowym żądanie unieważnienia patentu.

W przypadku „klasycznego” patentu europejskiego – z uwagi na fakt, że w sprawach o naruszenie patentu naruszyciel pozywany jest co do zasady przed sąd państwa, w którym dany patent obowiązuje – przyznanie jurysdykcji Jednolitemu Sądowi Patentowemu nie będzie dla przedsiębiorcy przełomową zmianą. Polskie podmioty mogły bowiem już wcześniej być pozywane przed sądy zagraniczne. Trzeba mieć jednak na uwadze, że postępowanie przed Jednolitym Sądem Patentowym może okazać się bardziej kosztowne.

Inaczej ma się sprawa w przypadku patentu o jednolitym skutku. Skutek orzeczenia wydanego przez Jednolity Sąd Patentowy w przypadku patentów o jednolitym skutku będzie bardziej doniosły, gdyż będzie dotyczył automatycznie wszystkich krajów uczestniczących w Porozumieniu (oznacza to, że zakaz podejmowania określonych czynności będzie obowiązywał automatycznie na terytorium wszystkich państw, które przystąpiły do Porozumienia – tj. aktualnie na terytorium 17 państw).

Podsumowanie – co się nie zmieni?

1. Patenty europejskie wciąż będą mogły być udzielane w „klasycznej” formie na dotychczasowych zasadach i walidowane w poszczególnych krajach ochrony.
2. Patenty europejskie dla wywoływania skutków na terytorium Polski nadal będą musiały być walidowane w Urzędzie Patentowym RP.
3. Postępowania w przedmiocie naruszenia oraz ważności „klasycznego” patentu europejskiego walidowanego w Polsce będą toczyły się na dotychczasowych zasadach przed Sądem Okręgowym w Warszawie (w I instancji) oraz Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi.
4. Postępowania w przedmiocie naruszenia „klasycznego” patentu europejskiego na terytorium państwa uczestniczącego w Porozumieniu wciąż będą mogły toczyć się na dotychczas obowiązujących zasadach w okresie przejściowym, a  po jego zakończeniu, jeśli jego właściciel wyłączy wobec nich jurysdykcję Jednolitego Sądu Patentowego.
5. Decyzja w przedmiocie unieważnienia patentu o jednolitym skutku nie będzie miała bezpośredniego wpływu na ważność identycznego „klasycznego” patentu europejskiego walidowanego w Polsce. Należy się jednak spodziewać, że taka decyzja wpłynie na decyzje wydawane w postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym oraz sądami.

Co się zmieni od 1 czerwca 2023 r.?

1. Zgłaszający patent europejski będzie mógł wybrać, czy patent europejski ma mieć jednolity skutek, czy też ma obowiązywać na dotychczasowych zasadach jako „klasyczny” patent europejski.
2. Jednolity Sąd Patentowy będzie miał wyłączną jurysdykcję nad sporami dotyczącymi naruszenia i ważności patentów o jednolitym skutku.
3. Jednolity Sąd Patentowy co do zasady będzie właściwy także do rozstrzygania sporów dotyczących „klasycznych” patentów europejskich w krajach uczestniczących w Porozumieniu.
4. Uprawniony z „klasycznego” patentu europejskiego zgłoszonego/udzielonego przed wejściem w życie Porozumienia lub w okresie przejściowym będzie mógł wyłączyć jurysdykcję Jednolitego Sądu Patentowego. Patenty o jednolitym skutku nie będą mogły być wyłączone z jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego.
5. Jeśli uprawniony z „klasycznego” patentu europejskiego nie złoży wniosku o zastosowanie klauzuli opt-out, zanim przed Jednolitym Sądem Patentowym rozpocznie się postępowanie w przedmiocie naruszenia lub unieważnienia patentu, sąd ten będzie miał jurysdykcję w tych sprawach. Jurysdykcję w tych sprawach w okresie przejściowym będą mieć też organy krajowe.
6. Wniosek o zastosowanie klauzuli opt-out można złożyć już teraz w trakcie tzw. sunrise period.
7. Po upływie okresu przejściowego Jednolity Sąd Patentowy będzie wyłącznie właściwy do orzekania w sprawach dotyczących „klasycznych” patentów europejskich zgłoszonych po tej dacie w krajach uczestniczących w Porozumieniu oraz tych patentów, wobec których właściciel nie wyłączył jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego.
8. Podmiot pochodzący z państwa, które nie uczestniczy w Porozumieniu, będzie mógł być pozwany przed Jednolity Sąd Patentowy, a także żądać unieważnienia patentu o „jednolitym skutku” oraz „klasycznego” patentu przed Jednolitym Sądem Patentowym.

Ewa Nagy, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy