Naprawienie szkody przy naruszeniu praw własności intelektualnej
W wyroku z 9 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął kwestie czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu rozmiaru szkody lub wysokości słusznego wynagrodzenia z tytułu naruszenia. Orzeczenie zapadło na podstawie przepisów dotyczących rozporządzenia (WE) 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu środków ochrony odmian roślin.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 czerwca 2016 r. w sprawie Jørn Hansson v Jungpflanzen Grünewald GmbH, C-481/14
Art. 94 rozporządzenia (WE) 2100/94 w przypadku naruszenia prawa do ochrony odmiany roślin przewiduje wypłatę uprawnionemu „słusznego wynagrodzenia”. Jeśli naruszenie jest umyślne lub wynika z niedbalstwa, uprawniony może ponadto żądać naprawienia wszelkich powstałych w związku z tym szkód. Powód, Jørn Hansson, był posiadaczem wspólnotowego prawa do ochrony odmiany roślin, konkretnie gatunku stokrotek afrykańskich. Pozwany, Jungpflanzen, w latach 2002-2009 wprowadzał do obrotu bez zgody uprawnionego tę samą odmianę roślin. W postępowaniu co do istoty sprawy sąd zasądził na rzecz J. Hanssona odszkodowanie w kwocie ustalonej na podstawie opłat licencyjnych, jakie pozwany powinien był mu zapłacić za korzystanie z chronionej odmiany. Sąd nie uwzględnił pozostałych żądań powoda, tzw. dodatku za naruszenie, na który składały się m.in. dodatek do zasądzonej opłaty z tytułu zwłoki oraz zwrot kosztów postępowania. Sąd rozpatrujący odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi interpretacji przepisów dotyczących dochodzenia odszkodowania i „słusznego wynagrodzenia”.
Charakter środków odszkodowawczych
Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy przy ustalaniu „słusznego wynagrodzenia” można doliczać tzw. „dodatek za naruszenie”.
Trybunał zaznaczył, że celem wypłaty „słusznego wynagrodzenia” jest kompensacja szkody, jaką uprawniony ponosi w związku z brakiem opłaty za korzystanie z chronionej odmiany i wprowadzanie jej do obrotu. Naprawienie szkody wynikającej z niedbalstwa lub umyślności ma na celu pokrycie pozostałych uszczerbków. W związku z tym przepis ten ma przede wszystkim na celu pokrycie całości szkody. Nie może być jednak interpretowany na korzyść posiadacza prawa, tj. jako podstawa do zasądzenia dodatkowych opłat, które nie rekompensują doznanych uszczerbków. Niedopuszczalne jest żądanie jakichkolwiek „dodatków za naruszenie” mających charakter penalny.
Sposoby ustalania odszkodowań i środków z tytułu naprawienia szkody
Sąd odsyłający chciał też ustalić, czy za podwyższeniem zasądzanej sumy mogą przemawiać takie czynniki jak m.in. pozycja na rynku, wymiar czasowy i ilościowy naruszenia, ryzyko procesowe uprawnionego, koszty związane z dochodzeniem praw, odsetki od zaległego wynagrodzenia czy zysk naruszyciela.
W orzeczeniu wskazano, że nie należy utożsamiać zysku naruszyciela z poniesioną przez uprawnionego szkodą. Możliwość zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści jest możliwa na podstawie odrębnego roszczenia, które w przypadku chronionych odmian roślin jest regulowane w przepisach krajowych. Trybunał orzekł jednak, że niektóre z czynników wskazanych w pytaniu prejudycjalnym mogą być podstawą do podwyższenia „stosownego wynagrodzenia”, ale tylko wtedy, gdy ich nieuwzględnienie uniemożliwiłoby całościowe naprawienie szkody. W szczególności należy do takich sytuacji można zaliczyć uwzględnienie odsetek za zwłokę.
Szacowanie roszczenia o naprawienie szkody
Ponadto sąd zmierzał do ustalenia, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy ustalaniu wysokości szkody wynikającej z umyślnego działania lub niedbalstwa oraz czy można uwzględniać koszty związane z ochroną swojego prawa, w tym koszty sądowe.
Jeśli chodzi o szkodę wynikającą z niedbalstwa bądź umyślnego działania, powód musi udowodnić, że uszczerbek majątkowy jest większy niż kwota odpowiadająca „słusznemu wynagrodzeniu”. Jeśli chodzi o koszty sądowe, zwykle ustawodawstwo krajowe reguluje ich zwrot odrębnymi przepisami. W związku z tym nie ma podstaw, aby zaliczać je do szkody. Jednakże koszty pozasądowe, a ściśle związane z dochodzeniem przez uprawnionego jego praw, mogą być uwzględnione przy odszkodowaniu. Jest to możliwe, gdy sąd oceniając całokształt sprawy dojdzie do wniosku, że suma wszystkich kosztów poniesionych w sprawie mogłaby odwieść uprawnionego od dochodzenia praw na drodze sądowej.
Sprawa istotna też dla patentów i znaków towarowych
Mimo że powyższe orzeczenie zapadło na podstawie przepisów dotyczących środków ochrony roślin, to jednak w swoich rozważaniach Trybunał odwołał się także do dyrektywy 2004/48 WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Oznacza to, że konkluzje, do jakich doszedł, mogą być pomocne przy dochodzeniu odszkodowań w przypadku innych praw własności intelektualnej, w szczególności patentów i znaków towarowych. Dotyczy to zwłaszcza kompensacyjnej funkcji przepisów chroniących prawa własności intelektualnej. Wszelkie „dodatki z tytułu naruszenia” mające charakter penalny należy uznać za niedopuszczalne. Sąd przy orzekaniu odszkodowania musi zmierzać do pokrycia pełnej szkody. W wyjątkowych sytuacjach niektóre okoliczności mogą jednak przemawiać za podwyższeniem zasądzanej kwoty. Co do zasady koszty sądowe i pozasądowe poniesione w wyniku dochodzenia praw nie są rekompensowane przez zasądzenie odszkodowania. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach sąd może uznać wydatki pozasądowe za stanowiące szkodę powoda.
Aleksandra Burda, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy