Master Cola, czyli Coca-Cola po arabsku
Oceniając podobieństwo znaków towarowych, należy brać pod uwagę także rodzaj pisma, jakim zapisano elementy słowne tych znaków. Tak orzekł Sąd w kolejnym wyroku dotyczącym renomowanych znaków towarowych.
The Coca-Cola Company vs. OHIM, wyrok Sądu z 11 grudnia 2014 r., T-480/12
Syryjska spółka, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), zgłosiła do rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy następujące oznaczenie:
dla artykułów spożywczych, w tym dla bezalkoholowych wód gazowanych, m.in. o smaku coli.
The Coca-Cola Company zgłosiła sprzeciw, powołując się na wcześniejsze znaki zarejestrowane generalnie dla identycznych towarów:
znak zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie, nr 2428468
W sporze istotną okolicznością był argument podniesiony przez Coca-Colę dotyczący handlowego użycia zgłoszonego oznaczenia. Miało być ono używane dla napojów typu cola, przy czym etykiety, sposób oznaczania i konfekcjonowania produktu Mitico miały być upodobnione do napoju Coca-Cola:
dowód zgłoszony w postępowaniu – zrzuty z ekranu ze strony www.mastercola.com
Podstawą sprzeciwu był art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Coca-Cola zarzucała, że przeciwstawione oznaczenia są podobne w stopniu rodzącym ryzyko konfuzji, a znak Master nie zasługuje na rejestrację, gdyż jego używanie przyniosłoby właścicielowi nienależne korzyści i byłoby szkodliwe dla renomy znaków towarowych Coca-Coli.
Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w dwóch instancjach nie zgodził się z argumentami Coca-Coli, uznając, że porównywane oznaczenia nie są podobne w stopniu wywołującym ryzyko konfuzji. Z uwagi na brak podobieństwa znaków OHIM odstąpił od zbadania drugiej podstawy sprzeciwu dotyczącej kolizji ze znakami renomowanymi, uznając, że podobieństwo jest warunkiem progowym dla zastosowania tego przepisu.
W skardze do Sądu Coca-Cola podniosła naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia, wskazując, że po pierwsze OHIM popełnił błąd, uznając, iż podobieństwo między ocenianymi oznaczeniami jest warunkiem zastosowania ww. normy. Zdaniem skarżącej jest to tylko jeden z czynników służących ocenie związku między oznaczeniami, koniecznego z punktu widzenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia. Po wtóre, Coca-Cola zakwestionowała ustalenie OHIM-u co do braku podobieństwa między znakami Master i Coca-Cola.
Sąd oddalił pierwszy z argumentów skarżącej i stwierdził, że naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia, stanowią konsekwencję istnienia pewnego podobieństwa między znakiem zgłoszonym do rejestracji a wcześniejszymi zarejestrowanymi i renomowanymi znakami, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą porównywane oznaczenia, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak. Jednocześnie Sąd zaznaczył, że stopień podobieństwa znaków przy ocenie uszczerbku dla renomy znaku wcześniejszego może być zdecydowanie mniejszy niż przy przesłance ryzyka wprowadzenia w błąd. Tym samym rozstrzygnięcie Sądu wpisało się w utrwaloną linię orzeczniczą dotyczącą tego zagadnienia. Podobne rozstrzygnięcia zapadały bowiem m.in. w wyrokach dotyczących znaków towarowych Calvin Klein (wyrok z 2 września 2010 r., C-254/09 P), Botox (wyrok z 16 grudnia 2010 r., T-345/08 i T-357/08) czy Ferrero (wyrok z 24 marca 2011 r., C-552/09 P).
Sąd podszedł natomiast całkowicie odmiennie niż OHIM do kwestii samego podobieństwa oznaczeń. Zasadniczo elementy słowne znaków towarowych mają silniejszą moc odróżniającą, jednak w okolicznościach sprawy zachodzi wyjątek od tej zasady. Sąd zauważył, że towary spożywcze, dla których wniesiono o rejestrację, są kupowane zwykle w sklepach samoobsługowych, bez dokładnego analizowania etykiet, co eliminuje konieczność wymawiania słownych elementów umieszczonych na nich znaków. Z tego powodu to elementy graficzne i warstwa wizualna będą odgrywały największą rolę przy ocenie podobieństwa znaków. Sąd uznał, że OHIM nie ocenił całościowo podobieństwa znaków, a jedynie dokonał ich analitycznego rozbioru, uznając, że sam „ogonek”, tj. charakterystyczne przedłużenie w literach „c” i „m” w słowach „coca” i „master”, nie wystarcza dla stwierdzenia podobieństwa. Ponadto Sąd przyznał, że charakterystyczna pisownia liter w znakach Coca-Coli, tzw. pismo spencerskie, jest niepospolita we współczesnym obrocie gospodarczym, a jej powtórzenie w zgłoszonym znaku stanowi istotny element dla oceny podobieństwa wizualnego. Sąd nie podzielił zatem argumentu Mitico i OHIM-u, zgodnie z którym każdy może posługiwać się dowolnym rodzajem pisma w znakach towarowych, a uwzględnienie podobieństwa tego pisma przy ocenie znaków oznaczałoby zaakceptowanie monopolu Coca-Coli na określoną czcionkę, co byłoby sprzeczne z interesem społecznym. W konsekwencji Sąd stwierdził, że ten sam sposób pisowni elementów słownych i powtórzenie elementu graficznego, tj. „ogonka”, sprawia, że zestawiane oznaczenia są do siebie podobne na płaszczyźnie wizualnej, co w okolicznościach sprawy przesądza o podobieństwie znaków, mimo niepodobnych warstw fonetycznej i konceptualnej.
Drugim zarzutem Coca-Coli wobec decyzji OHIM-u było pominięcie dowodów dotyczących handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku, istotnych dla zamiaru czerpania nienależnej korzyści z renomy znaków Coca-Cola. Sąd zgodził się z ww. argumentem, powtarzając utrwaloną argumentację, zgodnie z którą prawdopodobieństwo pasożytnictwa na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia może zostać ustalone w szczególności w drodze logicznej dedukcji i przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu. Ocenie tej mają służyć wszystkie okoliczności sprawy, w tym używanie przez właściciela zgłoszonego znaku opakowań podobnych do opakowań towarów właściciela wcześniejszych znaków. OHIM popełnił błąd, pomijając te dowody.
Omawiany wyrok jest kolejnym orzeczeniem dotyczącym kolizji zgłaszanych do rejestracji oznaczeń ze znakami renomowanymi. Istotną kwestią wyłaniającą się z niego jest stwierdzenie, że w ocenie podobieństwa oznaczeń należy uwzględniać elementy, które, jak mogłoby się wydawać, należą do domeny publicznej, jak np. rodzaj użytego pisma. Wyrok wpisuje się też w linię orzeczniczą, zgodnie z którą znak zgłaszany do rejestracji powinien być choć w niewielkim stopniu podobny do wcześniejszych znaków zarejestrowanych, aby możliwe było skuteczne zakwestionowanie zgłoszenia na podstawie zarzutu odnoszenia nienależnych korzyści czy uszczerbku dla renomy. Sąd przypomniał także zasadę, zgodnie z którą do oceny tych ostatnich okolicznością pomocne i właściwe są wszelkie dostępne dowody i okoliczności sporu, w tym praktyczne, handlowe wykorzystywanie znaku, o którego rejestrację toczy się spór, a nieuczciwe korzystanie czy szkodzenie renomie znaków wcześniejszych może być uprawdopodobnione na drodze logicznego wnioskowania.
Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
