Koordynacja polityki handlowej a wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy | Co do zasady

Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie znaków towarowych SCHWEPPES, funkcjonujących równolegle w różnych państwach EOG i zarejestrowanych na rzecz odrębnych podmiotów.

Opinia Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawiona 12 września 2017 r., sprawa C‑291/16, Schweppes SA przeciwko Red Paralela SL i in.

Początki znaku towarowego i okoliczności sporu

W 1783 r. Jacob Schweppe opracował pierwszą przemysłową metodę nasycania wody dwutlenkiem węgla, uzyskując w ten sposób napój znany jako „Schweppe’s Soda Water”. Znak towarowy SCHWEPPES uzyskał światową renomę na rynku toników. We wszystkich państwach członkowskich EOG oznaczenie SCHWEPPES jest zarejestrowane jako szereg krajowych znaków towarowych. W 1999 r. dotychczasowy właściciel znaków – spółka Cadbury Schweppes – przeniósł prawa do znaków towarowych SCHWEPPES w  13 państwach członkowskich EOG na grupę the Coca-Cola Company (dalej „Coca-Cola”), zachowując prawo w 18 pozostałych państwach Znak towarowy SCHWEPPES w Zjednoczonym Królestwie należy do Coca-Cola.

Spółka uprawniona do używania znaków w Hiszpanii odnotowała, że spółki Red Paralela przywożą do Hiszpanii i wprowadzają tam do obrotu toniki oznaczone znakiem towarowym SCHWEPPES pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa. Wystąpiła zatem wobec tych spółek z powództwem o naruszenie praw do hiszpańskiego znaku towarowego SCHWEPPES. W jej ocenie działania Red Paralela są sprzeczne z prawem, ponieważ wwożony do Hiszpanii tonik jest produkowany i wprowadzany do obrotu nie przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą, ale przez Coca-Colę. Identyczność oznaczeń i towarów sprawia, że konsument nie jest w stanie odróżnić pochodzenia handlowego napoju. Spółki Red Paralela podniosły zarzut wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy co do towarów opatrzonych znakiem towarowym SCHWEPPES pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa.

Proces toczy się przed sądem gospodarczym w Barcelonie. Sąd postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z czterema pytaniami prejudycjalnymi. Ich celem jest ustalenie, czy uprawniony może zgodnie z prawem sprzeciwić się, aby osoba trzecia sprowadzała do Hiszpanii towary opatrzone tym samym znakiem ze Zjednoczonego Królestwa, w sytuacji gdy uprawnionymi ze znaku w obu krajach są różne podmioty. Wobec tego przedmiotem zainteresowania Rzecznika Generalnego jest zagadnienie wyczerpania prawa w przypadku znaków towarowych funkcjonujących równolegle.

Zasada wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy

Jeśli towar – oznaczony znakiem towarowym zgodnie z prawem – został wprowadzony na rynek EOG przez uprawnionego do tego znaku lub za jego zgodą, uprawniony nie może (z pewnymi wyjątkami) sprzeciwić się dalszemu obrotowi tym towarem na podstawie swojego prawa wyłącznego (jest to tzw. zasada wyczerpania prawa ochronnego do znaku towarowego). Istotne są więc dwie przesłanki:

• wprowadzenie towaru do obrotu na terenie EOG,
• wprowadzenie towaru na ten rynek za zgodą uprawnionego do znaku towarowego lub przez niego samego.

Wprowadzenie do obrotu następuje wyłącznie wtedy, gdy towar oznaczony znakiem towarowym został sprzedany. Natomiast zgoda na wprowadzenie do obrotu, stanowiąca decydujący element wyczerpania prawa wyłącznego, musi zostać wyrażona jednoznacznie, np. zgoda wyrażona wprost. Jednocześnie przyjmuje się, że do wyczerpania prawa ochronnego do znaku towarowego dochodzi w przypadku sprzedaży towarów przez podmiot gospodarczo powiązany z uprawnionym do znaku towarowego (np. licencjobiorcę). Poza tym, nawet gdy pierwsze wprowadzenie do obrotu nastąpiło przez podmiot niemający żadnego związku gospodarczego z uprawnionym do znaku towarowego i bez wyraźnej zgody tego ostatniego, przyjmuje się, że wola może wynikać z dorozumianej zgody właściciela, ustalanej na podstawie faktów i okoliczności poprzedzających, równoczesnych lub późniejszych względem wprowadzenia do obrotu, które jednoznacznie wskazują na zrzeczenie się przez właściciela jego praw. Co ważne jednak milczenie właściciela znaku towarowego bądź jego bierne zachowanie nie jest równoważne zgodzie.

Zasada wyczerpania a znaki towarowe funkcjonujące równolegle

Trybunał zajmował się już zagadnieniem wyczerpania prawa do znaku towarowego w sytuacji, gdy prawo początkowo należało do jednej osoby, a następnie dobrowolnie lub w wyniku decyzji administracyjnej zostało podzielone między dwa lub więcej podmiotów. Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że zasada wyczerpania w sytuacji równolegle funkcjonujących znaków towarowych znajdzie zastosowanie, gdy właściciel znaku towarowego w państwie przywozu i właściciel znaku towarowego w państwie wywozu to ta sama osoba, a jeśli są to osoby odrębne – to gdy są one powiązane gospodarczo, np. poprzez licencję na znak towarowy lub przynależność tych podmiotów do jednej grupy. Powiązanie gospodarcze – tak jak rozumie je Trybunał – sprawia, że towary opatrzone znakiem towarowym są produkowane pod kontrolą tej samej jednostki. Decydującym elementem jest przy tym możliwość kontroli towarów, a nie rzeczywiste wykonanie tej kontroli.

Powiązania gospodarcze – rozszerzenie pojęcia

Wydaje się, że w niniejszej sprawie Rzecznik Generalny sugeruje swoiste rozszerzenie rozumienia pojęcia „powiązań gospodarczych” i przyjęcie, że do wyczerpania prawa do znaku towarowego może dojść także w sytuacji, gdy produkcja i sprzedaż towarów opatrzonych identycznymi równoległymi znakami towarowymi wpisują się w jednolitą politykę i strategię handlową prowadzoną przez właścicieli tych znaków. Zdaniem Rzecznika Generalnego dotychczasowe orzecznictwo Trybunału pozwala objąć pojęciem powiązań gospodarczych szersze spektrum relacji. Istotne znaczenie ma bowiem nie tyle charakter stosunków pomiędzy uprawnionymi do funkcjonujących równoległe znaków towarowych, ile okoliczność, że dzięki tym stosunkom znak towarowy znajduje się pod wspólną kontrolą dwóch odrębnych osób, które działają w kwestii użycia znaku towarowego jako jeden i ten sam ośrodek interesów. Zdaniem Rzecznika Generalnego nie można wykluczyć, że uprawnieni do znaków towarowych funkcjonujących równolegle mogą być uznani za podmioty powiązane gospodarczo dla potrzeby zasady wyczerpania prawa, jeśli koordynują oni swoje polityki handlowe w celu sprawowania wspólnej kontroli nad używaniem swoich znaków towarowych.

Podsumowanie opinii Rzecznika Generalnego

Rzecznik Generalny uznał, że w sprawie SCHWEPPES podmioty uprawnione do równolegle funkcjonujących znaków towarowych koordynowały swoje polityki handlowe. Do takiego wniosku prowadzi szereg okoliczności faktycznych, między innymi:

• sposób przedstawienia towarów ze znakiem SCHWEPPES wprowadzanych do obrotu przez obu uprawnionych we wszystkich krajach EOG jest podobny lub nawet identyczny,
• obaj uprawnieni zgodnie współistnieją na niektórych terytoriach EOG, np. mają wzajemne licencje do używania znaków SCHWEPPES,
• toniki ze znakiem Schweppes są sprzedawane drogą internetową na całym terytorium EOG za pośrednictwem portali internetowych, bez względu na ich pochodzenie,
• żaden z uprawnionych nie wnosi sprzeciwu co do działań drugiego.

W konsekwencji można przyjąć, że każdy z uprawnionych rezygnuje z wykonywania swojego prawa sprzeciwu wobec przywozu na swoje własne terytorium towarów opatrzonych znakami towarowymi wprowadzonymi do obrotu w państwie drugiego uprawnionego.

Rzecznik Generalny zaproponował Trybunałowi rozszerzającą interpretację pojęcia „powiązania gospodarcze”. Mając na uwadze okoliczności faktycznej sprawy SCHWEPPES, podejście Rzecznika Generalnego wydaje się uzasadnione i racjonalne. Opinia Rzecznika Generalnego jest wskazówką dla Trybunału, w jaki sposób odpowiedzieć na pytania przedstawione przez sąd krajowy. Będziemy śledzić tę sprawę, by przekonać się, czy Trybunał skorzystał ze wskazówek Rzecznika Generalnego, czy też zaproponował odmienne podejście.

dr Monika A. Górska, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy