Kolor może zdecydować w sporze o znak towarowy | Co do zasady

Nawet jeśli znak uprawnionego zarejestrowany jest jako czarno-biały, kolorystyka, w jakiej jest używany, może być brana pod uwagę w całościowej ocenie ryzyka konfuzji i ryzyka skojarzeń wywoływanego przez oznaczenie naruszyciela.

Wyrok TSUE z 18 sierpnia 2013 r., sygn. akt C-252/12

W prawie znaków towarowych kolorom tradycyjnie nie przypisuje się wysokiej zdolności odróżniającej. Zwykle stanowią one jedynie element znaków graficznych, które uznaje się za dominujące. Dlatego bardzo trudno jest zarejestrować pojedynczy kolor lub kombinację kolorów jako znak towarowy. W praktyce rynkowej kolory stają się jednak skutecznym narzędziem marketingu. Opakowania w określonym kolorze często przyciągają uwagę konsumentów skuteczniej niż oznaczenia graficzne, szczególnie w przypadku dóbr codziennego użytku.

Wydaje się, że orzeczenie zapadłe w sprawie Specsavers International Healthcare Ltd (największej sieci salonów optycznych w Wielkiej Brytanii) przeciwko Asda Stores Ltd (sieci supermarketów) może zapoczątkować nowe tendencje w podejściu do znaczenia przypisywanego kolorom znaków towarowych.

Spór był wielopłaszczyznowy. Dotyczył również kwestii rzeczywistego używania znaku graficznego w sytuacji, kiedy nigdy nie występuje on samodzielnie, lecz zawsze z nałożonym na niego znakiem słownym (czym nie będziemy zajmować się w tym miejscu). Rozstrzygnięcie sprawy wymagało jednak przede wszystkim oceny, czy występuje ryzyko konfuzji i ryzyko skojarzeń prowadzące do powstania uszczerbku w renomie znaków towarowych Specsavers.

W październiku 2009 r. Asda rozpoczęła kampanię reklamową produktów optycznych wymierzoną przeciwko grupie Specsavers, która jest głównym konkurentem Asdy. W ramach tej kampanii Asda wykorzystała slogany wprost nawiązujące do Specsavers: „Be a real spec saver at Asda” i „Spec savings at ASDA”. Użyła też dwóch graficznych logo. Specsavers był uprawniony m.in. do kilku wspólnotowych znaków towarowych, słownego SPECSAVERS nr 1321298 i 3418928 oraz znaków słowno-graficznych nr 449256, nr 1321348, nr 5608385, zarejestrowanych jako znaki czarno-białe.

Logo używane przez Asda	Znaki towarowe zarejestrowane na rzecz SPECSAVERS

Znaki Specsavers są jednak używane w kolorze zielonym.

Sądy angielskie dwóch instancji miały odmienne zdanie. Sąd I instancji oddalił powództwo w całości, sąd II instancji uznał powództwo w zakresie naruszenia praw do znaku renomowanego, co oznacza, że musiał stwierdzić, że oznaczenia wykorzystane przez Asdę wywołują skojarzenia ze znakami towarowymi Specsavers oraz że ich używanie może przynieść nienależne korzyści lub szkodzić renomie znaków Specsavers. Sąd II instancji wystąpił z pytaniami prawnymi do TSUE przede wszystkim odnośnie do rzeczywistego używania znaku. Zapytał również, czy ma znaczenie kolorystyka, w jakiej używany jest znak towarowy przez uprawnionego, jeśli rejestracja jest czarno-biała oraz czy w takim przypadku w ocenie naruszenia uwzględnia się kolorystykę znaku używanego przez potencjalnego naruszyciela. W rozpatrywanej sprawie kolor zielony jest również charakterystyczny dla Asdy.

Według tradycyjnego podejścia, aby zdecydować, czy doszło do naruszenia, należy porównać znak uprawnionego w postaci zarejestrowanej i używanej przez osobę trzecią. Okoliczności związane z używaniem znaku przez uprawnionego nie mają żadnego znaczenia. Gdy znak jest czarno-biały, kolor, w jakim występuje w obrocie, nie powinien być w ogóle brany pod uwagę. TSUE rozstrzygnął jednak inaczej. Stwierdził, że w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak jego właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ów znak z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wspomnianego znaku, są istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu. Podobnie istotna jest okoliczność, że osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu.

Rozstrzygnięcie TSUE wydaje się przełomowe. Dotychczas kolorystyka używanych oznaczeń nie miała dużego znaczenia, gdy ochronie podlegał znak zarejestrowany jako czarno-biały. Według tradycyjnych interpretacji można nawet było mówić, że zarejestrowanie znaku jako czarno-białego oznacza przyznanie monopolu na jakiekolwiek wersje kolorystyczne. Dlatego korzystniej było rejestrować znaki bez kolorów. Omawiany wyrok zmienia to podejście. Gdy sądy będą się kierować wytycznymi TSUE, może się okazać, że o wyniku sprawy zdecyduje kolorystyka, w jakiej znak jest używany przez uprawnionego, choć jego prawo wyłączne nie jest do niej ograniczone. Może to działać na korzyść uprawnionego, lecz również doprowadzić do przegranej (czyli zawężenia jego monopolu), gdy osoba trzecia używa znaku w innych kolorach niż uprawniony.

dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy