Kiedy wzór przemysłowy jest publicznie udostępniony?
Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w kwestii zakresu pojęcia publicznego udostępnienia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
Wyrok Trybunału z 13 lutego 2014 r., C-479/12H, Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH.
O sukcesie rynkowym produktu w coraz większej mierze decyduje jego wygląd, zgodnie z zasadą Reymonda Loewy’ego mówiącą, że brzydota sprzedaje się gorzej. Przedsiębiorcy coraz częściej doceniają znaczenie tej maksymy, inwestując we wzornictwo, tworząc towary atrakcyjne wizualnie i dochodząc przysługującej im ochrony prawnej.
Ochrona prawna wytworów wzornictwa przemysłowego na gruncie europejskim jest ujednolicona rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów przemysłowych. Akt ten przyznaje ochronę także niezarejestrowanym wzorom wspólnotowym, a jednym z podstawowych pojęć ją wyznaczających jest publiczne udostępnienie wzoru. Brak systemu rejestracji oznacza, że to właśnie moment publicznego udostępnienia wzoru niezarejestrowanego w taki sposób, aby mogło ono być dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, jest decydujący dla określenia przymiotu indywidualnego charakteru i nowości; wyznacza także początek trzyletniego terminu ochrony takiego wzoru.
W praktyce stwierdzenie, czy doszło do publicznego udostępnienia wzoru spełniającego ww. kryterium znajomości środowiskom wyspecjalizowanym, nastręcza wiele trudności. Można mieć bowiem wątpliwości:
- czy wystarczające jest udostępnienie wzoru jedynie sprzedawcom, tj. ograniczonej grupie osób, w dodatku nie wpływających na rozwój wzornictwa przemysłowego,
- czy wzór zaprezentowany jednemu przedsiębiorstwu w UE lub jedynie w pomieszczeniu wystawowym przedsiębiorcy w Chinach mógł nie stać się dostatecznie znany środowiskom działającym we Wspólnocie,
- jak rozkłada się ciężar dowodu dotyczący wykazania, że sporne używanie wynika z naśladowania chronionego wzoru niezarejestrowanego, z uwzględnieniem sytuacji, gdy sporne wzory są do siebie istotnie podobne.
Na te pytania odpowiedział TSUE w kontekście sporu dwóch niemieckich producentów mebli.
Spółka MBM Joseph Duna sprzedawała pawilon ogrodowy z baldachimem, którego wzór został stworzony jesienią 2004 roku Wzór ten został umieszczony w kwietniu i maju 2005 roku w wydawanym przez spółkę magazynie udostępnionym przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą mebli, a także niemieckim związkom kupców mebli.
W 2006 roku spółka Gautzsch Großhandel rozpoczęła sprzedaż pawilonu ogrodowego o nazwie „Athen”, produkowanego przez chińską spółkę Zhengte. MBM Joseph Duna pozwała Gautzsch Großhandel, podnosząc zarzut naruszenia prawa ze swojego niezarejestrowanego wzoru przemysłowego przez jego skopiowanie.
Pozwana spółka broniła się, twierdząc, że jej projekt został stworzony samodzielnie przez chińskiego producenta na początku 2005 roku, bez znajomości wzoru powódki. Pawilon „Athen” został zaprezentowany europejskim klientom na stoisku wystawowym producenta w Chinach co najmniej w marcu 2005 roku, a więc przed datą ujawnienia wzoru powódki. W czerwcu 2005 roku model pawilonu został natomiast dostarczony pewnej belgijskiej spółce.
W tym stanie rzeczy niemiecki Bundesgerichtshof postanowił zasięgnąć opinii TSUE w celu ustalenia, czy niezarejestrowany wzór powódki został udostępniony publicznie w rozumieniu rozporządzenia i czy wzór pozwanego został udostępniony wcześniej.
Trybunał stwierdził, że niezarejestrowany wzór mógł stać się dostatecznie znany działającym w UE, wyspecjalizowanym w danej branży środowiskom podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, jeśli jego rysunki zostały udostępnione jedynie handlowcom działającym w tej branży. Tym samym TSUE pośrednio przyznał, że nieprawidłowa jest interpretacja niektórych komentatorów, którzy uważają, że o publicznym udostępnieniu wzoru decyduje jego ujawnienie środowiskom, które wywierają znaczący wpływ na wzornictwo przemysłowe w danej branży, np. projektantom wzorów i wytwórcom przedmiotów je ucieleśniających.
Trybunał uznał także, że mimo ujawnienia wzór mógł podczas zwykłego toku prowadzenia spraw nie stać się dostatecznie znany środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży działającym w UE, jeśli został ujawniony wyłącznie jednemu przedsiębiorstwu tej branży lub został przedstawiony wyłącznie w pomieszczeniu wystawowym przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza terytorium Unii. Jednocześnie TSUE uczynił zastrzeżenie, że obie te kwestie dotyczą oceny faktów i jako takie pozostają w gestii sądu rozpoznającego sprawy z zakresu wzorów wspólnotowych w świetle konkretnych okoliczności sporu.
W kwestii rozkładu ciężaru udowodnienia, że sporne używanie wynika z naśladowania chronionego wzoru, TSUE potwierdził, że ciężar ten spoczywa na właścicielu wzoru. Jeśli jednak sąd rozpoznający spór stwierdzi, że przeprowadzenie takiego dowodu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, jest obowiązany do zastosowania wszelkich środków proceduralnych przysługujących w prawie krajowym w celu zaradzenia tej trudności, w tym norm przewidujących dostosowanie lub złagodzenie ciężaru dowodu.
Trybunał wypowiedział się również w kwestii prawa miejscowo właściwego dla roszczeń podmiotów dochodzących ochrony. TSUE orzekł, że żądania zniszczenia podrobionych produktów są regulowane prawem państwa członkowskiego, w którym dopuszczono się naruszenia lub groźby naruszenia wzoru. Natomiast żądania naprawienia szkody wynikającej z naruszenia i uzyskania – celem określenia rozmiaru tej szkody – informacji na temat działań naruszających są regulowane prawem krajowym sądu rozpoznającego daną sprawę.
Rozstrzygnięcie Trybunału doprecyzowuje ogólnie sformułowaną przesłankę publicznego udostępnienia wzoru niezarejestrowanego i ułatwia dochodzenie jego ochrony. Wyrok potwierdza, że nie każde publiczne udostępnienie wzoru automatycznie oznacza, że jest on dostatecznie znany wyspecjalizowanym w danej branży środowiskom i wywołuje skutki prawne określone w rozporządzeniu. Pozytywnie należy też ocenić przyjęcie możliwości złagodzenia rygorów dowodowych w wykazaniu, że doszło do naśladownictwa (skopiowania) chronionego wzoru. W praktyce bowiem dowiedzenie tej okoliczności mogłoby być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, a w konsekwencji ochrona przyznana wzorom niezarejestrowanym okazałaby się iluzoryczna.
Dominika Kwiatkiewicz, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
