Jeżeli używasz znaku towarowego w Hiszpanii, używasz go także w całej Unii Europejskiej
Rzeczywiste używanie znaku towarowego na terytorium całej Unii Europejskiej można wykazać, w pewnych szczególnych okolicznościach, udowodniając jego używanie tylko w jednym państwie członkowskim.
Wyrok Sądu UE z 7 listopada 2019 r. w sprawie T-380/18
Przez wiele lat kontrowersje budziła kwestia, czy używanie znaku towarowego w jednym państwie członkowskim – nawet jeżeli jest dość znaczne – wystarczy, by udowodnić używanie znaku towarowego na terytorium całej Unii Europejskiej. Obecnie zdaje się ugruntowywać stanowisko, że używanie znaku towarowego w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej (a nawet tylko w jednym mieście państwa członkowskiego) może być – w pewnych szczególnych okolicznościach – wystarczające do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego na terytorium całej Unii Europejskiej.
Do takiej właśnie konkluzji doszedł Sąd, wydając w listopadzie 2019 r. wyrok w sprawie dotyczącej sprzeciwu wobec rejestracji na rzecz indyjskiej spółki INTAS Pharmaceuticals Limited znaku towarowego INTAS EUTM-014153811. Znak ten został zgłoszony 26 maja 2015 r. w EUIPO dla towarów w klasach 5 i 10 i przeznaczony do oznaczania m.in. leków na receptę oraz aparatury i instrumentów do wstrzykiwań, w tym strzykawek napełnionych lekami wydawanymi wyłącznie na receptę.
Rejestracji znaku towarowego INTAS sprzeciwiła się hiszpańska spółka Laboratorios Indas SA, powołując się na swoje prawa do wcześniejszych znaków towarowych INDAS (w tym z rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej EUTM-003380524 oraz hiszpańskiej rejestracji znaku towarowego o numerze 2698682). Znaki towarowe INDAS zostały zarejestrowane m.in. dla towarów w klasach 5 i 10 i przeznaczone do oznaczania farmaceutyków i produktów sanitarnych oraz produktów i komponentów jednorazowego użytku do stosowania podczas procedur medycznych lub chirurgicznych.
EUIPO uwzględniło sprzeciw, a Izba Odwoławcza, po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez indyjską spółkę, podtrzymała tę decyzję. Uznała, że w przypadku znaków towarowych INTAS i INDAS istnieje wyraźne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ze względu na ogólne podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych i podobieństwo towarów, dla których znaki zostały zarejestrowane, nawet jeżeli właściwy krąg odbiorców wykazywał wysoki poziom uwagi. Izba Odwoławcza potwierdziła również, że w związku z żądaniem spółki indyjskiej, aby składający sprzeciw udowodnił rzeczywiste używanie swoich znaków towarowych w Unii Europejskiej, spółka hiszpańska przedłożyła wystarczające dowody używania obu wcześniejszych znaków towarowych dla odpowiednich towarów.
Coraz bogatsze orzecznictwo
We wniesionej do Sądu skardze indyjska spółka zarzuciła Izbie Odwoławczej popełnienie błędu poprzez uznanie, że używanie znaku towarowego jedynie w Hiszpanii było wystarczające dla wykazania rzeczywistego charakteru używania tego znaku towarowego w całej Unii Europejskiej. Spółka, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Leno Merken (sprawa ONEL / OMEL, C-149/11, EU: C: 2012: 816, 19 grudnia 2012 r.), argumentowała, że „wcześniejszy znak towarowy musi być używany na większym obszarze niż tylko jedno państwo członkowskie, aby można było uznać go za używany w sposób rzeczywisty i jedynie w pewnych szczególnych okolicznościach używanie w jednym państwie członkowskim okazuje się wystarczające do wykazania rzeczywistego charakteru używania tego znaku towarowego w Unii Europejskiej”.
Sąd uznał powyższą interpretację za błędną, wskazując, że wręcz przeciwnie – wyrok Leno Merken potwierdza pogląd, że „użycie znaku towarowego w jednym państwie członkowskim – a nawet w jednym mieście w państwie członkowskim – może być wystarczające do spełnienia wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego w Unii Europejskiej”. Podkreślił również, że powoływany wyrok podkreśla przecież, że „zakres terytorialny stanowi tylko jeden z wielu czynników, które należy uwzględnić w celu wykazania rzeczywistego charakteru używania unijnego znaku towarowego” a „to, czy unijny znak towarowy został użyty w jednym państwie członkowskim, czy w kilku, nie ma znaczenia”. Należy pamiętać, że w przypadku używania znaku towarowego „istotny jest wpływ tego używania na rynku wewnętrznym” jednakże „to, czy takie zastosowanie skutkuje faktycznym sukcesem komercyjnym, nie ma znaczenia”.
W wyroku dotyczącym omawianej sprawy Sąd bardzo szczegółowo omówił to, czy używanie znaku towarowego w jednym państwie członkowskim wystarczy, by udowodnić rzeczywiste używanie znaku towarowego w całej Unii Europejskiej. Dowody przedstawione przez spółkę hiszpańską obejmowały m.in. faktury w języku hiszpańskim adresowane do różnych klientów, w tym aptek w wielu hiszpańskich miastach, katalogi w języku hiszpańskim, cenniki w języku hiszpańskim i reklamy, które pojawiły się w prasie hiszpańskiej. Żaden z dowodów nie dotyczył używania znaków towarowych poza Hiszpanią. Sąd uznał, że wszystkie dowody przedstawione przez spółkę hiszpańską świadczą o tym, że „używanie znaku towarowego jest wystarczające do zachowania lub utworzenia udziałów w danym rynku i przyczynia się do istotnej z punktu widzenia gospodarczego obecności towarów”. Zdaniem Sądu „z uwagi na to, że należało nie brać pod uwagę granic państw członkowskich” wykazanie używania znaku towarowego INDAS w Hiszpanii jest wystarczające, aby dowieść używania znaku towarowego w całej Unii Europejskiej.
Sąd potwierdził również ustalenia Wydziału Sprzeciwów i Izby Odwoławczej dotyczące prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W rezultacie powyższego skarga spółki indyjskiej została oddalona, a sprzeciw uznano za skuteczny.
Jak udowodnić rzeczywiste używanie znaku towarowego?
Omówiony powyżej wyrok Sądu stanowi próbę usystematyzowania wytycznych dotyczących udowodnienia rzeczywistego używania znaku towarowego w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że nie można wykluczyć możliwości używania znaku towarowego na terytorium tylko jednego państwa członkowskiego i nie należy brać pod uwagę granic państw członkowskich. Bez znaczenia jest także, czy znak towarowy jest używany w jednym państwie członkowskim, czy w kilku. Co więcej, używanie znaku towarowego nawet tylko w jednym mieście państwa członkowskiego Unii wystarcza, by spełnić kryterium zasięgu terytorialnego.
Wyrok ten ma szanse wpłynąć na praktykę wykazywania użycia znaków towarowych na terytorium Unii Europejskiej poprzez wykazanie tego użycia tylko w jednym państwie, a nawet w jednym mieście. Doprecyzowuje on także, że należy również uwzględniać właściwości danych towarów lub usług oraz brać pod uwagę wpływ używania znaku towarowego na rynek wewnętrzny (czy używanie znaku jest ilościowo wystarczające, by zachować lub utworzyć udziały w tym rynku dla towarów i usług oznaczonych tym znakiem i czy przyczynia się ono do istotnej z gospodarczego punktu widzenia obecności na tym rynku towarów i usług oznaczonych tym znakiem). Nie ma przy tym znaczenia, czy wynikiem takiego używania jest sukces handlowy.
Marzena Białasik-Kendzior, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
