Jednolity charakter unijnego znaku towarowego może podlegać ograniczeniu
TSUE potwierdził, że jeśli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia produktu zachodzi tylko na części terytorium Unii, można orzec zakaz używania znaku towarowego tylko na tej części, z wyłączeniem konkretnych państw.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (druga izba) z 22 września 2016 r. w sprawie C-223/15 combit Software GmbH przeciwko Commit Business Solutions Ltd
Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej przewidują, że znak towarowy wywołuje ten sam skutek na terenie całej Unii Europejskiej. Jednolity charakter unijnego znaku towarowego oznacza, że znak ten może być rejestrowany, zbyty czy być przedmiotem decyzji stwierdzającej jego unieważnienie jedynie w odniesieniu do całej Unii.
Analogicznie dla zapewnienia wymogu jednolitej ochrony unijnego znaku towarowego na całym terytorium Unii konieczne jest, aby orzeczenie o naruszeniu tego znaku obejmowało całe terytorium Unii. W praktyce jednak w niektórych przypadkach możliwe jest ograniczenie terytorialnego zakresu obowiązywania takiego zakazu.
Orzecznictwo zajmowało się już dopuszczalnością takiego ograniczenia. W wyroku z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie DHL Express France (C-235/09) Trybunał uznał, że jeżeli stwierdzone zostanie działanie stanowiące naruszenie lub stwarzające groźbę naruszenia unijnego znaku towarowego, które ogranicza się tylko do jednego państwa członkowskiego lub do określonej części terytorium Unii (w szczególności jeżeli pozwany dostarczył dowód, że używanie danego oznaczenia nie wpływa lub nie może negatywnie wpływać na funkcje pełnione przez znak towarowy), to terytorialny zakres zakazu używania tego znaku powinien zostać ograniczony.
Kwestia terytorialnego ograniczenia jednolitego charakteru ochrony unijnego znaku towarowego była po raz kolejny przedmiotem rozważań Trybunału. Okazją stało się pytanie prejudycjalne do Trybunału w sprawie sporu pomiędzy niemiecką spółką Combit Software a izraelską spółką Commit Business Solutions. Obie spółki działają w branży informatycznej. Niemiecka spółka jest właścicielem słownych znaków towarowych „combit” (niemieckiego i unijnego). Spółka izraelska sprzedawała nabywcom w Niemczech, za pośrednictwem strony internetowej, oprogramowanie komputerowe opatrzone słownym oznaczeniem „Commit”.
W pozwie domagano się nakazania spółce Commit Business Solutions zaprzestania używania oznaczenia „Commit” w całej Unii lub – tytułem żądania ewentualnego – nakazania jej zaprzestania używania tego oznaczenia w Niemczech.
Sądy I i II instancji uwzględniły tylko żądanie ewentualne, uznając, że zakaz używania nie powinien obejmować całego terytorium Unii. Zdaniem sądów, o ile w odczuciu przeciętnego konsumenta niemieckojęzycznego oznaczenie „Commit” stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, o tyle przeciętny konsument anglojęzyczny z łatwością dostrzeże różnicę konceptualną pomiędzy angielskim czasownikiem to commit a wyrazem combit (składającym się z liter „com” będących odwołaniem do słowa computer i liter „bit” nawiązujących do słów binary digit). Dla konsumenta anglojęzycznego owa różnica konceptualna, zdaniem sądów, eliminuje podobieństwo fonetyczne między oznaczeniami „Commit” i „combit”.
Niemiecki sąd wyższej instancji zwrócił się jednak do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi, które zmierzały do ustalenia, jakie skutki dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez oznaczenie naruszyciela ma okoliczność, że dla przeciętnego konsumenta części państw członkowskich różnica konceptualna między unijnym znakiem towarowym a oznaczeniem naruszyciela eliminuje podobieństwo pomiędzy tymi oznaczeniami i czy należy potwierdzić naruszenie unijnego znaku towarowego w odniesieniu do całego terytorium Unii, a może należy dokonać rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi państwami.
Przed udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania Trybunał potwierdził, że w celu zagwarantowania jednolitej ochrony, jaką unijny znak towarowy cieszy się na całym terytorium Unii, zakaz dalszego dopuszczania się działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia powinien co do zasady rozciągać się na całość tego obszaru.
Jeżeli jednak pozwany przedstawi dowody, że w określonej części Unii prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie istnieje (np. ze względów językowych oznaczenie nie wywołuje ryzyka konfuzji), to sąd nie może zakazać prowadzenia zgodnej z prawem działalności handlowej wynikającej z używania danego oznaczenia w tej części Unii. Taki zakaz, jak podkreśla Trybunał, wykraczałby poza prawa wyłączne przysługujące właścicielowi z tytułu unijnego znaku towarowego. Prawa te mają bowiem jedynie umożliwić właścicielowi unijnego znaku towarowego zadbanie o to, by jego znak mógł pełnić właściwe mu funkcje.
Oznacza to, że zakaz używania unijnego znaku towarowego może zostać wydany przez sąd jedynie w stosunku do tej części obszaru Unii, dla której zostało ustalone występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Trybunał podkreślił jednocześnie, że ważne jest, by ta część Unii, w stosunku do której sąd ustalił brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, była oznaczona w sposób jednoznaczny. Jeżeli zatem sąd wykluczy z zakazu używania pewne obszary (np. lingwistyczne) Unii, to powinien on sprecyzować, jakie obszary należy rozumieć pod tym pojęciem.
To kolejny wyrok w linii orzeczniczej Trybunału dotyczącej jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego. Bezspornie zakaz działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia unijnego znaku towarowego obejmuje co do zasady całe terytorium Unii. Trybunał słusznie przypomina jednak, że właściciel znaku towarowego nie może przekraczać swoich praw i zakazywać innym używania oznaczenia, jeżeli nie narusza ono jego prawa wyłącznego. Dlatego też jeżeli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd można wykluczyć (jak np. w omawianym przypadku ze względów językowych) na części terytorium Unii, to jest to okoliczność uzasadniająca ograniczenie zakresu terytorialnego zakazu orzeczonego na mocy art. 102 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009. Trybunał wykorzystał w tym wyroku możliwość uściślenia przesłanki terytorialnego ograniczenia jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego i podkreślił, że sąd orzekający o takim zakazie musi sprecyzować, które obszary Unii określone jako „anglojęzyczne” powinny zostać wyłączone spod zakazu. Należy to uczynić, by nie było wątpliwości co do tego, w jakiej części Unii używanie spornego oznaczenia jest zabronione, a w jakiej dozwolone.
Marzena Białasik-Kendzior, Monika Dynowska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
