Geograficzny zasięg renomy wspólnotowego znaku towarowego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Geograficzny zasięg renomy wspólnotowego znaku towarowego

Istnienie renomy na terenie jednego państwa członkowskiego jest wystarczające, aby uznać, że znak cieszy się renomą na istotnej części obszaru UE. Uprawniony z renomowanego znaku towarowego nie musi już udowadniać renomy w innym państwie członkowskim.  

Art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE stwierdza, że „znaku nie rejestruje się, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany, jeżeli jest on podobny do wcześniejszego znaku cieszącego się renomą na istotnej części obszaru Wspólnoty”. Z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE jasno wynika, że „istotną częścią obszaru Wspólnoty” może być już  terytorium jednego państwa członkowskiego. Poniżej przedstawiamy wybrane orzecznictwo TSUE w tym zakresie.

Wcześniejsze orzecznictwo

W sprawie General Motors v. Yplon SA (C-375/97, 14 września 1999) spór między stronami dotyczył znaku towarowego „Chevy”, który obie spółki zastrzegły dla różnych towarów. Yplon SA działał na terenie Belgii i to w tym kraju General Motors dowodził istnienia renomy swojego znaku. Trybunał stwierdził, że znak musi mieć renomę na istotnej części Wspólnoty. W tym stanie faktycznym wystarczające było wykazanie jej na terytorium Belgii.

Innym przykładem jest sprawa Pago (C-301/07, 6 października 2009) – spółka Pago handlowała w Austrii sokami i napojami owocowymi oznaczonymi graficznym znakiem towarowym, którego jednym z elementów była zielona butelka. Spółka Tirolmilch sprzedawała mleczny napój owocowy w szklanych opakowaniach przypominających kształtem butelkę z graficznego znaku „Pago”. Powód, Pago International, podnosił, że jego znak ma renomę na terenie Austrii, a butelka Tirolmilch ją narusza. Trybunał orzekł, że w tych okolicznościach faktycznych terytorium jednego państwa jest wystarczające dla udowodnienia renomy.

Także w innych istotnych orzeczeniach, w których Trybunał odnosił się do renomy znaku towarowego i przesłanek jej naruszenia, renomę udowadniano na terenie jednego państwa członkowskiego – tego, na którym działał naruszyciel (tak np. Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd, C-408/01, 23 października 2003 i Intel, C-252/07, 27 listopada 2008).

Najnowsze orzecznictwo 

Najnowsza sprawa dotycząca tego zagadnienia odnosi się do znaku „be impulsive” (C-125/14, 3 września 2015 r.) Spółka Iron & Smith złożyła do węgierskiego urzędu patentowego wniosek o zarejestrowanie krajowego znaku towarowego – kolorowego oznaczenia graficznego „be impulsive”. Spółka Unilever, uprawniona z wcześniejszego słownego wspólnotowego znaku towarowego „Impulse”, wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji.

Unilever sprzedawała towary opatrzone znakiem w dużych ilościach na terenie Zjednoczonego Królestwa (5% udziału w rynku) i Włoch (0,2% udziału w rynku) i to na terenie tych państw wykazywała renomę swojego znaku. Unilever nie prowadził w ogóle działalności na Węgrzech (tj. w kraju rejestracji spornego znaku). Tamtejszy urząd patentowy uznał mimo to, że znak ma renomę na istotnej części obszaru Unii. Stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego i odmówił rejestracji znaku spółce Iron & Smith. Ta ostatnia złożyła odwołanie od tej decyzji. W toku postępowania sąd odsyłający powziął wątpliwości co do wykładni art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE i skierował do TSUE pytanie prejudycjalne zmierzające do ustalenia, jakie są przesłanki uznania, że wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą w Unii.

Trybunał jednoznacznie stwierdził, że obszar jednego państwa członkowskiego jest wystarczający dla stwierdzenia renomy na terenie UE. W takiej sytuacji nie trzeba już wymagać od uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego wykazania renomy na obszarze państwa, w którym dokonano późniejszego zgłoszenia. Zdaniem Trybunału fakt, że spółka Unilever nie prowadzi działalności na Węgrzech, nie ma znaczenia dla ustalenia naruszenia renomy. Niebagatelna z handlowego punktu widzenia część konsumentów może znać wcześniejszy znak i dostrzec związek między nim a poprzednim.

Podsumowanie

Wydaje się więc, że już terytorium jednego – jakiegokolwiek państwa członkowskiego może być wystarczające dla udowodnienia renomy znaku wspólnotowego. Należy podkreślić, że w najnowszym ze wskazanych orzeczeń Trybunał po raz pierwszy rozpatrywał sprawę, w której rejestracja spornego znaku miała miejsce w państwie innym niż te, w których uprawniony wykazywał renomę znaku. Co więcej w kraju zgłoszenia spornego znaku uprawniony w ogóle nie prowadził działalności. Mimo to Trybunał stwierdził, że istnienie renomy w jakimkolwiek państwie członkowskim jest wystarczające, aby stwierdzić istnienie renomy na istotnej części obszaru UE. Nie ma znaczenia, czy uprawniony prowadzi działalność w kraju, w którym dochodzi ochrony.

Aleksandra Burda, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy