„Deluxe” – wskazanie pochodzenia handlowego towarów i usług czy wskazanie ich „wysokiej jakości”?
Rejestracja logotypu przedsiębiorstwa bywa skomplikowana. Nie każde oznaczenie będzie nadawać się do odróżniania produktów przedsiębiorcy od produktów konkurentów, czyli pełnić rolę znaku towarowego. Przyczyną może być jego opisowy charakter.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 maja 2017 r. w sprawie C-437/15 P
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nie są rejestrowane znaki, które pozbawione są jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. To samo rozporządzenie stanowi, że decyzje wydawane w sprawach znaków towarowych powinny zawierać określenie podstaw, na których są oparte, i co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawienia swoich uwag.
Spółka Deluxe Entertainment Services Group Inc. (działająca na rynku także pod skróconą nazwą „Deluxe”) będąca dostawcą cyfrowych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w przemyśle audiowizualnym zgłosiła w październiku 2012 r. w EUIPO słowno-graficzny znak towarowy „deluxe”:
Zgłoszenie znaku towarowego obejmowało wykaz w sumie ponad dziewięćdziesięciu towarów (kl. 9) i usług (kl. 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45), które – zdaniem zgłaszającego – należą do sektora audiowizualnego.
EUIPO odmówiło rejestracji znaku towarowego w stosunku do wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem. Zdaniem Urzędu brak odróżniającego charakteru oznaczenia powoduje, że nie pozwala ono odróżnić towarów i usług spółki od tych należących do konkurencji. Ponadto oznaczenie „deluxe” informuje konsumentów wyłącznie o jakości towarów i usług. Izba Odwoławcza zgodziła się z decyzją Urzędu. Uznała, że w części Unii Europejskiej, gdzie język angielski jest rozumiany, element słowny „deluxe” stanowi „powszechnie stosowany rodzaj etykiety promocyjnej, polegającej zaledwie na wskazaniu wysokiej jakości”. Dlatego też termin „deluxe” należy do kategorii słów, które nie powinny być zarejestrowane jako znaki towarowe. Charakteru odróżniającego również nie nadaje znakowi wykorzystany w nim element graficzny. Spółka Deluxe wniosła skargę o stwierdzenie nieważności decyzji.
Sąd UE uwzględnił skargę. Uznał, że Izba Odwoławcza zbadała charakter odróżniający znaku towarowego, lecz przedstawiła jedynie ogólne uzasadnienie dotyczące wszystkich towarów i usług. Tymczasem, aby zastosować uzasadnienie ogólne, powinna była wskazać, że między tymi towarami i usługami istniał na tyle bezpośredni i konkretny związek, aby mogły one tworzyć jednorodną kategorię.
Z wyrokiem nie zgodził się Urząd i skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE odwołanie od wyroku, zarzucając Sądowi, że ten niesłusznie ograniczył Urzędowi możliwość przedstawienia ogólnego uzasadnienia decyzji i ograniczył ją do przypadku, w którym towary i usługi tworzą jednorodne kategorie. W odwołaniu argumentowano, że Sąd mógł dokonać ogólnego uzasadnienia, ponieważ oznaczenie takie jak „deluxe” zawiera bezpośredni przekaz o charakterze zachwalającym, mający zastosowanie do wszystkich sektorów przemysłu i usług.
Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 maja 2017 r. uchylił orzeczenie Sądu.
Trybunał przypomniał, że badanie zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji nie może być ograniczone do minimum, lecz powinno być dokładne i kompletne. Kwestia objęcia znaku zakresem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji musi być oceniana w odniesieniu do każdego z towarów lub usług objętych zgłoszeniem, a sama decyzja o odmowie rejestracji znaku towarowego musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z usług.
Można ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia dotyczącego wszystkich towarów lub usług objętych zgłoszeniem wówczas, gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec całej dostatecznie jednolitej kategorii lub grupy towarów. Towary i usługi muszą pozostawać w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku, co oznacza, że mają wspólne cechy charakterystyczne, które byłyby istotne dla dokonania analizy zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji.
Dlatego też, zdaniem Trybunału, Sąd naruszył prawo, odrzucając w sposób ogólny możliwość istnienia jednorodności rozpatrywanych towarów i usług. Nie wziął w tym względzie pod uwagę specyfiki zgłaszanego znaku towarowego (a w szczególności jego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców). Sąd błędnie ograniczył się do stwierdzenia, że ponieważ między towarami i usługami objętymi zgłoszeniem występowały różnice wynikające z ich charakteru, właściwości, przeznaczenia i sposobów sprzedaży, to nie mogły one zostać uznane za jednorodną kategorię. Jednocześnie pominął, że mimo różnic wszystkie towary i usługi mogły mieć wspólną cechę charakterystyczną, która tłumaczy zastosowanie względem nich uzasadnienia ogólnego.
Sąd musi więc ponownie rozpatrzyć sprawę. Został zobowiązany do sprawdzenia, czy zgłaszany znak towarowy, który składa się z elementu słownego i graficznego, faktycznie mógł być przez właściwy krąg odbiorców postrzegany wprost i bezpośrednio jako wskazanie wysokiej jakości lub jako przekaz o charakterze zachwalającym (a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów i usług oznaczonych tym znakiem). Sąd powinien sprawdzić też, czy sam termin „deluxe” faktycznie jest nośnikiem „wysokiej jakości”. Jeżeli badanie wykaże, że termin „deluxe” ma znaczenie inne niż „wysoka jakość”, zadaniem Sądu będzie zbadanie, czy w świetle tego znaczenia towary i usługi objęte rozpatrywanym znakiem towarowym tworzą jednorodną grupę, co uzasadniałoby zastosowanie ogólnego uzasadnienia.
Omawiany wyrok Trybunału potwierdza tendencję orzecznictwa do bardziej restrykcyjnego badania charakteru odróżniającego znaków towarowych. Analiza powinna dotyczyć każdego z towarów i każdej z usług z osobna, co z kolei może doprowadzić do odmiennych wniosków w odniesieniu do poszczególnych towarów lub usług. Istnieje możliwość poprzestania na ogólnym uzasadnieniu dla wszystkich tych towarów i usług lub ich grup, jeżeli udowodnione zostanie, że towary i usługi pozostają w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku, by tworzyć jedną dostatecznie jednolitą kategorię. Decyzja wynikająca z badania powinna zawierać rzetelne i wyczerpujące uzasadnienie.
Marzena Białasik-Kendzior, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
