Coraz trudniej zarejestrować kształt produktu jako znak towarowy
W orzeczeniu wydanym w sprawie znanego krzesełka dla dzieci Tripp Trapp TSUE przeprowadził wykładnię przeszkód rejestracji odnoszących się do kształtu produktu.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 września 2014 r., sygn. akt C-205/13
Krzesełko Tripp Trapp norweskiej spółki Stokke A/S jest obecne na rynku wielu krajów świata od początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Charakteryzuje je prosty, nowoczesny skandynawski design i funkcjonalność polegająca przede wszystkim na systemie wymienianych półek-podestów, które pozwalają korzystać z krzesełka niemal przez całe życie – od niemowlaka do dorosłości.
Firma Stokke A/S ma licznych naśladowców na wielu rynkach. Ochrony swojego produktu dochodzi skutecznie na podstawie przepisów prawa autorskiego. Spór, którym zajmował się TSUE, powstał w Holandii, gdzie firma Hauck GmbH sprzedawała krzesełka Alpha i Beta. Tym razem firma Stokke podnosiła roszczenia nie tylko na podstawie przepisów prawa autorskiego, lecz również prawa znaków towarowych. Korzystała bowiem w Holandii z zarejestrowanego znaku towarowego przedstawiającego kształt swojego produktu.
Firma Stokke wygrała sprawę sądową w obu instancjach w zakresie prawa autorskiego. Sądy, w wyniku wniesienia przez Hauck GmbH powództwa wzajemnego, unieważniły jednak jej znak towarowy. Uznały bowiem, że atrakcyjny wygląd krzesełka Tripp Trapp zwiększa znacznie wartość towaru i że jego kształt jest określony charakterem samego towaru, mianowicie krzesełka dziecięcego bezpiecznego, wygodnego i solidnego. Uznały zatem, że spełnione są przeszkody rejestracji przewidziane w art. 3 (e) dyrektywy 89/104/EWG w sprawie znaków towarów, tj. że zachodzi sytuacja, w której oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów oraz kształtu zwiększającego znacznie jego wartość. Sąd Najwyższy miał jednak wątpliwości odnośnie do interpretacji tych przesłanek i skierował zapytania prawne do TSUE.
Pierwsze pytanie dotyczyło przesłanki kształtu towaru wynikającego z charakteru towaru i wymagało zajęcia przez TSUE stanowiska, czy ta podstawa odmowy rejestracji może mieć zastosowanie jedynie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu niezbędnego do funkcji towaru, czy również do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu wykazującego jedną lub więcej istotnych cech użytkowych tego towaru, których konsument może ewentualnie poszukiwać w towarach konkurencji. De facto było to pytanie o wąską albo szeroką wykładnię przepisu. W pierwszym przypadku przeszkoda rejestracji byłaby ograniczona do sytuacji, w której kształt jest nierozerwalnie związany z właściwościami towaru, jak np. trzonek i ostrze noża czy nogi, siedzisko i oparcie krzesła. Taka wąska interpretacja została uznana za niewystarczającą. W konsekwencji TSUE stwierdził, że omawiana przeszkoda rejestracji może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się z kształtu towaru wykazującego jedną lub więcej cech użytkowych istotnych i nierozerwalnie związanych z funkcją lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, których konsument może ewentualnie poszukiwać w towarach konkurencji.
Udzielając odpowiedzi na to pytanie, TSUE kierował się swym wcześniejszym orzeczeniem w sprawie klocka LEGO (opisanym w tekście Klocek LEGO nie może być znakiem towarowym) i przyjął wykładnię przesłanki kształtu wynikającego z charakteru towaru zgodną z wykładnią przesłanki kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, przeprowadzoną w wyroku w sprawie LEGO.
Drugie pytanie dotyczyło przesłanki kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. W tym względzie TSUE miał odpowiedzieć na pytanie, czy ta podstawa odmowy rejestracji może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się z kształtu towaru mającego kilka istotnych cech mogących nadać mu różne istotne wartości, i czy podczas tej oceny należy wziąć pod uwagę sposób postrzegania kształtu towaru przez docelowy krąg odbiorców. Do tej pory tę przeszkodę rejestracji odnoszono w zasadzie tylko do kształtów o wartości estetycznej (por. wyrok w sprawie Bang&Olufsen opisany w artykule Głośnik to nie znak towarowy), podczas gdy kształt krzesełka Tripp Trapp pełni więcej funkcji niż tylko estetyczną. TSUE uznał, że ta podstawa odmowy rejestracji może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się z kształtu towaru mającego kilka istotnych cech mogących nadać mu różne istotne wartości (nie tylko jedną). Sposób postrzegania kształtu towaru przez docelowy krąg odbiorców stanowi zaś tylko jeden z elementów oceny przeprowadzonej przez sąd.
Pytanie trzecie miało znaczenie drugorzędne i dotyczyło możliwości kumulacji przesłanek z art. 3 (e) dyrektywy. TSUE słusznie uznał, że podstawy odmowy rejestracji nie mogą być stosowane w sposób łączny i do odmowy rejestracji wystarczy wykazanie jednej z nich, lecz odrębnie od pozostałych wymienionych w przepisie.
Stanowisko TSUE w znaczącym stopniu zawęża możliwość rejestracji kształtu jako znaku towarowego przez szeroką wykładnię podstaw odmowy rejestracji. W zasadzie większość kształtów będzie związana w mniejszym lub większym zakresie z funkcjonalnością, użytecznością czy wartością estetyczną towaru, dla którego rejestrowane jest oznaczenie. Oznacza to, że w wielu przypadkach oznaczenia takie nie zostaną zarejestrowane albo ich rejestracja zostanie unieważniona, nawet jeśli nie ma żadnych wątpliwości, że mają one zdolność odróżniającą, tj. stanowią dla klientów wskazówkę pochodzenia towaru z określonego przedsiębiorstwa. Takie podejście wydaje się sprzeczne z podstawową zasadą, że kształt może pełnić taką funkcję i w rzeczywistości w przypadku znanych towarów często ją pełni.
Orzeczenie TSUE wpisuje się w obecną tendencję zawężającego zakresu ochrony znaków towarowych. Na pierwszy plan wysuwa się interes ogólny wolności konkurowania, wielokrotnie podkreślany przez TSUE w omawianym wyroku. Interes ten uzasadnia dążenie, by ochrona na podstawie prawa znaków towarowych nie prowadziła do przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych. TSUE podkreśla, że należy uniknąć tego, aby wyłączne i stałe prawo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w czasie ważności innych praw. Ochrona rozwiązań technicznych oraz estetycznych jest bowiem ograniczona w czasie (w przypadku patentów, prawa autorskiego, wzorów przemysłowych). Zdaniem TSUE nie ma uzasadnienia do jej przedłużania poprzez rejestrację kształtów jako znaków towarowych, których ochrona może być bez ograniczeń przedłużana.
Perspektywa zaprezentowana przez TSUE to jedynie jeden z możliwych punktów widzenia, ewidentnie promujący swobodę naśladownictwa. W tej perspektywie umyka podstawowa funkcja znaku towarowego, tj. pełnienie przez kształt funkcji odróżniającej, która z zasady powinna kreować monopol na rzecz jednego podmiotu, co służy nie tylko ochronie interesu samego uprawnionego, lecz również zapewnieniu przejrzystości na rynku. W przypadku towarów cieszących się ogromnym uznaniem sam ich kształt jest automatycznie kojarzony z określonym przedsiębiorstwem (tak jest w przypadku krzesełka Tripp-Trapp, klocka LEGO czy głośnika Bang & Olufsen). Odmowa uznania ich za znaki towarowe zachęca zresztą konkurentów do naśladownictwa zamiast do poszukiwania rozwiązań równie atrakcyjnych, lecz nie kopiujących pierwowzorów. Z pewnością nie sprzyja zatem zwiększeniu konkurencyjności oferty towarów zamiennych, co postuluje TSUE.
dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy