Używanie domen i metatagów stanowi reklamę
Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 11 lipca 2013 r. wydanego w sprawie Belgian Electronic Sorting Technology NV przeciwko Bertowi Peelaersowi oraz Visys NV (sygn. akt C-257/11).
Tło problemu
Począwszy od wyroku w sprawie Google wydanego 23 marca 2010 r. (sygn. akt C 236/08 i nast.) na szczeblu wspólnotowym zapadają rozstrzygnięcia dotyczące różnych aspektów używania znaków towarowych w internecie. Wiele uwagi poświęcono przede wszystkim słowom kluczowym: metatagom, tj. znacznikom umożliwiającym wyszukiwarkom internetowym zidentyfikowanie strony internetowej, dla której wskazano taki znacznik, oraz płatnym słowom kluczowym, zwanym w Google Ad Words, dzięki którym pozycjonowane są strony internetowe.
Używanie słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym konkurentów to częsta praktyka marketingowa. Umożliwia ona pozyskanie klientów, którzy pierwotnie zainteresowani byli zakupem towaru konkurencyjnego. W świetle prawa znaków towarowych intuicyjnie wydaje się, że takie działanie powinno stanowić naruszenie praw do znaku. Można bowiem przyjąć, że niewiele różni się opatrzenie własnego towaru cudzym znakiem towarowym od użycia cudzego znaku jako słowa kluczowego w celu zainteresowania klienta ofertą konkurencyjną wobec właściciela znaku.
Zapadłe wyroki zawierały jednak inne rozstrzygnięcie. Choć używanie metatagu korespondującego z cudzym znakiem towarowym uznano za użycie oznaczenia mogące prowadzić do naruszenia, jednakże – w zasadzie – ograniczona została możliwość stwierdzenia jego wystąpienia. W wyroku wydanym w sprawie Google Trybunał stwierdził, że do naruszenia znaku towarowego dojdzie tylko wtedy, kiedy treść linku reklamowego wyświetlonego po wpisaniu słowa kluczowego odpowiadającego cudzemu znakowi towarowemu wprowadza w błąd, tj. sugeruje, że towary oferowane na stronie, do której ten link prowadzi, mogą pochodzić od uprawnionego do znaku. Odnośnie do znaków renomowanych w wyroku Interflora (sygn. akt C-323/09) Trybunał stwierdzi, że choć wykorzystanie cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego narusza jego funkcję inwestycyjną i reklamową, działanie takie należy uznać za uzasadnioną i uczciwą praktykę mającą na celu zdobycie klientów. Takie rozwiązania można jedynie tłumaczyć uznaniem, że podejście do obrotu za pośrednictwem internetu różni się od oceny działań podejmowanych na rynku tradycyjnym, oraz że tym pierwszym rządzą znacznie bardziej liberalne zasady.
Pytanie prawne
W wyroku wydanym w omawianej sprawie Trybunał miał odpowiedzieć na pytanie belgijskiego Sądu Kasacyjnego, czy pojęcie reklamy z art. 2 dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej1 obejmuje rejestrację i używanie nazwy domeny, a także używanie [metatagów] w metadanych strony internetowej”. Odpowiedź pozytywna oznaczałaby, że podmioty, które dochodzą ochrony swych oznaczeń odróżniających w internecie mogą skorzystać z dodatkowej podstawy swoich roszczeń, tj. regulacji dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej.
Stan faktyczny
Strony sporu prowadziły tożsamą działalność związaną z produkcją i sprzedażą maszyn i systemów sortujących wyposażonych w technologię laserową. Powód – spółka BEST – istniała od 1996 r. i oferowała maszyny „Helius”, „Genius”, „LS9000” i „Argus”. Od 2008 r. była uprawniona do słowno-graficznego znaku towarowego BEST. Pozwany B. Peelears – były pracownik spółki BEST – założył własną firmę: Visys. Zakwestionowane działanie polegało na zarejestrowaniu domeny internetowej www.bestlasersorter.com, pod którą znajdowała się strona internetowa o identycznej treści jak podstawowe strony internetowe spółki Visys, dostępne pod domenami www.visys.be i www.visysglobal.be, oraz na użyciu wyrażeń zawierających oznaczenia BEST oraz nazwy maszyn powoda, tj. „Heliussorter, LS9000, Geniussorter, Best+Helius, Best+Genius, […] Best nv”.
Powód dochodził ochrony swoich znaków towarowych, nazwy handlowej i domeny oraz zakazania reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Sąd I instancji oddalił powództwo w całości, podczas gdy sąd II instancji uznał, że stosowanie cudzego znaku towarowego w metatagach narusza przepisy o reklamie porównawczej i wprowadzającej w błąd. Sąd kasacyjny oddalił żądania BEST, jednak również z wyjątkiem tych opartych na naruszeniu przepisów dotyczących reklamy. Zawiesił jednak postepowanie i skierował ww. pytanie prawne do Trybunału.
Pojęcie reklamy
Artykuł 2 pkt 1 dyrektywy 84/450 i art. 2 lit. a) dyrektywy 2006/114 definiują pojęcie reklamy jako przekaz w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług. Trybunał stwierdził już we wcześniejszych wyrokach, że w świetle ww. szerokiej definicji reklama może mieć różne formy. W sprawie istotne zatem było ustalenie, czy działanie pozwanego może być zakwalifikowane jako „przekaz w jakiejkolwiek formie” dokonany „w celu wspierania zbytu towarów lub usług”.
Rozstrzygnięcie
Trybunał nie miał wątpliwości, że używanie domeny www.bestlasersorter.com miało na celu wspieranie zbytu towarów lub usług pozwanego. Używanie domeny, która odwołuje się do określonych towarów lub określonych usług bądź też do nazwy handlowej spółki, stanowi bowiem przekaz skierowany do potencjalnych konsumentów i sugeruje im, że pod tą nazwą znajdą stronę internetową związaną z towarami uprawnionego do znaku.
Odnośnie do użycia cudzych znaków towarowych w metatagach Trybunał stwierdził, że w większości wypadków użytkownik internetu wprowadzający oznaczenie towaru lub nazwę producenta jako wyszukiwane słowo ma na celu znalezienie informacji lub ofert dotyczących tego konkretnego towaru lub tej konkretnej spółki. W rezultacie w przypadku, gdy obok podstawowych wyników wyszukiwania ukazują się linki do stron oferujących produkty konkurenta tej spółki, użytkownik internetu może postrzegać te linki jako ofertę alternatywną względem towarów rzeczonej spółki lub sądzić, że prowadzą one do stron oferujących towary tej ostatniej. Nie ma przy tym znaczenia, że te metatagi pozostają niewidoczne dla użytkownika internetu i że ich bezpośrednim odbiorcą nie jest on, lecz wyszukiwarka. Trybunał stwierdził, że zgodnie ze wskazanymi przepisami pojęcie reklamy obejmuje wyraźnie przekaz w jakiejkolwiek formie, włączając zatem również formy przekazu pośredniego, tym bardziej gdy mogą one wpływać na zachowanie gospodarcze konsumentów, a tym samym mieć wpływ na konkurenta, do którego nazwy lub towarów odwołują się metatagi. Nie ma też wątpliwości, że takie użycie metatagów stanowi strategię promocyjną, gdyż ma ona na celu zachęcenie użytkownika internetu do odwiedzenia strony użytkownika i zainteresowania się jego towarami lub usługami.
Powyższa analiza doprowadziła do wniosku, że używanie nazwy domeny oraz używanie metatagów stanowi reklamę w znaczeniu przepisów prawa wspólnotowego. Trybunał uznał zaś, że sama rejestracja domeny, która nie jest używana, nie stanowi reklamy, jako że sama w sobie jest jedynie pewną czynnością formalną.
Wnioski
Uznanie używania domen internetowych i metatagów za reklamę daje uprawnionym dodatkową podstawę dochodzenia ochrony ich oznaczeń odróżniających, w tym znaków towarowych. Niemniej jednak samo przesądzenie, że działanie takie stanowi reklamę, nie oznacza, że stosowanie przepisów o reklamie będzie prowadziło do udzielenia ochrony. Można się spodziewać, że w postępowaniu o dopuszczenie się reklamy wprowadzającej w błąd czy niedozwolonej reklamy porównawczej z wykorzystaniem cudzego znaku towarowego o jego wyniku zdecydują okoliczności podobne do branych pod uwagę w postępowaniu o naruszenie praw do znaku towarowego. Wynik sprawy będzie zatem taki sam jak w przypadku naruszenia praw do znaku. Oznacza to, że poziom rzeczywistej ochrony uprawnionego nie zwiększy się, a o wyniku sprawy zdecydują okoliczności brane pod uwagę w ocenie naruszenia praw do znaku, tj. przede wszystkim treść linku reklamowego i samej strony internetowej, a więc fakt, czy wprowadzają one w błąd, czy nie.
dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
______________________
1 Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 250, s. 17), zmieniona dyrektywą 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. (Dz.U. L 149, s. 22) (zwaną dalej „dyrektywą 84/450”), oraz dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 376, s. 21).