Świadomość używania znaku towarowego a jego unieważnienie
Właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie może wnosić na jego podstawie o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku towarowego, jeżeli zostanie odpowiednio udowodnione, że miał świadomość używania i przyzwalał na używanie tego znaku przez pięć następujących po sobie lat. Powstaje więc pytanie, jak tę świadomość udowodnić.
Wyrok WSA w Warszawie z 6 lutego 2015 r., VIII SA/Wa 830/14
Sprawa, w której wydano omawiane orzeczenie, dotyczyła sytuacji, w której podmioty działające wywodzą się z tego samego segmentu rynku i toczą spór o podobny znak towarowy. W 2004 r. wytwórnia win z Suwałk złożyła w Urzędzie Patentowym RP wniosek o unieważnienie słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego przez spółkę z siedzibą w Warce dla wyrobów winiarskich i innych wyrobów alkoholowych:
Podstawę unieważnienia stanowił zarejestrowany na rzecz suwalskiej wytwórni z pierwszeństwem od 1999 r. słowno-graficzny znak towarowy dla likierów, esencji alkoholowych, koktajli, win, wyciągów alkoholowych z owoców:
Broniąc swojego znaku towarowego, warecka spółka, oprócz argumentów o braku podobieństwa samych znaków towarowych, powołała się także na fakt wprowadzania przez siebie na rynek już od początku lat 90. wina owocowego, którego etykieta przedstawia m.in. „element słowny umieszczony w charakterystycznym białym rombie”:
Miało to zdaniem spółki dowodzić, że używała ona intensywnie spornego znaku jeszcze przed jego zgłoszeniem. Spółka podkreślała, że suwalska wytwórnia ze względu na profil działalności oraz kontakty między stronami musiała wiedzieć o wcześniejszym wykorzystywaniu przez warecką spółkę znaku, który stał się przedmiotem unieważnienia. Artykuł 165 ust. 1 pkt 1 Prawa własności przemysłowej (p.w.p.) stanowi zaś, że z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu. A zatem skoro suwalska wytwórnia miała pełną świadomość istnienia produktu opatrywanego sporną etykietą przed 5-letnim okresem wskazanym w ww. przepisie, wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na ten znak towarowy jest niedopuszczalny.
Świadomość używania znaku trzeba udowodnić
Urząd Patentowy nie zgodził się jednak z powyższą argumentacją. Urząd wydał decyzję unieważniającą prawo ochronne na znak towarowy, przyznając rację producentowi z Suwałk, który dowodził, że warecka spółka nie wykazała, aby był on świadomy używania spornego znaku przez okres 5 lat przed złożeniem tego wniosku. W ocenie urzędu z okoliczności wskazanych przez warecką spółkę oraz dowodów przedłożonych na ich poparcie (m.in. etykiet opakowań zwrotnych) wynika jedynie, że „suwalska wytwórnia mogła się ewentualnie dowiedzieć o używaniu przez warecką spółkę spornego znaku, a to za mało aby uznać, że była świadoma używania spornego znaku”.
Spółka z Warki zaskarżyła niekorzystną dla siebie decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jednym z zarzutów skargi było dopuszczenie złożenia wniosku o unieważnienie mimo spełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. WSA nie podzielił ww. zarzutu. Zdaniem sądu decyzja Urzędu Patentowego w tym zakresie była prawidłowa.
Sąd wskazał, że przy ocenie pojęcia „bycie świadomym” używania znaku towarowego należy kierować się wskazówkami zawartymi w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lipca 2007 r. (II GSK 98.07). W powołanej sprawie zarówno Urząd Patentowy, jak i WSA uznały, że prezentacja towarów oznaczonych unieważnianym znakiem na międzynarodowych targach oraz sprzedaż w dużych sieciach sklepów musiały zostać zauważone przez firmę konkurencyjną z tej samej branży, co uznano za wystarczające do uznania, że wnioskodawca był świadomy używania znaku i nie sprzeciwiał się temu. NSA skrytykował powyższe stanowisko. Podkreślił, że „bycie świadomym używania znaku towarowego” oznacza „posiadanie przez wnioskodawcę wiedzy o używaniu tego znaku przez uprawnionego”. Sąd podkreślił, że „nie można […] rozciągać zakresu omawianej przesłanki ustawowej na możność czy powinność dowiedzenia się przez wnioskodawcę o używaniu znaku przez uprawnionego”. Samo powoływanie się na prezentację towarów oznaczonych spornym znakiem na targach nie jest wystarczające do stwierdzenia świadomości używania znaku towarowego (w omawianym przypadku zabrakło także przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego co do faktu udziału wnioskodawcy w tych targach).
Do zastosowania przepisu art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie jest wystarczające przyjęcie, że „wnioskodawca mógł albo powinien mieć świadomość używania znaku towarowego”. Sąd zdecydowanie podkreślił, że ustawowa przesłanka „świadomości używania znaku” jest odrębna od przesłanki jego „używania” i „nie można przyjąć istnienia ogólnego, prawnego obowiązku przedsiębiorcy śledzenia konkurencji w celu uzyskania świadomości używania na rynku poszczególnych znaków towarowych”.
Analogiczne stanowisko zawarto w kolejnym wyroku NSA z 9 stycznia 2015 r. (GSK 2062/13), podkreślając, że warunkiem zastosowania przepisu art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jest „posiadanie przez wnioskodawcę świadomości używania zarejestrowanego znaku towarowego”.
Powyższe przesądza, że zarejestrowany znak towarowy może stać się przedmiotem wniosku o jego unieważnienie, nawet jeżeli właściciel tego znaku intensywnie go używał. Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego będzie próbował bronić swojego znaku, podnosząc, że konkurent musiał wiedzieć o używaniu znaku, a więc tolerował to używanie. Z omawianych orzeczeń, które akcentowały znaczenie „świadomości używania znaku”, wynika jednak, że wiedza ta musi być udowodniona. Nie wystarczy samo przekonanie o tym, że konkurenci monitorują lub wręcz mają obowiązek monitorowania oznaczeń używanych przez konkurencję.
Omawiany wyrok WSA nie jest jeszcze prawomocny. Można się jednak spodziewać, że utrzymany zostanie kierunek nadany we wcześniejszych rozstrzygnięciach NSA. Takie stanowisko należy zresztą uznać za słuszne. W przeciwnym razie znak towarowy raz zarejestrowany i używany w większości przypadków nie mógłby stać się przedmiotem postępowania o jego unieważnienie z uwagi na automatyczne uznanie ograniczenia praw właściciela wcześniejszego znaku towarowego powstałego w wyniku przyzwolenia.
Marzena Białasik-Kendzior, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
