Sądy IP – jakie zmiany od 1 lipca 2020 w przepisach o roszczeniu informacyjnym? | Co do zasady

W cyklu artykułów poświęconych sądom IP przybliżamy najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Pisaliśmy już o wprowadzeniu nowego postępowania odrębnego oraz o instytucjach wniosku o zabezpieczenie dowodu i wniosku o jego wydanie lub wyjawienie. Teraz przeanalizujemy najważniejsze zmiany dotyczące tzw. roszczenia informacyjnego.

Roszczenie informacyjne – kto i kiedy może z niego skorzystać?

Roszczenie informacyjne w aktualnym kształcie stanowi efekt implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy enforcement¹. Od tego czasu przepisy regulujące tę instytucję były kilkukrotnie nowelizowane.

Zgodnie z istniejącymi regulacjami podmioty uprawnione z tytułu  praw własności intelektualnej mogą żądać, aby potencjalny naruszyciel lub osoba trzecia udzielili informacji w przedmiocie okoliczności mających znaczenie z punktu widzenia roszczeń o ochronę tych praw. Udostępnione informacje mogą służyć uprawnionym z tytułu praw własności intelektualnej m.in. do sformułowania roszczeń pieniężnych o odszkodowanie lub wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Jednocześnie informacje dotyczące podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw mogą także pomóc uprawnionym w sformułowaniu roszczeń zakazowych oraz o usunięcie skutków naruszenia wobec innych podmiotów uczestniczących w procederze naruszenia.

Dotychczasowe regulacje nie zobowiązywały uprawnionego, aby w każdym przypadku uzyskania żądanych informacji wystąpił przeciwko naruszycielowi z odpowiednim powództwem o ochronę swoich praw. Brak takiego obowiązku był krytykowany z uwagi na ryzyko instrumentalnego wykorzystania wniosku do pozyskania informacji rynkowych o konkurencie. Z drugiej strony wyrażane były poglądy, że nie w każdym przypadku wytaczanie takiego powództwa w związku z otrzymanymi informacjami jest celowe lub ekonomicznie opłacalne.

Co istotne, roszczenie informacyjne w polskim systemie prawnym było inaczej uregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 80 ust. 1 pr. aut.), a inaczej w ustawie Prawo własności przemysłowej (obecnie art. 286²  p.w.p.). Podstawową różnicą był zakres informacji, do których przedstawienia mógł być zobowiązany naruszyciel. Warto dodać, że przepisy regulujące tzw. roszczenie informacyjne w ustawie Prawo własności przemysłowej były przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 6 lutego 2018 r. (SK 19/16) uznał poprzednio obowiązującą regulację (obowiązującą do 26 lutego 2020 r.) za częściowo niezgodną z Konstytucją². Ustawą z 16 października 2019 r. znowelizowano więc przepisy Prawa własności przemysłowej, aby uzgodnić ich brzmienie z ww. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Analogicznych zmian nie wprowadzono jednak w pozostałych ustawach przewidujących tzw. roszczenie informacyjne, tj. w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o ochronie baz danych oraz ustawie o ochronie prawnej odmian roślin.

Co zatem zmieni się od 1 lipca 2020 r.?

Wraz z wejściem w życie nowelizacji powołującej tzw. sądy IP ujednolicone zostaną:

• przesłanki uwzględnienia roszczenia informacyjnego,
• katalog informacji podlegających ujawnieniu,
• krąg podmiotów, które mogą zostać zobowiązane do udzielenia informacji.

Złożenie wniosku o zobowiązanie do udzielenia informacji dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej będzie możliwe zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku. Z takim wnioskiem uprawniony będzie mógł się zwrócić zarówno wobec domniemanego naruszyciela, jak i wobec osoby trzeciej, która:

1. posiada w ilości świadczącej o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej towary, przy których zaprojektowaniu, wytworzeniu lub wprowadzeniu do obrotu nastąpiło naruszenie prawa własności intelektualnej lub których cechy estetyczne lub funkcjonalne naruszają te prawa lub
2. dostarcza, w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi osobie, która narusza prawa własności intelektualnej, lub
3. wykonuje w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej usługi z naruszeniem prawa własności intelektualnej, lub
4. została przez osobę, o której mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazana jako wytwórca lub uczestnik procesu wprowadzenia do obrotu takich towarów, odbiorca takich usług lub podmiot, który je świadczy.

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że akcent celowo został położony nie na formalną ocenę, czy dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą, lecz na ocenę skali prowadzonej przez niego działalności. Innymi słowy, jeśli osoba trzecia będzie jedynie formalnie spełniać przesłanki uznania jej za prowadzącą działalność gospodarczą, lecz rozmiar świadczonych usług lub ilości posiadanych towarów nie będzie na to wskazywał, sąd będzie mógł oddalić wniosek o zobowiązanie do udzielenia informacji.

Ponadto odmiennie niż dotychczas będzie wyglądał zakres informacji, które będą mogły zostać udzielone. Zgodnie z nowym art. 479¹¹⁵ § 1 k.p.c. sąd będzie mógł zobowiązać domniemanego naruszyciela lub osobę trzecią do udzielenia:

1. informacji o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług oraz
2. informacji o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również cenach otrzymanych w zamian za towary lub usługi, a także
3. innych informacji, które są niezbędne do wykazania wysokości roszczenia, jeżeli będzie to uzasadnione szczególnymi okolicznościami.

Tym samym wprowadzony zostanie de facto otwarty katalog informacji podlegających ujawnieniu.

Od 1 lipca 2020 r. wnioskujący o udzielenie informacji będzie zobowiązany wykazać w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie. Dotychczasowe regulacje wymagały bądź wysokiego stopnia uprawdopodobnienia naruszenia (obowiązujący do 26 lutego 2020 r. art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p.), bądź też nie wskazywały wprost przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia jako warunku sine qua non uwzględnienia wniosku, pozostawiając doprecyzowanie tej kwestii orzecznictwu (art. 80 ust. 1 pr. aut.).

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej po wejściu w życie nowelizacji uprawniony będzie musiał wykazać związek pomiędzy istnieniem naruszenia a koniecznością zrealizowania roszczenia informacyjnego, które ma umożliwiać uprawnionemu ustalenie skali naruszenia. Ponadto uprawniony będzie musiał także określić rodzaj żądanych informacji, okoliczności wskazujące na fakt, że obowiązany może dysponować żądanymi informacjami, a ponadto wykazać, że żądane informacje są konieczne dla określenia źródła lub zakresu naruszenia prawa.

Wnioskodawca będzie musiał wystąpić z roszczeniem przeciwko naruszycielowi w ciągu maksymalnie miesiąca od dnia wykonania postanowienia o udzieleniu informacji, jeśli zdecydował się wystąpić z żądaniem przed wszczęciem postępowania o ochronę swojego prawa. Jeśli uprawniony mimo wykonania przez obowiązanego postanowienia nie wytoczy powództwa lub gdy pismo wszczynające postępowanie zostanie cofnięte, zwrócone lub odrzucone, a ponadto gdy powództwo lub wniosek zostaną oddalone lub postępowanie umorzone, obowiązanemu przysługiwać będzie roszczenie o naprawienie szkody – wzorowane na regulacji obowiązującej w postępowaniu zabezpieczającym w art. 746 k.p.c. Roszczenie o naprawienie szkody będzie również przysługiwało obowiązanemu, jeśli uprawniony wykorzysta udzielone informacje w innym celu niż dla dochodzenia roszczenia o ochronę praw własności intelektualnej.

Wniosek o udzielenie informacji będzie podlegał doręczeniu obowiązanemu, aby mógł on zająć stanowisko w przedmiocie żądania w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Sąd, decydując o wydaniu postanowienia, będzie musiał wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązanego. W postanowieniu o udzieleniu informacji powinien zostać określony termin udzielenia informacji, ich rodzaj oraz zakres, a także zasady zapoznania się z nimi przez uprawnionego. Ustawa zastrzega, że informacje przedstawiane przez obowiązanego będą udzielane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co również stanowi nowość w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji.

Postanowienie zobowiązujące do udzielenia informacji będzie natychmiast wykonalne. Informacje mają być udzielane w formie pisemnej bądź elektronicznej. Egzekucja nałożonego przez sąd obowiązku będzie możliwa w trybie egzekucji sądowej właściwej dla świadczeń niepieniężnych (art. 1050 k.p.c.). Jednocześnie zasadność uwzględnienia wniosku będzie podlegała kontroli instancyjnej przez sąd II instancji, jeśli obowiązany złoży zażalenie.

Wniosek o zobowiązanie naruszyciela lub podmiotu trzeciego do udzielenia informacji będzie podlegał opłacie w wysokości 200 zł niezależnie od tego, czy będzie składany przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie, czy w jej toku.

Ewa Nagy, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy