Sądy IP – czy łatwiej będzie udowodnić naruszenie? | Co do zasady

Jak ostatnio sygnalizowaliśmy, 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy rodzaj postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej oraz nowe instytucje, które mają wzmocnić ochronę praw własności intelektualnej i zharmonizować rozrzucone po różnych ustawach przepisy wynikające z implementacji tzw. dyrektywy enforcement¹. Zmienią się m.in. zasady zabezpieczania dowodów dotyczących naruszenia. Pojawi się też możliwość żądania wyjawienia lub wydania środka dowodowego.

Implementacja dyrektywy enforcement wprowadziła do polskiego porządku prawnego pewne środki ułatwiające realizację roszczeń o ochronę praw własności intelektualnej. Chodzi w szczególności o tzw. roszczenia informacyjne oraz żądanie zabezpieczenia dowodów.

Nowelizacja, która wejdzie w życie z początkiem lipca, zmienia zasady zabezpieczania środka dowodowego, a także wprowadza zupełnie nową instytucję – żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego. Omówimy je w poniższym teście.

Przybliżenie zmian wynikających z nowelizacji  w zakresie tzw. roszczenia informacyjnego będzie przedmiotem kolejnego artykułu.

Jak jest?

Aktualnie uprawniony z tytułu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, praw wyłącznych określonych w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin, a także podmiot mający interes w sprawie o naruszenie autorskich praw majątkowych lub naruszenie praw sui generis do baz danych może żądać zabezpieczenia dowodów dotyczących naruszenia.

Uprawnienie to stanowi regulację szczególną w stosunku do regulacji przewidzianej w art. 310 k.p.c. dotyczącej możliwości żądania zabezpieczenia dowodu przed wszczęciem postępowania w każdym postępowaniu cywilnym. Instytucja zabezpieczenia dowodu z art. 310 k.p.c. służy wcześniejszemu przeprowadzeniu dowodów, jeśli istnieje obawa, że ich przeprowadzenie w toku postępowania rozpoznawczego nie będzie możliwe. Chodzi więc np. o sytuacje, gdy trzeba przeprowadzić oględziny nieruchomości podlegającej rozbiórce lub przesłuchać poważnie chorego świadka.

Cel zabezpieczenia dowodu w postępowaniu dotyczącym ochrony praw własności intelektualnej jest odmienny. Instytucja ta ma służyć pozyskaniu dowodów potwierdzających fakt naruszenia praw własności intelektualnej, których uzyskanie w inny sposób niż od naruszyciela byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione. Odmienne są również przesłanki, jakie wnioskodawca musi wykazać, chcąc skorzystać z tego instrumentu. Przede wszystkim musi uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w uzyskaniu postanowienia zabezpieczającego dowód. Z uwagi jednak na zbieżność nazw obu instytucji w orzecznictwie przeważa pogląd, że wnioskujący o zabezpieczenie dowodu dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej musi wykazać także przesłanki ogólne określone w art. 310 i n. k.p.c.. Istota tej instytucji przejawiała się zatem do tej pory w przeciwdziałaniu sytuacji, w której z uwagi na upływ czasu lub inne okoliczności dowód nie mógłby zostać przeprowadzony w toku postępowania rozpoznawczego. Mogło to wynikać np. z obawy przed zniszczeniem dokumentów lub przedmiotów mogących wskazywać na naruszenie prawa, w sytuacji gdy z innych przepisów prawa nie wynika obowiązek ich przechowywania lub okres przechowywania jest stosunkowo krótki. Żądanie wniosku w sprawie zabezpieczenia dowodów na gruncie dotychczasowej regulacji mogło obejmować np. nakaz złożenia przez uczestnika do akt sądowych określonych dowodów (np. urządzeń), ich wydania uprawnionemu, udostępnienia celem dokonania oględzin czy przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Co się zmieni?

• Zabezpieczenie środka dowodowego

Od 1 lipca 2020 r. przesłanki wystąpienia z żądaniem zabezpieczenia środka dowodowego w każdej sprawie z zakresu własności intelektualnej uregulowane będą w Kodeksie postępowania cywilnego, a nie w poszczególnych ustawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Z żądaniem tym, tak jak dotychczas, będzie można wystąpić zarówno przed wszczęciem postępowania w sprawie, jak i w jego toku.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, celem instytucji ma być jedynie fizyczne pozyskanie materiału, z którego będzie mógł zostać przeprowadzony dowód, a nie jego przeprowadzenie przed wytoczeniem właściwego postępowania w sprawie, jak ma to miejsce w przypadku instytucji określonej w art. 310 k.p.c.

W ustawie wskazano przykładowy katalog sposobów zabezpieczenia środków dowodowych, do których należeć będą m.in.: odebranie towarów, materiałów, dokumentów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji,  jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów połączone, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek.

Sposób redakcji nowych przepisów pozostawia wątpliwość, czy z instytucji tej będą mogli skorzystać tylko uprawnieni z praw własności intelektualnej sensu stricte, czy również podmioty dochodzące ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub ochrony dóbr osobistych w kategoriach spraw uznanych przez ustawodawcę za kwalifikujące się do rozpoznania w postępowaniu odrębnym z własności intelektualnej (art. 479⁸⁹ k.p.c.). Ustawodawca nakazuje bowiem stosować przepisy działu IVg „Postępowanie w sprawach własności intelektualnej” do wszystkich spraw własności intelektualnej w rozumieniu nadanym w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Jednocześnie jednak nowelizacja pozostawia w poszczególnych ustawach regulujących zasady postępowania z danym prawem własności intelektualnej przepisy dotyczące uprawnień procesowych, zmieniając ich treść i zamieszczając odesłanie do regulacji znajdującej się w k.p.c. Analogicznych przepisów nie zdecydowano się jednak wprowadzić do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy Kodeksu cywilnego, regulującego zagadnienia dóbr osobistych. Pojawia się zatem uzasadniona wątpliwość, jak sądy będą stosowały komentowaną regulacje w praktyce.

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodu w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej powierzone zostało komornikom. W nowelizacji przewidziano również, że w razie potrzeby sąd będzie mógł wezwać biegłego, aby wziął udział w czynnościach związanych z wykonaniem tego rodzaju postanowienia.

Zgodnie z nową regulacją wnioskujący o zabezpieczenie środka dowodowego będzie musiał:

• uprawdopodobnić istnienie roszczenia,
• uprawdopodobnić posiadanie interesu prawnego w zabezpieczeniu środka dowodowego,
• określić środek dowodowy i sposób jego zabezpieczania.

W art. 479⁹⁸ § 2 wskazano, że interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego będzie istniał w sytuacjach, gdy:

• brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów,
• istnieje ryzyko zniszczenia środka dowodowego lub opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego,
• z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Aby zapewnić równowagę interesów przeciwników procesowych, ustawa zastrzega, że w wydanym postanowieniu sąd powinien określić zakres wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania z niego i zapoznawania się z nim. W szczególności sąd może ograniczyć lub wyłączyć prawo do kopiowania środka dowodowego lub jego utrwalania w inny sposób.

Z tego samego względu komornik złoży dowody uzyskane na podstawie ww. postanowienia w sądzie, a nie do rąk uprawnionego. Wnioskodawca uzyska wgląd do uzyskanych od naruszyciela dowodów dopiero wraz z uprawomocnieniem się postanowienia, a zatem po rozważaniu przez sąd argumentów obowiązanego/pozwanego przeciwko uwzględnieniu wniosku, jeśli wydane postanowienie zostanie przez niego zaskarżone.

Jeśli sąd uwzględni wniosek złożony przed rozpoczęciem postępowania w sprawie, termin na wniesienie pozwu będzie liczony od chwili uprawomocnienia się postanowienia, a zatem od chwili, kiedy uprawniony uzyskał szansę zapoznania się z dowodami. Termin ten powinien wynosić minimum dwa tygodnie, a maksimum miesiąc.

Złożenie wniosku o zabezpieczenie środka dowodowego podlega i będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł (art. 26 a ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia środka dowodowego będzie zaskarżalne zażaleniem do sądu II instancji (art. 479¹⁰⁰ § 4 k.p.c) , a zatem odmiennie niż ma to miejsce w przypadku typowych postanowień wydawanych w sprawach o zabezpieczenie roszczeń, które rozpoznawane są przez ten sam sąd, który wydał zaskarżone postanowienie w składzie trzyosobowym (art. 741 § 2 k.p.c.).

• Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego

Niezależnie od opisanej powyżej instytucji zabezpieczenia środka dowodowego, w trakcie trwania postępowania o naruszenie prawa własności intelektualnej powód będzie mógł żądać, aby pozwany wyjawił lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje.

W szczególności uprawnienie to ma służyć ujawnieniu dokumentów bankowych, finansowych i handlowych znajdujących się w posiadaniu pozwanego. Przed podjęciem decyzji – przeciwnie niż ma to miejsce w przypadku żądania zabezpieczenia środka dowodowego – sąd będzie musiał obligatoryjnie umożliwić pozwanemu ustosunkowanie się do wniosku w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Jeśli pozwany nie zastosuje się dobrowolnie do wydanego postanowienia i nie przekaże żądanych dowodów, wykonanie postanowienia powierzone zostanie co do zasady komornikom. W pewnym zakresie właściwy może być także tryb egzekucji sądowej dotyczącej świadczeń niepieniężnych. Powodowie zyskają zatem możliwość przymusowego wyegzekwowania obowiązków wynikających z treści postanowienia sądowego, której dotychczas nie mieli. Aktualnie bowiem, nawet jeśli sąd uwzględni złożony przez powoda wniosek o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia dokumentów w oparciu o regulację z art. 248 k.p.c., brak jest możliwości żądania wykonania wynikającego z decyzji sądu obowiązku w trybie postępowania egzekucyjnego.

Podobnie jak w przypadku instytucji zabezpieczenia środka dowodowego, w ustawie przewidziano mechanizmy ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez wskazanie, że w gestii sądu pozostaje określenie terminu wyjawienia lub wydania środka dowodowego, ustalenie zasad korzystania z niego i zapoznawania się z nim, a także wprowadzenie ewentualnych ograniczeń w celu ochrony ww. tajemnicy.

Jeśli pozwany będzie się uchylał od wykonania postanowienia lub celowo doprowadzi do zniszczenia środka dowodowego, sąd będzie mógł uznać za ustalony fakt, który miał zostać wykazany za pomocą tego środka, oraz obciążyć pozwanego w całości obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania niezależnie od wyniku sprawy.

Złożenie wniosku o wyjawienie lub wydanie dowodu będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł. Także w przypadku tego postanowienia pozwanemu przysługiwać będzie zażalenie do sądu II instancji (art. 479¹¹⁰ § 1 k.p.c.), analogicznie jak w przypadku instytucji zabezpieczenia środka dowodowego.

Podsumowanie

Należy mieć nadzieję, że wprowadzenie nowej instytucji wyjawienia środka dowodowego, a także zmiana przepisów dotyczących instytucji zabezpieczenia dowodu zachęci podmioty uprawnione z tytułu praw własności intelektualnej, by w większym niż dotychczas zakresie egzekwowały przysługujące im roszczenia wynikające z naruszenia ich praw.

Nowe regulacje będą mieć znaczenie dla wszystkich spraw, w których dostęp do dowodów potwierdzających fakt lub skalę naruszenia praw własności intelektualnej był utrudniony (jak np. w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej w internecie).

Ewa Nagy, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy