Licencjobiorca powodem – nowe, istotne uprawnienie
Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziła znaczącą zmianę dotyczącą legitymacji czynnej licencjobiorcy w postępowaniach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Dotychczas, w przypadku krajowych znaków towarowych, tylko licencjobiorca wyłączny i wpisany do rejestru mógł na równi z uprawnionym dochodzić roszczeń z powodu naruszenia znaku towarowego, o ile umowa licencyjna nie stanowiła inaczej. Od 16 marca 2019 r. to się zmieniło.
Licencjobiorca może być powodem w sprawie o naruszenie znaku towarowego
Znowelizowane przepisy Prawa własności przemysłowej przewidują, że za zgodą uprawnionego licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie, o ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej. Do wystąpienia z powództwem jest uprawniony zarówno licencjobiorca wyłączny, jak i niewyłączny – przepis nie różnicuje bowiem kategorii licencjobiorców, posługując się ogólnym pojęciem „licencjobiorca”. Jest to znacząca zmiana.
Dotychczas art. 76 ust. 6 zd. 2 p.w.p. przyznawał to uprawnienie jedynie licencjobiorcy wyłącznemu, a na dodatek wyłącznie takiemu, który został wpisany do rejestru. Krąg legitymowanych czynnie do wystąpienia w sprawie o naruszenie znaku towarowego był więc ograniczony. Licencjobiorca wyłączny niewpisany do rejestru nie miał, podobnie jak licencjobiorca niewyłączny, legitymacji czynnej, a zatem nie mógł skutecznie wnieść powództwa w sprawie o naruszenie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy. W tym zakresie dyrektywa 2015/2436 i nowe przepisy Prawa własności przemysłowej, które ją implementują, klarują sytuację prawną licencjobiorcy krajowych znaków towarowych i zrównują jego pozycję z licencjobiorcą unijnych znaków towarowych, o czym pisaliśmy już tutaj.
Nowy przepis art. 163 ust. 11 p.w.p. uzależnia możliwość wystąpienia z powództwem przez licencjobiorcę od zgody uprawnionego. Strony będą mogły taką zgodę przewidzieć od razu w umowie, jak również będą mogły wyraźnie wyłączyć takie uprawnienie licencjobiorcy. Jeżeli strony na etapie zawierania umowy licencyjnej nie wprowadziły do niej postanowień dotyczących wnoszenia powództwa o naruszenie prawa ochronne na znak towarowy, uprawniony może wyrazić zgodę później. Wprawdzie nowy art. 163 ust. 11 p.w.p. nie określa, czy zgoda uprawnionego musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wydaje się jednak, że skoro umowa licencyjna – niezależnie od tego, czy dotyczy licencji wyłącznej, czy licencji niewyłącznej – wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, to zgoda uprawnionego także.
Znowelizowane przepisy przewidują, że licencjobiorca wyłączny może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego, jeżeli uprawniony, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z takim powództwem. Wydaje się, że przepis ten ma umożliwić licencjobiorcy wyłącznemu podjęcie kroków na drodze sądowej nawet wtedy, gdy umowa licencyjna nie zawiera uprzedniej zgody uprawnionego. Licencjobiorca wyłączny powinien wówczas wezwać uprawnionego do działania i wyznaczyć mu w tym zakresie stosowny termin, po upływie którego to licencjobiorca wyłączny będzie mógł samodzielnie dochodzić zaniechania naruszeń znaku towarowego.
Licencjobiorca może przystąpić do procesu w celu dochodzenia odszkodowania
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 163 ust. 12 p.w.p. licencjobiorca, jeśli sam nie wytacza powództwa, ma prawo wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa w celu uzyskania odszkodowania. Przepis dotyczy każdego licencjobiorcy, tj. zarówno licencjobiorcy wyłącznego, jak i niewyłącznego, bowiem w treści przepisu nie ma takiego rozróżnienia i użyte jest ogólne określenie „licencjobiorca”.
Wpis licencji do rejestru znaków towarowych
Znowelizowany przepis art. 163 ust. 5 p.w.p. przewiduje, że licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znaków towarowych. Ponieważ przepis nie wprowadza rozróżnienia, należy przyjąć, że do rejestru znaków towarowych można obecnie wpisać zarówno licencję wyłączną, jak i niewyłączną. Wpis licencji do rejestru znaków potwierdzi np. legitymację licencjobiorcy w postępowaniu o naruszenie znaku towarowego.
Podsumowanie
Nowelizacja Prawa własności przemysłowej w opisanym zakresie jest pożądana. Wprowadza ona tożsame uprawnienia dla licencjobiorców unijnych znaków towarowych (zob. art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej) i krajowych znaków towarowych. Spójność rozwiązań w obu porządkach prawnych wpłynie pozytywnie na pewność prawa i orzecznictwa, a także na ujednolicenie praktyk stosowanych przez unijne i krajowe urzędy.
dr Monika A. Górska, radca prawny, praktyka własności przemysłowej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
