Czy popularność znaku towarowego może prowadzić do jego utraty? | Co do zasady

Każdy właściciel znaku towarowego stara się wypromować swój znak, tak aby był on znany i rozpoznawalny wśród klientów, a przede wszystkim cieszył się zwiększoną zdolnością odróżniającą czy nawet renomą. Sława znaku jest więc marzeniem każdego uprawnionego. Zdarzają się jednak przypadki, gdy taka wyjątkowa popularność jest dla marki wręcz szkodliwa. Mowa tu o przekształceniu znaku w nazwę towaru, co w języku prawniczym określane jest jako „degeneracja znaku towarowego”.

Na okrągło stykamy się z nazwami takimi jak trampolina, nylon, rower, jacuzzi, hula-hop, lanolina, linoleum, termos, celofan, gramofon, sacharyna czy butapren, rzadko mając świadomość, że są nazwy rodzajowe (inaczej generyczne), które kiedyś były znakami towarowymi należącymi do konkretnych podmiotów.

Sytuacje takie mają charakter szczególny. Do degeneracji znaku towarowego dochodzi najczęściej wtedy, gdy na rynek wprowadzany jest zupełnie nowy rodzaj produktu, niemający własnej nazwy, i odnosi spektakularny sukces, gdyż odpowiada na potrzeby konsumentów. Wówczas znak towarowy służący do jego oznaczania zaczyna być używany jako nazwa całej kategorii, a nie jako oznaczenie wskazujące na pochodzenie od konkretnego producenta. Niebezpieczeństwo polega na tym, że w razie degeneracji właściciel może utracić swój znak towarowy i każdy będzie mógł go używać.

Wyraźnymi sygnałami wskazującymi na to, że konsumenci traktują dany znak towarowy jako nazwę kategorii produktów, jest pisanie tego oznaczenia małą literą, używanie go w liczbie mnogiej, spolszczanie, a także umieszczanie go w słownikach czy też innych oficjalnych publikacjach w roli rzeczownika pospolitego będącego nazwą rodzajową. Tego typu przypadki, choć nieliczne, dotyczą także nazw używanych jako znaki towarowe dla produktów alkoholowych. Cechą charakterystyczną procesu degeneracji jest jego długotrwałość, ale też spory o pozbawienie właściciela praw do danego oznaczenia ciągną się latami.

Wiśniówka dla wszystkich?

Przykładem znaku towarowego, który próbowano wygasić właśnie z powodu degeneracji, jest Wiśniówka, zarejestrowana dla alkoholi jeszcze w 1965 r. W roku 1999 znak ten stał się własnością Mazowieckiej Fabryki Wódek i Drożdży Polmos z Józefowa koło Błonia. Po 1989 r. wódkę o nazwie WIŚNIÓWKA zaczęły produkować i wprowadzać do obrotu także inne podmioty, nie tylko Polmosy.

Rejestracja słownego znaku towarowego WIŚNIÓWKA oznaczała, co do zasady, że żaden inny podmiot nie mógł uzyskać rejestracji na identyczny lub podobny znak towarowy ani go używać. Jeden z producentów, który mimo to wytwarzał wódkę o tej nazwie, złożył do Urzędu Patentowego wniosek o wygaszenie znaku towarowego WIŚNIÓWKA z powodu utraty przez znak znamion odróżniających. Wskazał, że wskutek działań lub zaniedbań uprawnionego znak stał się oznaczeniem zwyczajowo funkcjonującym w obrocie i składającym się wyłącznie z elementów, które służą do informowania o rodzaju towaru, jego składzie, jakości, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia towarów, dla których został zarejestrowany.

Zdaniem wnioskodawcy znak towarowy WIŚNIÓWKA stał się w powszechnym odbiorze synonimem wódki o danym kolorze i smaku, której odbiorcy nie łączą go z którymkolwiek Polmosem, a zwłaszcza z Polmosem Józefów. Zatem odbiorcy nie wiążą już z tym znakiem informacji o pochodzeniu produktu, lecz o produkcie jako takim. Na poparcie tej opinii wnioskodawca przytoczył szereg przykładów takiego używania tego słowa w słownikach, książkach kucharskich, encyklopediach i innych publikacjach.

Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 25 sierpnia 2004 r. (II SA 2379/03 oraz wyrok NSA z 9 marca 2005 r., II GSK 8/05), stwierdzając, że sam fakt, że znak bywa używany w obrocie jako nazwa towaru, a przeciętny konsument nie łączy ze znakiem wyobrażenia o pochodzeniu towaru, w żadnym razie nie wystarczają, by można było uznać znak za zdegenerowany. Dowodem takim mogłyby być jedynie badania demoskopijne, których jednak wnioskodawca nie przeprowadził.

Sąd uznał, że zmiana treści informacji przekazywanej przez znak towarowy i uzyskanie przez oznaczenie charakteru zwyczajowego określenia nie pozwala na wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Ważną kwestią w tego typu sprawach jest zbadanie zachowania właściciela znaku towarowego. Jeżeli podejmuje on obronę znaku, tak w formach procesowych (wytaczanie stosownych powództw), jak i nieprocesowych (wysyłanie listów ostrzegawczych, zamieszczanie powszechnie dostępnych informacji, że oznaczenie jest chronionym znakiem), nie może utracić praw do swego oznaczenia. W przedmiotowej sprawie uprawniony podejmował takie działania, a jego uporczywość i determinacja w używaniu znaku w funkcji oznaczenia pochodzenia, tj. w funkcji znaku towarowego, wskazywała, że traktował on znak WIŚNIÓWKA jako istotną część szeroko pojmowanego majątku przedsiębiorstwa, co stanowi przeszkodę uznania degeneracji znaku.

Zatem do degeneracji znaku towarowego może dojść tylko wtedy, gdy właściciel zaniechał obrony swego oznaczenia.

Na marginesie należy wspomnieć, że choć znak towarowy WIŚNIÓWKA nie został wówczas wygaszony z powodu degeneracji, konkurentowi udało się go później unieważnić. Obecnie istnieją rejestracje znaków towarowych zawierające oznaczenie WIŚNIÓWKA. Kilka podmiotów wprowadza też na rynek tak oznaczone produkty.

Sophia tylko z jednego źródła

Stanowisko to zostało podtrzymane wiele lat później w podobnej sprawie dotyczącej znaku towarowego Sophia zarejestrowanego dla wina, likierów i wyrobów spirytusowych (Sp.190.2015). Domain Menada sp. z o.o. wniosła o wygaszenie tego znaku, argumentując, że oznaczenie Sophia z uwagi na wieloletnie, tolerowane przez uprawnionego wykorzystywanie go przez różnych uczestników rynku w odniesieniu do win jest oznaczeniem zwyczajowo używanym dla win pochodzących z Bułgarii.

Zdaniem wnioskodawcy polskiemu konsumentowi oznaczenie Sophia kojarzy się z Bułgarią, a wino z oznaczeniem Sophia jest synonimem wina bułgarskiego, zatem znak towarowy Sophia jest kojarzony z krajem pochodzenia, a nie z konkretną firmą. Argumentował on, że obecność na rynku marki Sophia była podtrzymywana przez inne podmioty niż uprawniony do znaku i gdyby nie podmioty trzecie, oznaczenie to zniknęłoby z rynku. Wnioskodawca przedłożył zdjęcia butelek wina oznaczonego znakiem Sophia wprowadzanego przez różnych importerów, wydruki ze strony internetowej z ofertą win z oznaczeniem Sophia, przykładowe dokumenty księgowe i celne związane z importem przez wnioskodawcę wina Sophia, a także kontrakty i porozumienia o współpracy, wskazując, że użyte są w nich sformułowania „wina typu Sophia” lub „wina klasy Sophia”, co potwierdza, że w obrocie branżowym nazwa Sophia funkcjonuje jako określenie rodzajowe.

Urząd Patentowy przypomniał, że chcąc wykazać, że znak towarowy utracił zdolność odróżniającą, należy przedstawić konkretne przypadki posługiwania się oznaczeniem jako wskaźnikiem informacji o produkcie jako takim, a nie znakiem towarowym pochodzącym od określonego przedsiębiorstwa. Należy także wykazać, że utrata znamion odróżniających znaku jest skutkiem działań lub zaniedbań uprawnionego. Musi więc wystąpić związek przyczynowy pomiędzy faktem przekształcenia się znaku w nazwę zwyczajową a zachowaniem uprawnionego do znaku. Weryfikacja procesu degeneracji znaku towarowego powinna być dokonana z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców. Zatem w celu dokonania oceny, czy dany znak towarowy przekształcił się w oznaczenie zwyczajowe, należy brać pod uwagę opinię konsumentów i końcowych odbiorców.

Zdaniem Urzędu przedstawione przez wnioskodawcę przykłady użycia oznaczenia Sophia nie były użyciem w formie oznaczenia opisowego, a materiały nie dowodziły, że nazwa Sophia stała się nazwą rodzajową.

Materiałem dowodowym w tej sprawie były między innymi etykiety win Sophia wprowadzane do obrotu przez różne podmioty. Wina opatrywane były różnymi etykietami z dodatkowymi elementami graficznymi i słownymi, lecz z powtarzalnym ich głównym elementem – słowem Sophia zapisanym taką samą czcionką. Etykiety nie zawierały informacji o producencie, ale o importerze, zaś informacja taka umieszczana była drobną czcionką na etykiecie tylnej. Różnorodność szaty graficznej etykiet mogła być postrzegana przez konsumentów jako zmiany estetyczne opakowania wprowadzane przez podmiot importujący wino, co nie jest rzadką praktyką na rynku polskim.

Najważniejsze, że główny element tych etykiet – oznaczenie Sophia – było zapisane tą samą czcionką. Świadczy to najprawdopodobniej o podszywaniu się przedsiębiorców, nakładających na wprowadzane przez siebie wina etykiety z napisem Sophia, pod źródło pochodzenia produktu, którego istnienia oczekują konsumenci kupujący wino oznaczone znakiem towarowym Sophia.

Wprowadzanie na rynek wina ze znakiem Sophia przez wielu producentów nie oznacza jeszcze, że oznaczenie zmieniło charakter na opisowy, ponieważ nie wiadomo, jak tę sytuację postrzegają konsumenci. Dowody złożone w sprawie nie odniosły się do tego, w jaki sposób znak Sophia jest postrzegany przez ostatecznych konsumentów, co jest konieczne dla ustalenia, czy doszło do degeneracji znaku.

Drugą okolicznością przesądzającą o utracie przez znak towarowy zdolności odróżniającej jest ocena działań uprawnionego. W przedmiotowej sprawie uprawniony udowodnił, że podejmował działania w celu wyegzekwowania prawa wyłącznego do spornego znaku towarowego. Wysyłał wezwania do zaprzestania naruszania znaku towarowego Sophia i wystąpił z pozwem o zakazanie wprowadzania do obrotu na terenie Polski wyrobów alkoholowych opatrzonych znakiem Sophia lub znakiem do niego podobnym, co świadczy o braku zgody na przekształcenie przysługującego mu znaku towarowego w oznaczenie opisowe.

Zatem w sytuacji utraty znamion odróżniających przez znak towarowy przy jednoczesnej aktywnej postawie uprawnionego broniącego znaku nie może dojść do jego degeneracji.

Właściciel musi dbać o swój znak

Powyższe rozstrzygnięcia wyraźnie pokazują, że najlepszym sposobem na uniknięcie degeneracji znaku towarowego jest skuteczna walka o znak, której elementem może być np. wysyłanie wezwań do dobrowolnego zaprzestania używania znaku towarowego lub występowanie na drogę sądową w związku z naruszeniami prawa ochronnego.

Na co zatem powinien zwrócić uwagę właściciel znaku towarowego, aby go skutecznie chronić przed degeneracją? Przede wszystkim zawsze używać go w funkcji znaku towarowego, a nie nazwy kategorii towarów, oraz oznaczać go symbolem ®, informując w ten sposób o jego rejestracji. Doświadczenie pokazuje, że używanie takiego symbolu jest często skutecznym środkiem odstraszającym potencjalnych naruszycieli, gdyż potwierdza, że właściciel znaku jest świadom swoich praw i gotów jest ich bronić.

Monika Wieczorkowska, rzecznik patentowy, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy