Butelka Domestos – rejestracja przestrzennych znaków towarowych | Co do zasady

Orzecznictwo krajowe i unijne ostatnich lat pokazuje, że uzyskanie ochrony na znak przestrzenny stanowiący kształt towaru jest trudne. Problemem może być także utrzymanie ochrony takiego znaku towarowego.

Wyrok NSA z 21 marca 2017 r., II GSK2217/15

Wspomnianego problemu doświadczyła holenderska spółka Unilever N.V., która wprawdzie uzyskała ochronę na znak towarowy mający postać zielonej butelki z czerwoną nakrętką, ale po 5 latach od daty jego rejestracji otrzymała wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego.

Butelka Domestos zarejestrowana pod numerem R.134678, dalej „znak Domestos”

Podstawą wniosku złożonego przez Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka Spółka z o.o. (dalej „Spółka”) był zarzut nieużywania znaku w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym, czyli towarów z klasy 3 i 5, włączając środki dezynfekujące.

Spółka argumentowała, że posiada prawa z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp-2543, który przedstawia butelkę o cechach zasadniczo zgodnych z cechami spornego znaku towarowego.

Wzór przemysłowy o numerze Rp-2543

Spółka wskazywała też, że produkuje butelki przeznaczone do środków czyszczących, podobne do tych, które przedstawia znak Domestos. Jej zdaniem Unilever nie używa znaku Domestos w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, tj. samej stylizowanej zielonej butelki z czerwoną nakrętką, ale z dodatkowymi elementami czyli etykietą z napisem Domestos, jak poniżej:

Spółka wskazywała, że dzięki takiej rejestracji Unilever zmonopolizował kształt butelki ze szkodą przede wszystkim dla innych producentów butelek i konsumentów.

Rozstrzygnięcia w sprawie

Urząd Patentowy zgodził się argumentacją Spółki i wydał decyzję o wygaśnięciu prawa ochronnego na sporny znak Domestos dla wszystkich towarów. Unilever zaskarżył decyzję do WSA. Ten uchylił decyzję z powodu uchybienia formalnego, tj. braku podpisu przewodniczącego kolegium orzekającego pod uzasadnieniem. Wyrok ten Spółka zaskarżyła do NSA, który oddalił skargę kasacyjną. W związku z tym sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia przez Urząd.

Urząd stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak Domestos w zakresie wszystkich towarów poza środkami dezynfekującymi. Uznał za bezsporne, że Unilever wprowadzał do obrotu takie produkty w stylizowanej zielonej butelce z czerwoną nakrętką opatrzonej etykietą z napisem DOMESTOS. Samo słowo DOMESTOS jak i etykieta z tym napisem stanowią odrębne znaki towarowe chronione na rzecz Unilever. Wobec tego głównym zadaniem Urzędu było ustalenie, czy używanie znaku Domestos, tj. kształtu butelki w połączeniu z innymi znakami towarowymi należącymi do Unilever, wypełnia wymóg rzeczywistego używania spornego znaku towarowego.

Istotne znaczenie dla wydanego rozstrzygnięcia sprawy miało badanie konsumenckie przedłożone przez Unilever. Urząd uznał, że znak Domestos był wprawdzie używany w obrocie gospodarczym wyłącznie z innymi chronionymi na rzecz Unilever znakami towarowymi, jednakże badanie przedstawione przez Unilever potwierdza, że kształt był postrzegany przez odbiorców jako wskazanie pochodzenia środków czyszcząco-dezynfekujących. Z badania wynikało, że 58% respondentów rozpoznaje kształt zielonej butelki z czerwoną nakrętką jako znany im kształt butelki płynu do czyszczenia o nazwie DOMESTOS. Wobec tego sama butelka, pomimo że używana wraz z etykietą z napisem DOMESTOS, wskazuje na pochodzenie tych towarów od Unilever.

Powyższą decyzję Spółka zaskarżyła do WSA, twierdząc m.in., że badanie nie ma znaczenia dla sprawy, ponieważ zostało przeprowadzone dwa lata po upływie okresu, który brany jest pod uwagę przy ocenie rzeczywistego używania spornego znaku. Spółka zarzuciła także Urzędowi nieprawidłowe przyjęcie, że używanie znaku towarowego wraz z dodatkowymi oznaczeniami słowno-graficznymi, etykietami i innymi zarejestrowanymi znakami towarowymi jest rzeczywistym używaniem znaku Domestos. WSA nie zgodził się ze skargą. Wskazał, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i uznał, że chociaż złożone przez Unilever badanie pochodzi z okresu dwa lata późniejszego niż badany, to dowodzi ono używania znaku we wcześniejszym okresie poprzedzającym datę złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia. Wysoka rozpoznawalność znaku Domestos w postaci zielonej butelki z czerwoną nakrętką świadczy bowiem o intensywności używania znaku w dłuższym okresie. Ponadto Spółka nie wskazała konkretnych przyczyn, z powodu których przedstawione badania należałoby uznać za niewiarygodne. WSA zgodził się także ze stanowiskiem Urzędu, że wymóg rzeczywistego używania znaku może zostać spełniony także w przypadku, gdy znak towarowy jest używany w połączeniu z innym znakiem towarowym.

Spółka wniosła skargę kasacyjną wobec wyroku WSA, wskazując, że Unilever, w związku z umieszczeniem na butelce znaku Domestos innych oznaczeń, używał w rzeczywistości innego znaku niż ten sporny. Dodatkowe elementy słowne i graficzne zmieniły bowiem jego charakter odróżniający.

Wyrok NSA i podsumowanie

Wyrokiem z 21 marca 2017 r. NSA oddalił skargę kasacyjną Spółki. NSA uznał, że WSA prawidłowo powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Colloseum Holding AG przeciwko Levi Strauss & Co. (C-12/12). Zgodnie z nim wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego¹ może zostać spełniony, gdy zarejestrowany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi. Wyrok pozostaje w zgodzie z orzecznictwem unijnym i krajowym (por. np wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 7 lipca 2011 r., I Co 305/11 oraz wyrok SN z 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10). Prawo własności przemysłowej nie zabrania uprawnionemu używania jednocześnie kilku znaków towarowych do oznaczania tego samego towaru.

Za chybiony NSA uznał również zarzut naruszenia artykułu, który przewiduje, że przez używanie znaku towarowego rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Sąd wyjaśnił, że przepis ten dotyczy sytuacji, w której używany znak różni się od znaku zarejestrowanego, zaś w niniejszej sprawie znak jest używany w takiej postaci jak zarejestrowana, tyle że w połączeniu z innymi znakami zarejestrowanymi na rzecz Unilever.

Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko NSA dotyczące dowodów używania znaku towarowego w postaci badań opinii publicznej. NSA potwierdził, że Urząd słusznie uwzględnił badanie konsumenckie, mimo że zostało przeprowadzone dwa lata po upływie okresu, który był badany dla oceny rzeczywistego używania znaku. Wysoka rozpoznawalność znaku towarowego jest zazwyczaj skutkiem jego długiego i intensywnego używania, dlatego także późniejsze badania powinny być traktowane jako miarodajne dowody używania znaku.

Badania opinii publicznej mogą stanowić istotne dowody w tego typu sprawach. Mogą potwierdzać nie tylko używanie znaku towarowego, ale także jego renomę czy wtórną zdolność odróżniającą. Dotychczas bardzo często się zdarzało, że późniejsze badania nie były uznawane za dowody w sprawie właśnie ze względu na datę. Słuszne wydaje się przede wszystkim uważane analizowanie ich wyników, które bardzo często odnoszą się do wcześniejszego okresu, a nie formalne traktowanie daty badań jako jedynego wskaźnika ich miarodajności.

Monika Wieczorkowska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy