Nie sprzedasz canona bez zgody Canona
Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się pierwszemu wprowadzeniu do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym opatrzonych tym znakiem towarów oryginalnych, gdy odbywa się ono bez jego zgody.
Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 października 2010 r., C‑449/09
Spór, którego dotyczy powyższe postanowienie, toczył się pomiędzy Canon Kabushiki Kaisha („Canon”), renomowanym japońskim producentem m.in. sprzętu fotograficznego i właścicielem znaku towarowego CANON, a bułgarską firmą IPN Bulgaria OOD. Chodziło o towary produkowane przez firmę Canon i wysyłane bez jej zgody z Chin do Bułgarii.
Strony nie były zgodne co do tego, czy właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej wprowadzenia do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) bez jego zgody towarów oryginalnych oznaczonych jego znakiem towarowym. Istotne jest, że towary te zostały zatrzymane przez organy celne na granicy ze względu na podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej i w związku z tym nie zostały wprowadzone do obrotu.
Bułgarski Najwyższy Sąd Kasacyjny orzekł, że sam fakt przywozu oryginalnych towarów z państwa trzeciego bez zgody właściciela znaku towarowego, którym oznaczone są te towary, nie stanowi naruszenia wyłącznych praw do znaku towarowego. Mając wątpliwości co do zgodności tego orzeczenia z prawem Unii, Sąd Miejski w Sofii zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym.
W pierwszej kolejności Trybunał odniósł się do kwestii przywozu. Przywołując swe poprzednie wyroki, stwierdził, że w sytuacji, gdy oryginalne towary wysłane do państwa członkowskiego z państwa trzeciego nie zostały jeszcze dopuszczone do swobodnego obrotu, ale są objęte procedurą składu celnego, nie dochodzi do przywozu towarów ze znakiem. Gdyby jednak wspomniane towary były przedmiotem sprzedaży lub oferty sprzedaży nieodzownie wiążącej się z ich wprowadzeniem do obrotu w EOG, to właściciel znaku towarowego mógłby się skutecznie powołać na naruszenie jego praw wyłącznych. Trybunał orzekł, że właścicielowi znaku towarowego przysługuje prawo sprawowania kontroli nad pierwszym wprowadzeniem do obrotu oryginalnych towarów w EOG. Tym samym przysługuje mu prawo zakazania obrotu takimi towarami.
Omawiane postanowienie, wpisując się w dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału dotyczącą zasady wyczerpania praw do znaku, jest bardzo istotne przynajmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze, Trybunał wprost stwierdził, że w sytuacji, kiedy prawa do znaku nie zostały wyczerpane, tj. gdy jego właściciel nie wyraził zgody na umieszczenie towarów na rynku EOG, dochodzi do naruszenia praw do znaku.
Po drugie, uznanie przez Trybunał, że dochodzi do naruszenia praw do znaku, pozwala sądzić, że właścicielowi znaku przysługują te same roszczenia co w przypadku obrotu tzw. podróbkami, choć z przepisów nie wynika, jakie roszczenia przysługują uprawnionemu w sytuacji niewyczerpania praw do znaku. Oznacza to, że może on żądać nie tylko zakazu wprowadzenia do obrotu takich towarów, ale również ich zniszczenia, a także stosownego odszkodowania.
