Nie każde zastosowanie znaku towarowego prowadzi do zachowania prawa z rejestracji
Umieszczanie znaku towarowego na przedmiotach oferowanych klientom nieodpłatnie nie stanowi tzw. rzeczywistego używania znaku koniecznego do utrzymania jego rejestracji.
Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym 15 stycznia 2009 r. w sprawie Silberquelle GmbH przeciwko Maselli-Strickmode GmbH (sygn. akt C-495/07). Trybunał orzekł, że opatrywanie znakiem towarowym upominków wręczanych klientom po dokonaniu zakupu, w tym wypadku napoju wręczanego po zakupie odzieży, nie stanowi rzeczywistego używania znaku towarowego zarejestrowanego dla napojów. Do zachowania praw do znaku konieczne jest jego faktyczne używanie. Jego brak w nieprzerwanym okresie 5 lat pozwala na unieważnienie znaku (art. 12 (1) Dyrektywy 2008/95/WE; podobnie art. 169 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r.).
Przedmiotem sporu w omawianej sprawie był znak towarowy WELLNESS zarejestrowany przez spółkę Maselli m.in. w klasie 32, tj. dla napojów bezalkoholowych. Sprzeciw od tej rejestracji złożyła spółka Silberquelle, twierdząc, że w stanie faktycznym sprawy nie można mówić o rzeczywistym używaniu znaku towarowego. Opatrywanie znakiem towarowym napojów bezalkoholowych nieodpłatnie wręczanych klientom, którzy zakupili odzież, nie prowadzi do utrzymania udziału na rynku napojów. Poprzez takie działania marketingowe może zwiększać się jedynie udział uprawnionego do znaku na rynku odzieżowym. Nie są zatem spełnione warunki zachowania praw do znaku.
Takie rozstrzygnięcie Trybunału pozwoli Silberquelle GmbH unieważnić znak WELLNESS i zarejestrować go na własną rzecz w stosunku do napojów bezalkoholowych.
Omawiany wyrok ilustruje, jak ważna jest dbałość o zachowanie praw do znaku. Nie wystarczy sama rejestracja znaku – konieczne jest jego rzeczywiste używanie dla towarów objętych rejestracją. Jeśli znaki nie są zarejestrowane dla towarów będących głównym przedmiotem działalności uprawnionego do znaku, należy opracować odpowiednią strategię działania, która pozwoli zachować prawa do znaku.
Wyrok Trybunału wpisuje się w konsekwentną linię orzeczniczą, która stawia stosunkowo surowe wymagania w zakresie zachowania praw do znaku. Ma to służyć eliminowaniu z rejestru znaków rejestrowanych dla pozoru, a przez to umożliwiać osobom trzecim ich rejestrację i używanie.
