Nie każda domena internetowa to znak towarowy
Sąd odmówił spółce Getty Images, Inc. zarejestrowania jako znaku towarowego oznaczenia tożsamego z jej domeną internetową PHOTOS.COM ze względu na brak charakteru odróżniającego oznaczenia.
Wyrok Sądu (General Court) z 21 listopada 2012 r. w sprawie Getty Images Inc. v. Office for Harmonisation in the Internal Market, sygn. akt T-338/11
Zgodnie z art. 7 (1) (b) rozporządzenia 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego bezwzględną podstawą odmowy rejestracji znaku towarowego jest brak jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. Z kolei art. 7 (3) tego rozporządzenia przewiduje wyjątek od tej zasady – znak może zostać zarejestrowany, o ile nabył w wyniku używania wtórną zdolność odróżniającą.
Sąd rozpoczął uzasadnienie swojego stanowiska od przypomnienia ugruntowanych w orzecznictwie poglądów. Zgodnie z nimi charakter odróżniający znaku oznacza, że pozwala on określić pochodzenie towaru z określonego przedsiębiorstwa i tym samym odróżnić ten towar od pochodzących z innych przedsiębiorstw. Tym samym taki znak towarowy spełnia swoją podstawową funkcję – wskazuje na pochodzenie towarów lub usług (vide wyrok z 12 grudnia 2007, sygn. akt T 117/06 DeTeMedien v. OHIM (suchen.de)).
Oznaczenie PHOTOS.COM składa się z nazwy domeny drugiego poziomu – „photos” – i domeny poziomu najwyższego (top-level domain) – „com”, oddzielonych od siebie kropką. Sąd podzielił argument OHIM-u dotyczący braku charakteru odróżniającego obydwu elementów oznaczenia. Słowo „photos” automatycznie informuje krąg właściwych odbiorców, że towary lub usługi opatrzone zgłoszonym oznaczeniem dotyczą fotografii. Natomiast dodanie elementu „com” sprawia, że oznaczenie odzwierciedla charakterystyczną strukturę domeny internetowej i będzie odczytywane przez znaczącą część właściwych odbiorców po prostu jako adres internetowy. Wyrażenie „com” jest jedynie technicznym, rodzajowym elementem, którego obecność jest konieczna w normalnej strukturze adresu strony internetowej. Co więcej, obecność elementu „com” może wskazywać na to, że dane towary lub usługi mogą być nabyte on-line ze strony www.photos.com lub są związane z internetem. W związku z powyższym element „com” także musi być uznany za pozbawiony zdolności odróżniającej. W rezultacie jego dodanie do innego niedystynktywnego elementu nie spowoduje, że całe oznaczenie nabędzie zdolność odróżniającą i będzie mogło zostać zarejestrowane.
Sąd podkreślił utrwaloną w orzecznictwie zasadę, że charakter odróżniający dotyczy oznaczenia jako całości. Nie jest zatem wykluczone, aby dwa elementy pozbawione charakteru odróżniającego razem stworzyły oznaczenie posiadające taki przymiot. Nowo utworzone wyrażenie może być przecież niezwykłe, wymyślne lub może mieć swoje własne, nowe znaczenie. PHOTOS.COM nie jest jednak taką kombinacją. Dwa elementy nieposiadające charakteru odróżniającego, połączone kropką, przy braku wszelkich innych elementów, w szczególności graficznych, sprawiają, że całość oznaczenia nie ma przymiotu odróżnialności. W konsekwencji oznaczenie PHOTOS.COM nie pozwala zidentyfikować pochodzenia oznaczonych nim towarów lub usług.
Spółka Getty Images, Inc. kontrargumentowała, że posiada zarejestrowaną domenę internetową identyczną ze zgłaszanym znakiem. Skoro domena photos.com przypisana jest do konkretnej firmy, to tym samym konsumenci będą mogli wskazać pochodzenie towarów lub usług oznaczonych znakiem PHOTOS.COM, w szczególności na ich pochodzenie ze strony internetowej wnioskodawcy.
Sąd stwierdził jednak, że znak może mieć charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 (1) (b) rozporządzenia tylko wtedy, gdy może być natychmiast postrzegany jako wskazujący na gospodarcze pochodzenie oznaczonych nim towarów lub usług, umożliwiając tym samym konsumentom rozróżnienie, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, towarów lub usług właściciela znaku od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Oznaczenie PHOTOS.COM konsumenci odczytają w pierwszej kolejności jako domenę i stronę internetową, na której można nabyć zdjęcia, a nie jako gospodarcze źródło opatrzonych nim towarów czy usług.
Odpierając powyższy zarzut, wnioskodawca argumentował, że wystarczy przecież wpisać w wyszukiwarkę internetową znak towarowy PHOTOS.COM, aby zostać skierowanym bezpośrednio do strony www.photos.com i mieć dostęp do towarów i usług, których dotyczyć ma zgłaszany znak. Sąd uznał jednak, że znak stanowi w takim przypadku jedynie źródło informacji na temat dotarcia do wiadomości dotyczących pochodzenia oferowanych towarów lub usług. A przecież to sam znak towarowy musi być odczytywany jako wskazujący pochodzenie towarów i usług.
W konsekwencji Sąd stwierdził, że posiadanie domeny internetowej nie daje jej posiadaczowi żadnych podstaw do domagania się jej ochrony jako znaku towarowego Spółka Getty Images, Inc. argumentowała, że nawet jeśli uznać, że oznaczenie PHOTOS.COM nie ma pierwotnego charakteru odróżniającego, to nabyło wtórną dystynktywność przez jego używanie, a więc może zostać zarejestrowane. Sąd nie podzielił jednak tych twierdzeń, uznając, że większość przedstawionych dowodów dotyczyła używania domeny, a nie oznaczenia PHOTOS.COM w charakterze znaku towarowego.
Rozstrzygnięcie Sądu co do kwestii zdolności odróżniającej znaku towarowego wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą. Fakt, że oznaczenie przybiera charakterystyczną strukturę domeny internetowej, nie czyni żadnego wyłomu w ogólnych zasadach oceny przymiotu dystynktywności. Jest to niewątpliwie słuszne rozwiązanie. Wyrok daje natomiast jasną wskazówkę abonentom domen internetowych, chcącym zarejestrować znaki z nimi identyczne: sam fakt posiadania domeny i korzystania z niej nie kreuje żadnych podstaw do domagania się ochrony tożsamego oznaczenia na gruncie przepisów o znakach towarowych. Aby oznaczenie mogło być zarejestrowane, musi spełniać wszystkie ku temu przesłanki, niezależnie od swojej identyczności z wcześniejszą domeną.
Chcąc natomiast wykazać używanie oznaczenia tożsamego z domeną, które doprowadziło do tego, że znak stał się dystynktywny, należy wyraźnie rozgraniczyć dowody dotyczące używania domeny od dowodów używania oznaczenia jako znaku towarowego dla konkretnych towarów lub usług, nawet jeśli dana strona internetowa bezpośrednio ich dotyczy. Dowody muszą w sposób szczegółowy wskazywać natężenie, częstotliwość i czas używania oznaczenia, aby możliwe było ustalenie, że odpowiednia część właściwego kręgu odbiorców identyfikuje je z pochodzeniem od danego podmiotu.
Dominika Kwiatkiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
