Jeden znak, dwa piwa
Zarówno czeski browar Budvar, jak i amerykański Anheuser-Busch mogą zarejestrować identyczny znak towarowy – Budweiser – dla oznaczania swoich piw, ponieważ nie istnieje zagrożenie podstawowej funkcji tego znaku: wskazania pochodzenia towarów.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 września 2011 r., sygn. akt C-482/09
To kolejna odsłona trwającego już kilka dziesięcioleci konfliktu pomiędzy browarami Budějovický Budvar, národní podnik i Anheuser-Busch Inc., o którym pisaliśmy na portalu już dwukrotnie: tutaj i tutaj. Spór ten dotyczył równoległych rejestracji w Zjednoczonym Królestwie znaku towarowego Budweiser dla oznaczania piwa: spółka Anheuser-Busch, Inc. (Anheuser-Busch) zgłosiła wniosek o rejestrację spornego oznaczenia w 1979 roku, natomiast w 1989 roku uczyniła to spółka Budějovický Budvar (Budvar). Co istotne w tej sprawie – sygnowane oznaczeniem Budweiser piwa obu spółek są obecne na brytyjskim rynku od początku lat siedemdziesiątych. Obydwie spółki używały przedmiotowego znaku równolegle i w dobrej wierze. Jednak, jakkolwiek nazwy piw są identyczne, piwa nie mają tych samych właściwości. Ich smak, cena i wygląd zawsze się różniły, a na rynkach, na których Budvar i Anheuser-Busch współistnieją, konsumenci wyraźnie dostrzegają różnicę między nimi.
W 2000 roku Urząd Rejestracji Znaków Towarowych Zjednoczonego Królestwa zarejestrował tego samego dnia obydwa znaki zarówno na rzecz browaru czeskiego, jak i amerykańskiego. Uzasadnieniem równoległych rejestracji identycznego oznaczenia była znana od dawna w systemie common law konstrukcja prawna równoległego uczciwego konkurencyjnego używania (honest concurrent use).
amerykańskie piwo Budweiser czeskie piwo Budweiser
Tymczasem art. 9 dyrektywy 89/104 (Dyrektywa), która miała zastosowanie w tej sprawie, stanowi o tym, że jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego dawał przyzwolenie na [tolerował] używanie przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci on uprawnienie do złożenia wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku oraz do sprzeciwiania się jego używaniu.
Mając powyższe na względzie, w maju 2005 roku, na jeden dzień przed upływem pięcioletniego terminu na podniesienie zarzutu, Anheuser-Busch złożył wniosek o unieważnienie znaku Budweiser zarejestrowanego na rzecz czeskiego browaru. Sąd brytyjski rozpatrujący spór powziął wątpliwości dotyczące trzech kwestii, w których zadał Trybunałowi pytania prejudycjalne.
Po pierwsze: jak rozumieć pojęcie „tolerowania”, w szczególności czy można uznać, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego toleruje używanie identycznego znaku towarowego w sytuacji, gdy nie może takiemu używaniu zapobiec.
Po drugie: w jaki sposób i od jakiego momentu należy liczyć okres pięciu lat, po upływie którego właściciel znaku wcześniejszego traci możliwość żądania unieważnienia i zakazania używania znaku późniejszego z powodu tolerowania jego obecności w obrocie gospodarczym.
I po trzecie: przepisy wyraźnie wskazują, że nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy oznaczenie identyczne z wcześniejszym znakiem towarowym dla identycznych towarów (tzw. podwójna identyczność). Co jednak w sytuacji, gdy różne podmioty de facto używają takiego oznaczenia od ponad trzydziestu lat, robią to w dobrej wierze, a takie działanie generalnie nie stwarza ryzyka pomyłki konsumentów co do pochodzenia piw, a więc nie zagraża podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazanie pochodzenia towarów i usług? Innymi słowy – czy w takiej sytuacji zachodzi wyjątek od przepisu zakazującego rejestracji znaku towarowego w przypadku podwójnej identyczności?
Odpowiadając na powyższe pytania, TSUE stwierdził, że pojęcie tolerowania używania cudzego znaku, choć niezdefiniowane w przepisach, jest pojęciem prawa Unii Europejskiej i to do Trybunału należy nadanie mu autonomicznej i jednolitej interpretacji. Zdaniem TSUE tolerowanie należy wyraźnie odróżnić od wyrażenia zgody i niesprawiedliwe byłoby uznanie, że podmiot toleruje używanie innego znaku w sytuacji, gdy nie może zrobić nic, aby temu używaniu zapobiec.
Dla obliczania pięcioletniego terminu tolerowania późniejszego znaku konkurenta, po upływie którego traci się możliwość żądania jego unieważnienia i zakazu używania, nie jest istotna data zarejestrowania znaku wcześniejszego (czyli w przedmiotowej sprawie: znaku spółki Anheuser-Busch). Przesłanki prawidłowego obliczenia tego terminu są natomiast następujące:
- zarejestrowanie w dobrej wierze znaku późniejszego,
- jego używanie,
- wiedza właściciela znaku wcześniejszego zarówno o zarejestrowaniu, jak i o używaniu znaku późniejszego.
Najciekawsza jest odpowiedź Trybunału na ostatnie pytanie. W rozważaniach podniesiono, że współistnienie tych dwóch znaków na rynku wskazuje na to, że nawet jeżeli są one identyczne, to w przypadku piw Anheusera-Buscha i Budvaru można wyraźnie rozpoznać, że są one wytwarzane przez dwa różne przedsiębiorstwa. W związku z tym używanie przez Budvar znaku towarowego Budweiser w Zjednoczonym Królestwie nie wpływa lub nie jest w stanie negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego Budweiser należącego do Anheuser-Busch. Funkcja wskazania pochodzenia towarów obu przedsiębiorstw nie jest zagrożona głównie ze względu na fakt, że oba przedsiębiorstwa używały swoich znaków Budweiser w dobrej wierze przez blisko 30 lat i to jeszcze przed dokonaniem ich rejestracji. W związku z powyższym Trybunał zdecydował, że przeszkoda rejestracyjna w postaci podwójnej identyczności nie obowiązuje w sytuacji długotrwałego jednoczesnego używania w dobrej wierze dwóch identycznych znaków określających identyczne towary, jeśli nie ma to negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług.
Oceniając omawiane orzeczenie, należy uznać, że jest ono właściwe ze względów słusznościowych – Trybunał wyszedł ponad literalne brzmienie przepisów, aby zagwarantować dalszą możliwość korzystania z niezależnie wypracowanego i wypromowanego przez dwa przedsiębiorstwa znaku towarowego. Trudno bowiem byłoby zgodzić się z decyzją odbierającą przedsiębiorcy prawo posługiwania się oznaczeniem, którym w dobrej wierze, konsekwentnie sygnuje swoje towary lub usługi od wielu już lat, na korzyść innego przedsiębiorcy znajdującego się w analogicznej sytuacji.
Jednak z punktu widzenia argumentacji prawnej i dokonanej interpretacji przepisów wyrok budzi wątpliwości. Przepisy regulujące rejestrację identycznego znaku towarowego dla identycznych towarów nie przewidują bowiem wyjątku w sytuacji, jaka miała miejsce w tej sprawie. Innymi słowy konstrukcja honest concurrent use i fakt wieloletniej koegzystencji identycznych znaków na rynku w dobrej wierze nie mogą stanowić wyłomu w jednoznacznie brzmiących przepisach. Takie też stanowisko zajęła rzecznik generalna w opinii przedstawionej w tej sprawie.
Należy także pamiętać, że omawiany wyrok został wydany na gruncie bardzo specyficznego i, wydaje się, niepowtarzalnego stanu faktycznego. Z tego też powodu powołując przedmiotowe orzeczenie należałoby zachować daleko posuniętą ostrożność. Jest to postulat pod adresem zarówno Trybunału, jak i sądów w kontekście przyszłych spraw, a także samych przedsiębiorców używających identycznych oznaczeń dla identycznych towarów lub usług.
Dominika Kwiatkiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
