Jak szczegółowy musi być wykaz towarów objętych rejestracją znaku?
TSUE rozstrzygnął, że − zgłaszając znak towarowy − można posługiwać się ogólnymi określeniami nagłówków klasyfikacyjnych tzw. Klasyfikacji Nicejskiej pod warunkiem, że wskazanie towarów i usług jest wystarczająco jasne i precyzyjne.
Wyrok TSUE z 19 czerwca 2012 r. w sprawie Chartered Institute of Patent Attorneys (ChIPA) przeciwko Registrar of Trade Marks (organ rejestrowy znaków w wielkiej Brytanii, dalej Registrar), sygn. akt C-307/10.
ChIPA, dokonując zgłoszenia oznaczenia „IP TRANSLATOR”, posłużył się ogólnymi określeniami nagłówka z klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, tj. nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna. Rejestracji ww. znaku sprzeciwił się Registrar. Uznał, że posłużenie się nagłówkiem klasyfikacyjnym określonej klasy towarów lub usług oznacza wolę rejestracji wszystkich towarów lub usług należących do tej klasy. Oznacza to, że zgłoszenie dokonane przez ChIPA obejmowało nie tylko usługi wprost wskazane przez ChIPA, lecz również wszystkie inne wskazane w klasie 41, w tym usługi dotyczące tłumaczeń. Odnośnie tych usług uznał, że oznaczenie „IP TRANSLATOR” pozbawione jest charakteru odróżniającego i ma charakter opisowy (słowo ‘translator’ to w języku angielskim ‘tłumacz’ lub ‘translator’, czyli urządzenie do tłumaczenia tekstów pisanych lub mówionych).
Trybunał uznał niezbędność dochowania jasności i precyzji w odniesieniu do towarów i usług, wobec których zgłaszający wnosi o ochronę. Na tej podstawie bowiem zarówno właściwe organy, jak i uczestnicy obrotu mogą ustalić zakres ochrony gwarantowanej przez znak towarowy.
Podkreślił też, że dyrektywa 2008/95/WE nie zawiera odwołania do klasyfikacji nicejskiej, zatem nie zobowiązuje państw członkowskim do jej stosowania, lecz również nie mówi nic o zakazie jej wykorzystania dla potrzeb rejestracji znaku. Z rozstrzygnięcia TSUE wynika, że dyrektywa nie stoi na przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klasyfikacji nicejskiej pod warunkiem, że takie wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne.
Trybunał podsumował, że na zgłaszającym krajowy znak towarowy spoczywa obowiązek wskazania, których towarów, lub usług zgłoszenie dotyczy. Musi on zatem określić, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym wskazanej klasy, czy tylko ich część. W drugim przypadku zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie.
Omawiane zagadnienie nie jest uregulowane w przepisach. W praktyce organy rejestrowe zezwalały na wskazywanie tytułów klas towarowych w zgłoszeniu rejestrowym znaku. W większości państw UE uznawano, że należy je interpretować jako zgłoszenie obejmujące wszystkie towary i usługi zawarte we wskazanej klasie Klasyfikacji Nicejskiej. OHIM (tj. organ rejestrowy znaków wspólnotowych) również nie sprzeciwiał się stosowaniu nagłówków klasyfikacyjnych.
Można uznać, że dotychczasowa praktyka została usankcjonowana omawianym wyrokiem TSUE. Zgłaszający znak może wskazać jedynie tytuł klasy, musi jednak sprecyzować, czy zgłoszenie obejmuję całą klasę towarów lub usług, czy tylko niektóre z nich.
Prezes OHIM wydał 20 czerwca 2012 r. komunikat (Presidential Communication No. 2/12), w którym określił zasady stosowania nagłówków Klasyfikacji Nicejskiej w zgłoszeniach znaków wspólnotowych oraz zasady interpretacji zgłoszeń dokonanych w przeszłości.
OHIM będzie akceptował zgłoszenia wskazujące nagłówki klas towarów i usług, konieczne będzie jednak sprecyzowanie zgłoszenia zgodnie z zasadami wskazanymi w wyroku TSUE. Odnośnie do zgłoszeń złożonych w przeszłości należy przyjąć, że wskazanie tytułu Klasyfikacji Nicejskiej oznaczało objęcie zgłoszeniem wszystkich towarów i usług z listy alfabetycznej objętej daną klasą.
Zapowiedziano rozwinięcie ww. zasad w późniejszym czasie. Można oczekiwać, że również rejestrujący znaki krajowe Urząd Patentowy RP będzie stosował te same reguły.
dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, Damian Majda, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy