Głośnik to nie znak towarowy
Sąd odmówił rejestracji kształtu głośnika jako przestrzennego znaku towarowego dla urządzeń do odbioru sygnałów dźwiękowych, głośników i mebli hi-fi, gdyż kształt ten decyduje o znacznym zwiększeniu wartości takiego towaru.
Wyrok Sądu z 6 października 2011 r., w sprawie T-508/08 wniesionej ze skargi Bang & Olufsen A/S
Rejestracja kształtu produktu bądź opakowania produktu jako przestrzennego znaku towarowego daje wiele korzyści. Po pierwsze – co oczywiste – przyznaje ochronę, tj. prawo do wyłącznego posługiwania się danym oznaczeniem w sposób zarobkowy i zawodowy, a co za tym idzie zapobiegania używaniu oznaczeń do niego podobnych przez innych przedsiębiorców. Po drugie, w odróżnieniu od innych praw wyłącznych regulowanych na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, w tym wzorów przemysłowych, mogących również chronić kształt produktów, reżim ochrony znaków towarowych daje możliwość korzystania z ochrony de facto przez czas nieograniczony.
Aby dane oznaczenie mogło uzyskać taką ochronę, musi spełniać określone przesłanki. Jego zdolność rejestrowa badana jest w świetle interesu ogólnego, którego ochronę (w szczególności ochronę rynku, konkurencji i konsumentów) przewidują de facto poszczególne przesłanki.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dotyczącym wspólnotowych znaków towarowych przestrzenne znaki towarowe stanowiące kształt produktu poddawane są takiemu samemu badaniu jak pozostałe znaki towarowe. Biorąc jednak pod uwagę, że konsumenci postrzegają znaki przestrzenne inaczej niż znaki słowne czy słowno-graficzne, wykazanie spełnienia przesłanek niezbędnych do uzyskania ochrony jest znacznie trudniejsze.
Podstawową funkcją znaków towarowych jest odróżnianie towarów bądź usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów bądź usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Należy zatem wziąć pod uwagę, czy dane oznaczenie w odniesieniu do towarów, dla jakich ma zostać zarejestrowane, będzie miało charakter odróżniający. Charakter odróżniający oceniany jest również z uwzględnieniem sposobu postrzegania takiego oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców, czyli potencjalnych konsumentów.
Przedmiotem postępowania przed Sądem była skarga na decyzję odmawiającą rejestracji kształtu głośnika. Sąd orzekał w tej sprawie już drugi raz. Za pierwszym razem orzekał, rozpoznając skargę (złożoną przez Bang & Olufsen) na decyzję odmawiającą rejestracji kształtu głośnika ze względu na brak charakteru odróżniającego tego oznaczenia.
CTM 3354371
Wtedy Sąd zadecydował, że ocena charakteru odróżniającego nie została przeprowadzona poprawnie i zwrócił sprawę do OHIM. Po zwrocie sprawy i jej ponownym rozpoznaniu OHIM uznał, że zgłoszenie będące przedmiotem postępowania zawiera wyłącznie kształt znacznie zwiększający wartość towaru, w związku z czym nie może zostać zarejestrowane. Spółka Bang & Olufsen złożyła skargę na tę decyzję i sprawa ponownie trafiła przed Sąd.
W rozstrzygnięciu Sąd uznał, że ocena dokonana w zaskarżonej decyzji przez OHIM jest prawidłowa. Celem wyłączenia z rejestracji kształtów, które zwiększają znacznie wartość towaru, jest niedopuszczenie do przyznania praktycznie wiecznego monopolu na używanie tak atrakcyjnych kształtów tylko przez jednego przedsiębiorcę. Wspominając wyrok w sprawie Lego, Sąd zaznaczył, że takich kształtów konsumenci mogliby oczekiwać lub poszukiwać w towarach konkurencyjnych. Sąd przypomniał również – powołując się na opinię rzecznika generalnego wydaną w sprawie Philips (opinia rzecznika generalnego z 23 stycznia 2001 r. w sprawie C-299/09) − o innych reżimach ochrony i wskazał, że zakazanie rejestracji tego typu oznaczeń jako znaków towarowych ma służyć wyłączeniu nieograniczonej czasowo ochrony oznaczeń, którym ustawodawca może przyznać ochronę w czasie ograniczoną. Musi zostać zachowana równowaga między czasową ochroną przyznawaną za innowacyjność, a ochroną przyznawaną za pełnioną funkcję oznaczania pochodzenia. W interesie ogólnym jest, aby te pierwsze po ustaniu ochrony przeszły do domeny publicznej.
W orzeczeniu znajdziemy także wskazówki dotyczące perspektywy, z jakiej powinna być dokonywana ocena przesłanek wyłączających z rejestracji kształty zwiększające znacznie wartość towarów. Sąd wskazał, że oceny tej należy dokonywać w szerszym kontekście przy uwzględnieniu − ale nie jako elementu decydującego − sposobu postrzegania oznaczenia przez konsumentów. Sąd uznał, że kształt będący przedmiotem zgłoszenia jest „wyrazem osobliwego wzornictwa”. Niemniej uznał, że wyjątkowe walory estetyczne tego kształtu decydują o jego atrakcyjności dla konsumentów, w następstwie czego kształt ten znacznie zwiększa wartość towaru. Uznanie kształtu za zwiększający znacznie wartość nie oznacza, że inne cechy towaru, jak np. parametry techniczne, mogą również stanowić o jego „poważnej wartości”.
Orzeczenie w swojej istocie porusza kwestię trudnej do wyznaczenia granicy pomiędzy kształtem, który może stanowić znak towarowy, a kształtem nieposiadającym zdolności rejestrowej lub mogącym być przedmiotem innych praw wyłącznych, np. wzorów przemysłowych.
Omawiane orzeczenie zasługuje na aprobatę. Zarejestrowanie charakterystycznego kształtu głośnika mogłoby doprowadzić do ograniczenia swobody wyboru podobnych kształtów przez konkurentów zgłaszającego znak. Każdy głośnik mający postać wysokiego, wąskiego prostopadłościanu mógłby bowiem zostać uznany za podobny do znaku spółki Bang & Olufsen. Będący przedmiotem zgłoszenia kształt głośnika jest charakterystyczny ze względu na jego dolną, zwężającą się ku podstawie część. Niemniej jednak atrakcyjność tego kształtu sama w sobie nie wystarcza, aby stanowił on znak towarowy. W niektórych przypadkach, jak w rozpatrywanej sprawie, ta atrakcyjność może nawet przeszkodzić rejestracji kształtu jako znaku towarowego. Kształt bowiem będzie pełnił funkcję przede wszystkim estetyczną, a nie wskazującą na pochodzenie towaru z określonego przedsiębiorstwa.
Ewa Górnisiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
