Domeny .eu tylko dla podmiotów z UE?
Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni pojęcia umowy licencyjnej w rozumieniu przepisów dotyczących rejestracji domen .eu. Może się okazać, że wiele domen .eu, z których korzystają przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej, nie powinno im przysługiwać.
Wyrok TSUE z 19 lipca 2012 r., sygn. akt C-376/11
Domena .eu
W dniu 7 grudnia 2005 roku otworzono możliwość rejestrowania nazw domen .eu. Rejestracją domen i ich administrowaniem zajmuje się EURid, niezależna organizacja niekomercyjna utworzona specjalnie w tym celu.
Początkowo domena była dostępna jedynie dla podmiotów posiadających określone prawo pierwszeństwa, np. właścicieli znaków towarowych, które miałyby znaleźć się w nazwie domeny. Była to tak zwana rejestracja stopniowa. Od kwietnia 2006 roku domenę .eu zarejestrować może każdy. Podstawowym warunkiem uzyskania domeny .eu jest jednak to, aby podmiot zgłaszający miał związek z obszarem Wspólnoty, np. miał na jej terenie swoją siedzibę, miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności.
W ciągu pierwszego roku istnienia domeny .eu zarejestrowano 2,5 mln nazw. Obecnie ich liczba przekracza 3,5 mln. Nietrudno sobie wyobrazić, że przy tej ilości rejestrowanych domen często dochodzi do sporów pomiędzy przedsiębiorcami zainteresowanymi podobnymi nazwami, niejednokrotnie posiadającymi prawa do podobnych znaków towarowych.
Spór
Komentowane orzeczenie Trybunału zostało wydane w związku z pytaniem prejudycjalnym zadanym w toku sporu pomiędzy Pie Optiek i Bureau Gevers o nazwę domeny www.lensworld.eu.
Pie Optiek (zwany dalej „Pie”) jest uprawniony do zarejestrowanego w krajach Beneluksu znaku towarowego zawierającego element słowny „Lensworld”. Korzysta z tego znaku w działalności polegającej na sprzedaży produktów z branży optycznej, między innymi za pośrednictwem strony internetowej www.lensword.be.
Bureau Gevers z siedzibą w Belgii (zwana dalej „Bureau”) jest spółką prowadzącą działalność doradztwa w zakresie własności intelektualnej. Działa ona między innymi na zlecenie Walsh Optical (zwanego dalej „Walsh”), amerykańskiego konkurenta Pie, który był także uprawniony do znaku towarowego zawierającego wyrażenie „Lensworld”, zarejestrowanego w jednym z państw UE.
Zarówno Walsh, jak i Pie byli uprawnieni do znaków towarowych zawierających element słowny „Lensworld”. Obaj przedsiębiorcy spełniali więc warunek zarejestrowania nazwy domeny www.lensworld.eu w toku rejestracji stopniowej. Amerykański Walsh nie spełniał jednak warunku siedziby na terenie Wspólnoty. Dlatego też upoważnił Bureau na mocy umowy – określanej przez strony umową licencyjną − do zarejestrowania domeny z jego znakiem towarowym w nazwie we własnym imieniu, ale na rzecz Walsh. Zgodnie bowiem z właściwymi przepisami licencjobiorca upoważniony przez właściciela do korzystania ze znaku towarowego ma podobne uprawnienia jak właściciel prawa.
Zgłoszenie domeny przez Bureau było wcześniejsze, wobec czego podobne zgłoszenie pochodzące od Pie zostało odrzucone.
Spór o domenę wytoczony został przez Pie przed Czeskim Sądem Arbitrażowym, zajmującym się rozstrzyganiem sporów dotyczących domen .eu, oraz przed sądem powszechnym w Belgii.
Pie zakwestionował przyznanie domeny Bureau, powołując się na dwie okoliczności. Po pierwsze, twierdził, że nie można uznać umowy pomiędzy Bureau i Walsh za umowę licencji znaku towarowego, która dawałaby podstawę do rejestracji domeny w ramach rejestracji stopniowej, gdyż umowa ta upoważniała jedynie do rejestracji domeny, nie zaś do korzystania ze znaku towarowego. Po drugie, Bureau nie ma prawa ani uzasadnionego interesu do zarejestrowania tej domeny, innymi słowy jest to niedopuszczalna rejestracja o charakterze spekulacyjnym.
Zdaniem Bureau umowa licencji nie musi stanowić upoważnienia do wykorzystywania znaku towarowego przy oferowaniu produktów czy usług, lecz może również dotyczyć innych uprawnień wyłącznych właściciela danego znaku towarowego, do których należy rejestracja nazwy domeny.
Rozstrzygnięcie Trybunału
Oceniając sprawę, Trybunał dokonał wykładni pojęcia „licencjodawca” w rozumieniu właściwych przepisów. Powołał się przy tym na cele rozporządzeń ustanawiających domeny .eu i regulujących ich funkcjonowanie, a także przyjęte w prawie znaków towarowych rozumienie pojęcia umowy licencji.
Rejestrujący domenę licencjobiorcy, zdaniem Trybunału, powinni zarówno spełniać warunek obecności na terytorium Unii, jak i posiadać realną możliwość korzystania z prawa do znaku towarowego. Odmienne stanowisko sprzeczne byłoby z celami właściwych rozporządzeń regulujących funkcjonowanie domen .eu.
Zdaniem Trybunału za tym stanowiskiem przemawia także rozumienie pojęć „licencjobiorcy” i „licencji” w kontekście prawa znaków towarowych. Z właściwych przepisów wynika, że licencja musi określać między innymi to, w jakiej formie znak towarowy może być używany, a także wskazywać rodzaj towarów lub usług, których licencja dotyczy. Właściciel znaku towarowego, udzielając licencji, przenosi na licencjobiorcę – w granicach zakreślonych w postanowieniach umownych − prawo do korzystania z tego znaku towarowego zgodnie ze swoistymi funkcjami znaku towarowego, a w szczególności z jego podstawową funkcją polegającą na zagwarantowaniu konsumentom pochodzenia danego produktu czy danej usługi.
Trybunał skonstatował, że umowa o dołożenie należytych starań w celu złożenia wniosku o rejestrację nazwy domeny .eu i jej uzyskania przypomina raczej umowę o świadczenie usług niż umowę licencyjną. Podmiot upoważniony na jej podstawie do dokonania rejestracji w imieniu własnym, lecz na rzecz właściciela znaku towarowego, nie może być zatem uznany za licencjobiorcę.
Brak licencji oznaczać będzie, że Bureau nie było upoważnione do zarejestrowania domeny ze znakiem towarowym należącym do Walsh. W takim przypadku domena podlegać może wycofaniu przez urząd rejestrujący.
Znaczenie rozstrzygnięcia
Trybunał w swym orzeczeniu zajął wyraźnie odmienne stanowisko od tych, które prezentowały w podobnych sprawach zespoły orzekające Czeskiego Sądu Arbitrażowego (dalej CSA).
Jak wynika z orzecznictwa CSA, w tym również z orzeczenia wydanego w powyżej opisanej sprawie, CSA dopuszczał podobne umowy licencyjne jako źródło uprawnienia do dokonywania rejestracji domen. Podmioty spoza UE (zwłaszcza przedsiębiorcy z USA) jako wyłączną podstawę takich zgłoszeń powszechnie stosowały tzw. Licence Declaration (Deklarację o udzieleniu licencji) stanowiącą załącznik do regulaminu rejestracji stopniowej. W orzeczeniu powołano się na tak zgłoszone domeny levis.eu (na podstawie licencji Levi Strauss & Co) czy live.eu (na podstawie licencji Microsoft Corporation).
Analiza Deklaracji o udzieleniu licencji nakazuje jednak przypuszczać, że służy ona jedynie potwierdzeniu istnienia umowy licencyjnej, której zakres obejmuje upoważnienie do zgłoszenia nazwy domeny przez licencjobiorcę. Tym samym stanowi ona jedynie formalne potwierdzenie na potrzeby postepowania rejestracyjnego, że stosowna licencja do korzystania ze znaków towarowych istnieje.
CSA stanął na błędnym stanowisku, że sama tylko Deklaracja jest wystarczającą podstawą do rejestracji domeny przez licencjobiorcę. W komentowanej sprawie CSA stwierdził wprost, że umowa licencyjna nie musi koniecznie dotyczyć sprzedaży produktów czy oferowania usług z wykorzystaniem licencjonowanego znaku towarowego, a może się jedynie ograniczać do upoważnienia do zarejestrowania nazwy domeny. Stanowi to także, zdaniem CSA, podstawę do uznania, że po stronie licencjobiorcy istnieje uzasadniony interes do zarejestrowania takiej domeny.
Jak orzekł Trybunał, powyższe stanowisko wydaje się oczywiście sprzeczne z powszechnie uznanym charakterem umowy licencji na korzystanie ze znaku towarowego, która ze swej istoty stanowi upoważnienie do korzystania ze znaku towarowego w jednej z jego funkcji.
W niniejszej sprawie do sądu krajowego należeć będzie rozstrzygnięcie, czy pomiędzy właścicielem domeny i właścicielem znaku towarowego faktycznie istniała umowa licencyjna, która dawała podstawę do rejestracji nazwy domeny. Odpowiedź negatywna skutkować będzie wycofaniem domeny z rejestru.
Jak się zdaje, taka rejestracja domeny może zostać także uznana za dokonaną bez uzasadnionego interesu po stronie jej właściciela, a więc za rejestrację spekulacyjną. Taki wniosek nasuwa się wobec oceny, że domena ta nie jest w rzeczywistości używana przez jej właściciela, gdyż nie prowadzi on za jej pośrednictwem jakiejkolwiek działalności, w tym nie oferuje towarów ani usług.
Jak wynika z powyżej przytoczonych orzeczeń CSA, problem może dotyczyć szeregu domen zgłaszanych przez upoważnione do tego podmioty na rzecz wielu przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej. Zapewne wiele nazw domen .eu zgłoszonych zostało przez podmioty z siedzibą na terenie Wspólnoty upoważnione jedynie do tej czynności, bez rzeczywistego upoważnienia do korzystania ze znaku towarowego (licencji). Podobnie wymóg siedziby na terenie Wspólnoty uniemożliwi niejednokrotnie dostęp do domen .eu przedsiębiorcom spoza Wspólnoty, a komentowane orzeczenie Trybunału zablokuje dotychczas stosowane łatwe obejście tego ograniczenia.
Norbert Walasek, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
