Czy można mieć zapach na wyłączność?
Oryginalny, niepowtarzalny zapach to jedna z najistotniejszych cech luksusowych perfum, a jego receptura z reguły stanowi ściśle strzeżoną tajemnicę. Paradoksalnie to jednak prawna ochrona zapachu stwarza najwięcej trudności. W polskim systemie prawnym zagadnienie to nie doczekało się rozstrzygnięcia w decyzjach Urzędu Patentowego ani sądów powszechnych.
Od dłuższego czasu możliwość ochrony zapachu jako znaku towarowego jest jednak przedmiotem rozstrzygnięć Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej (EUIPO), sądów unijnych i sądów zagranicznych.
Zapachowy znak towarowy – jak go zarejestrować?
Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, unijny znak towarowy
− może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków,
pod warunkiem, że oznaczenia takie:
− umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw
oraz
− możliwe jest przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.
Definicja ta nie wyklucza zatem rejestracji zapachu, choć stawia wymóg, by możliwe było przedstawienie znaku w rejestrze. Z poprzedniego rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wynikał wprost wymóg, by znak towarowy składał się z oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej.
Warunek ten był rozmaicie interpretowany w decyzjach Urzędu. W najbardziej znanej i dotychczas jedynej pozytywnej decyzji o rejestracji zapachu (Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing v. Markgraaf B.V., sygnatura R 156/1998-2) EUIPO postanowił o rejestracji „zapachu świeżo skoszonej trawy” dla piłeczek tenisowych. W uzasadnieniu Izba Odwoławcza wskazała, że graficzne przedstawienie może polegać na takim opisie zapachu, który jest odróżnialny, rozpoznawalny i który każdy zna na podstawie doświadczenia. Tym samym Izba za wystarczające uznała określenie, że znak składa się z zapachu świeżo skoszonej trawy zastosowanego do produktu („the mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product”), czyli piłeczek tenisowych. Znak został zarejestrowany przez EUIPO pod numerem EUTM-000428870, ale po upływie 10-letniego okresu ochrony właściciel nie zdecydował się na jej przedłużenie.
W sprawie Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt (C-273/00) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że znak towarowy może składać się z oznaczenia, które ze względu na swoją naturę nie jest postrzegane wizualnie, ale pod pewnymi ściśle określonymi warunkami. Sprawa dotyczyła toczącego się przed niemieckim urzędem patentowym postępowania o rejestrację znaku zapachowego w postaci substancji chemicznej zwanej estrem metylowym kwasu cynamonowego, o wzorze C6H5-CH =CHCOOCH3. Wnioskodawca, prócz formuły chemicznej, przedstawił urzędowi również próbkę zapachu i wskazał, że jest on opisywany jako balsamiczno-owocowy, z lekką nutą cynamonu. Rozpatrujący sprawę niemiecki sąd zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym, czy zwrot „oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej” obejmuje tylko te oznaczenia, które mogą być przedstawione bezpośrednio w widocznej formie, czy też należy go interpretować w taki sposób, że dotyczy on także oznaczeń takich jak zapach czy dźwięk, które nie mogą być postrzegane za pomocą zmysłu wzroku, ale mogą być wyrażone pośrednio przy użyciu metod pomocniczych. W przypadku przyjęcia przez Trybunał drugiej, szerszej interpretacji, sąd prosił również o rozstrzygnięcie, czy wymóg graficznego przedstawienia zostanie spełniony, jeżeli zapach zostanie powielony w formie wzoru chemicznego, opublikowanego opisu, depozytu lub kombinacji ww. metod.
Trybunał przyjął, że graficzne przedstawienie może polegać na opisaniu znaku przy pomocy obrazów, linii, znaków graficznych, z zastrzeżeniem, że takie przedstawienie musi być jasne, precyzyjne, kompletne, łatwo dostępne, czytelne, trwałe i obiektywne. Odnosząc te kryteria do znaków zapachowych, Trybunał wykluczył posłużenie się formułą chemiczną zapachu, jako niepozwalającą na jego proste zidentyfikowanie. Wskazał ponadto, że formuła chemiczna substancji nie jest tożsama z jej zapachem i jako taka nie jest wystarczająco jasna i precyzyjna. Z podobnych przyczyn (brak jasności, precyzji i jednoznaczności) odrzucił także możliwość posłużenia się opisem słownym. Natomiast złożenia do akt próbki zapachu Trybunał nie uznał za przedstawienie graficzne i zauważył, że taka próbka nie jest trwała. Powyższe wnioski doprowadziły do konkluzji, że również kombinacja tych elementów nie pozwala uznać, że znak zapachowy został przedstawiony w sposób graficzny zgodnie z wymogami prawa.
Podobną argumentację Sąd Pierwszej Instancji przedstawił w wyroku w sprawie Eden SARL przeciwko EUIPO (T‑305/04), w której wnioskodawca domagał się rejestracji „zapachu dojrzałej truskawki” opisanego słownie i graficznie przez rysunek truskawki.
W ocenie Sądu określenie „zapach dojrzałej truskawki” nie jest wystarczająco precyzyjne i obiektywne, ponieważ mogą istnieć różne zapachy spełniające to kryterium. Sam rysunek truskawki przedstawia owoc, a nie zapach mający być przedmiotem rejestracji jako znak towarowy.
Takie sformułowanie wymogów dla znaków zapachowych w praktyce uniemożliwiło ich rejestrację jako znaków towarowych. Trudno bowiem wskazać inne niż rozważane w ww. orzeczeniach sposoby graficznego przedstawienia znaku, który ze swej istoty jest ulotny i nie jest odbierany zmysłem wzroku.
Kierując się tą argumentacją, EUIPO odmówił na przykład rejestracji zapachu olejku drzewa herbacianego dla przemysłowych rękawiczek ochronnych (sprawa R-012741401). Wskazał przy tym, że opis słowny znaku nie jest wystarczającą graficzną prezentacją znaku, ponieważ nie jest dostatecznie jasny, precyzyjny i obiektywny.
Wobec tego zgłaszający poszukiwali innych form przedstawienia znaku zapachowego. Jedną z nich było odwołanie się do kolorowej matrycy widma zapachu, czyli sposobu używanego w branży perfumeryjnej do przedstawienia danej woni. Francuski Instytut Ochrony Zapachów (Institut pour la Protection des Fragrances) wniósł o zarejestrowanie zapachu o nucie trawiastej, owocu drzewa cytrusowego (bergamotka, cytryna), kwiatowej (kwiat pomarańczy, hiacynt) oraz róży i piżma m.in. dla produktów kosmetycznych, farmaceutycznych, papierniczych, torebek i tekstyliów domowych (pościeli, ręczników i obrusów) (sprawa R 186/2000-4). Znak miał być przedstawiony za pomocą kolorowej matrycy przedstawionej poniżej.
EUIPO odmówił rejestracji, wskazując, że zaproponowane przedstawienie graficzne nie jest zrozumiałe dla zainteresowanej publiki, ponieważ nie pozwala na ustalenie przedmiotu ani zakresu ochrony. Wykorzystywana w przemyśle perfumeryjnym kolorowa matryca nie jest czytelna dla osób spoza branży perfumeryjnej i nie jest postrzegana jako kod służący zapisowi zapachu. Nie zawiera też żadnych wskazówek, które pozwoliłyby odczytać zapis graficzny zapachu.
Nowe rozporządzenie dotyczące unijnego znaku towarowego (2017/1001), choć znosi wymóg graficznego przedstawienia znaku, nie usuwa zasadniczego problemu pojawiającego się w omówionych decyzjach i orzeczeniach – jak przedstawić zapach w sposób jednoznaczny i dokładny. Być może rozwiązanie tego dylematu nastąpi wraz z rozwojem techniki, a nie prawa.
Czy zapach może być utworem?
Wobec trudności z zarejestrowaniem zapachu jako znaku towarowego innym sposobem ochrony może być zakwalifikowanie zapachu jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Jak się wydaje, szeroka definicja utworu zawarta w aktach prawnych a priori nie wyklucza takiej interpretacji. Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. wskazuje, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Podobnie utwór definiują inne europejskie akty prawne. Na przykład przepisy francuskiego Kodeksu własności intelektualnej (Code de la propriété intellectuelle) chronią prawa autorskie do wszelkich wytworów intelektu, niezależnie od ich rodzaju, formy wyrazu, materii i przeznaczenia.
Jednak i w tej dziedzinie, mimo podobnych definicji utworu, brak jednolitej praktyki orzeczniczej sądów europejskich dotyczącej kwalifikacji zapachów. Tytułem przykładu, orzecznictwo francuskiego Cour de Cassation konsekwentnie odmawia takiej ochrony, ale dopuszcza ją np. Sąd Najwyższy Królestwa Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden).
W orzeczeniu z 10 grudnia 2013 r. o sygnaturze 11-19872 francuski Cour de Cassation podtrzymał ustaloną już linię orzeczniczą, zgodnie z którą zapach powstaje jako rezultat zastosowania wiedzy specjalistycznej (ang. know-how, franc. savoir-faire), a nie działalności twórczej i jako taki nie stanowi formy wyrażenia korzystającej z ochrony jako utwór. W powołanym orzeczeniu w odpowiedzi na zarzut przyjęcia przez sąd apelacyjny tej tezy a priori, bez zbadania oryginalności perfum (tj. wkładu twórczego autora), sąd rozwinął to stanowisko. Cour de Cassation wskazał, że prawo autorskie chroni utwór w formie odbieranej przez zmysły, jeżeli taki utwór można rozpoznać na tyle precyzyjnie, by możliwe było jego przekazanie odbiorcom. W opinii sądu zapach perfum rozpatrywany poza procesem wytworzenia (który to proces sam w sobie nie stanowi aktywności twórczej) nie spełnia tego wymogu.
Odmienne stanowisko w podobnej sprawie wyraził Sąd Najwyższy Królestwa Niderlandów w wyroku z 16 czerwca 2006 w sprawie Kecofa / Lancôme. Sąd ten przyjął, iż ochronie podlegają nie tylko utwory postrzegane za pomocą wzroku lub słuchu, ale jakiegokolwiek zmysłu, pod warunkiem uczynienia zadość kryterium oryginalności. W opinii sądu zapach perfum jest osobnym od ich nośnika (płynu o określonym składzie chemicznym) przedmiotem praw. Powielenie kompozycji zapachowej może zatem stanowić naruszenie prawa autorskiego, nawet jeśli nie nastąpi odtworzenie dokładnej formuły chemicznej płynu, a ten sam efekt zapachowy powstanie w wyniku stworzenia odmiennej receptury.
Inne sposoby ochrony perfum
Polskie sądy nie stanęły dotychczas przed koniecznością wskazania, jakie przepisy są właściwe dla ochrony zapachu. Jak się wydaje, dopóki nie ukształtuje się orzecznictwo w tej kwestii, najpewniejszą drogą, obok strzeżenia receptury perfum jako tajemnicy przedsiębiorstwa, nadal pozostanie ochrona ich nazwy i zewnętrznej postaci produktu lub opakowania na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji, a nie samej kompozycji zapachowej.
Rozwiązanie to – choć nie chroni istoty towaru, jakim są perfumy – pozwala jednak skutecznie zabezpieczyć pozycję produktu na rynku i nakłady poczynione na jej zbudowanie i zachowanie. Nowy i oryginalny zapach można stworzyć, istniejący już podrobić, ale najtrudniej jest nakłonić konsumenta, by po niego sięgnął. Oprócz wysokiej jakości towarów, to znany i ceniony znak towarowy jest jedną z najlepszych gwarancji, że właśnie nasz produkt będzie wybierany przez konsumentów i ceniony na rynku.
Joanna Woźniak, adwokat, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
