Co może licencjobiorca wspólnotowego wzoru, jeśli nie ma wpisu licencji do rejestru?
Licencjobiorca może dochodzić roszczeń wynikających z naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego stanowiącego przedmiot licencji, nawet jeśli licencja ta nie została wpisana do rejestru. Może też domagać się naprawienia szkody, którą sam poniósł.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 2016 r. w sprawie C-419/15 Thomas Philipps GmbH & Co. KG przeciwko Grüne Welle Vertriebs GmbH
Omawiając kilka miesięcy temu wyrok TSUE w sprawie C-163/15 Hassan przeciwko Breiding Vertriebsgesellschaft, sygnalizowaliśmy, że na wokandzie Trybunału jest też sprawa, która ma rozstrzygnąć podobne zagadnienia w odniesieniu do licencjobiorcy wzoru wspólnotowego. Jak przewidywaliśmy, rozstrzygnięcie Trybunału z 22 czerwca 2016 r. w sprawie C-419/15 Thomas Philipps GmbH & Co. KG przeciwko Grüne Welle Vertriebs GmbH przyjmuje podobny tok rozumowania jak w sprawie Hassan.
Spór przed sądem niemieckim pomiędzy Thomas Philipps GmbH & Co. KG a Grüne Welle Vertriebs GmbH dotyczył odszkodowania za szkodę wynikającą z naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego. Grüne Welle Vertriebs jest posiadaczem wyłącznej licencji na Niemcy na wspólnotowy wzór kul piorących. Licencja ta nie została wpisana do rejestru wzorów wspólnotowych. Z kolei Thomas Philipps prowadzi handel wyprzedażowy, między innymi kul piorących pod nazwą „kule do pralek z granulatem ceramicznym”. Spółka Grüne Welle Vertriebs, uznając, że produkt ten stanowi naruszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego kuli piorących i że ona sama jest upoważniona przez właściciela tego wzoru do dochodzenia wszystkich roszczeń związanych z tym wzorem w swoim własnym imieniu, wezwała Thomas Philipps do zaniechania sprzedaży, do czego ta ostatnia spółka się zobowiązała.
Sąd niemiecki stwierdził odpowiedzialność Thomas Philipps, przyjmując, że powódka wykazała, iż jest upoważniona do dochodzenia w swoim własnym imieniu powództwa o naprawienie szkody. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Thomas Phillips, kwestionując legitymację i interes Grüne Welle Vertriebs do dochodzenia roszczeń związanych ze wspomnianym wzorem wspólnotowym, ponieważ licencja wyłączna Grüne Welle Vertriebs nie jest wpisana do rejestru wzorów wspólnotowych, a nadto licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń o naprawienie własnej szkody w postępowaniu wszczętym przez siebie, za zgodą właściciela praw.
Wątpliwości sądu niemieckiego wzbudziło brzmienie przepisów rozporządzenia Rady (WE) 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych w zakresie uprawnień licencjobiorcy wzoru wspólnotowego. Sąd niemiecki postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do TSUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- Czy art. 33 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia 6/2002 stoi na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń – w związku z naruszeniem praw do wzoru wspólnotowego – przez licencjobiorcę, który nie jest wpisany do rejestru wzorów wspólnotowych?
- Gdyby na pytanie pierwsze udzielona została odpowiedź przecząca: czy wyłączny licencjobiorca wzoru wspólnotowego może dochodzić roszczeń o naprawienie własnej szkody we wszczętym przez siebie, za zgodą właściciela praw, postępowaniu na podstawie art. 32 ust. 3 rozporządzenia 6/2002, czy też może on jedynie przystąpić do postępowania w sprawie naruszenia wzoru wspólnotowego wszczętego przez samego właściciela praw na podstawie ust. 4 tego przepisu?
Brak wpisu licencji do rejestru nie jest przeszkodą
Rozporządzenie 6/2002 (w art. 33 ust. 2 zdanie pierwsze) stanowi, że przeniesienie prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ustanowienie praw rzeczowych na zarejestrowanym wzorze wspólnotowym i udzielenie licencji wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich we wszystkich państwach członkowskich dopiero po wpisaniu ich do rejestru. Możliwa jest zatem taka interpretacja, że gdy licencja nie jest wpisana do rejestru, wówczas licencjobiorca nie może powoływać się na prawa wynikające z tej licencji wobec osób trzecich, w tym wobec podmiotu dopuszczającego się naruszenia wzoru. Taka interpretacja byłaby jednak sprzeczna z celem regulacji.
Dokonując wykładni celowościowej przepisów rozporządzenia 6/2002, Trybunał uznał, że licencjobiorca może dochodzić roszczeń wynikających z naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego stanowiącego przedmiot licencji, choć licencja ta nie została wpisana do rejestru.
Licencjobiorca może domagać się naprawienia własnej szkody
Drugie pytanie dotyczyło ustalenia, czy licencjobiorca może w ramach wszczętego przez siebie postępowania dotyczącego naruszenia wzoru wspólnotowego domagać się naprawienia szkody, którą sam poniósł.
Art. 32 ust. 4 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi, że licencjobiorca, w celu uzyskania odszkodowania za poniesione szkody, może przystąpić do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela prawa ze wzoru wspólnotowego. Jednakże przepisy rozporządzenia nie uściślają, czy licencjobiorca może domagać się naprawienia własnej szkody, gdy sam wytacza powództwo o naruszenie przewidziane w tym przepisie.
Trybunał doszedł do wniosku, że przepisy rozporządzenia 6/2002 zezwalają licencjobiorcy na działanie albo w drodze wniesienia powództwa – poprzez wszczęcie postępowania o naruszenie za zgodą właściciela wzoru lub w przypadku licencji wyłącznej po wezwaniu tego właściciela, jeżeli właściciel prawa ze wzoru wspólnotowego sam nie wytoczy we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia – albo w drodze interwencji, poprzez przystąpienie do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela prawa ze wzoru. Ta ostatnia droga jest jedyną dostępną możliwością dla niewyłącznego licencjobiorcy, który nie uzyskał zgody właściciela wzoru na samodzielne działanie.
Jeśli licencjobiorca może domagać się naprawienia szkody, którą sam poniósł, poprzez przystąpienie do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela prawa ze wzoru wspólnotowego, nic nie stoi na przeszkodzie, by mógł on również uczynić to, gdy sam wytacza powództwo o naruszenie za zgodą właściciela wzoru wspólnotowego lub, jeśli jest wyłącznym licencjobiorcą, bez tej zgody w razie bezczynności tego właściciela po wezwaniu go do wytoczenia powództwa. Trybunał uznał więc, że licencjobiorca może w ramach wszczętego przez siebie zgodnie z tym przepisem postępowania dotyczącego naruszenia wzoru wspólnotowego domagać się naprawienia szkody, którą sam poniósł.
dr Monika A. Górska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
